Гражданский кодекс часть 1

от истца: представитель Яковлева Г.П., паспорт, по доверенности от 15.10.2014; от ответчика: представитель Лория Р.Д., паспорт, по доверенности от 07.08.2015.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы апелляционной жалобы индивидуального предпринимателя Ефременко Владимира Николаевича

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 25 мая 2015 года по делу № А53-25772/2014

по иску индивидуального предпринимателя Ефременко Владимира Николаевича (ОГРНИП 306616523300014 ИНН 616507007159)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «РЫЖИЙ КОТ» (ОГРН 1126189001509 ИНН 6102040652)

о защите исключительных прав на полезную модель,
принятое в составе судьи Тютюника П.Н.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ефременко Владимир Николаевич (далее – истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «РЫЖИЙ КОТ» (далее – ответчик, общество) о защите исключительных прав на полезную модель.

Решением суда в иске отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда

отменить, принять новый судебный акт. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Зрительное восприятие внешнего вида изделия рядовым потребителем не может быть положено в основу судебного решения по спору о защите исключительных прав по патенту на полезную модель. Суд указывает на «несовпадение соответствующих конструкторских решений» изделий истца и ответчика, однако, закон охраняет не конструкторские, а технические решения, относящиеся к устройству и защищенные патентом, т.е. обеспечивает ли данный признак в совокупности с другими признаками получение одного и того же технического результата. Тождество технического решения, воплощенного в изделии ответчика и описанного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели доказано истцом. Отличительным признаком формулы патента № 60869 является: «выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения». Примененное понятие «цилиндрических тел вращения» является общим, охватывающим все частные случаи тел с цилиндрической поверхностью, изделие ответчика формально полностью совпадает с описанным в патенте признаком выступа, и в совокупности с другими признаками (неоспариваемыми) означает использование ответчиком чужого объекта патентных прав. В описании к патенту говориться, что одним из отличительных признаков изделия истца является именно цилиндрическая форма выступа, в отличие от прототипа данного игрового элемента, в котором выступы и пазы выполнены в виде множества остроконечных выступов и впадин, которые требуют «однозначно определенного пространственного положения одного элемента относительно другого» при сборке, что осложняет игру ребенка в возрасте до 3-х лет (именно для этого возраста рекомендованы такие игры). Согласно описанию полезной модели истца технический эффект запатентованного изделия как раз и заключается в том, что свойство цилиндрической боковой поверхности выступа упрощает конструкцию узла соединения и существенно облегчает процесс сборки игровых элементов мозаики между собой, не требует от ребенка дополнительной сноровки, как это имеет место при соединении остроконечных выступов и впадин. Изделие ответчика реализует идентичное техническое решение с изделием истца и имеет тот же технический результат (эффект). Согласно описанию к патенту № 60869 игровые элементы мозаики выполнены однотипными (одинаковой конструкции и размеров) из полимерного материала, разрешенного для использования в детских игрушках. Из этого же полимерного материала элементы мозаики изготавливает ответчик.

Определением суда апелляционной инстанции от 16.07.2015 судебное заседание было отложено, суд предложил представить истцу и ответчику информацию относительно возможности проведения экспертизы по вопросу: «Содержит ли мозаичное изделие «Напольная мозаика», производимое ООО «Рыжий Кот», каждый признак формулы полезной модели «Игровой элемент для мозаики (3 вариант)» по патенту на полезную модель № 60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3)?». В случае наличия возможности проведения экспертизы по указанному вопросу представить суду сведения об экспертных учреждениях, эксперте(-ах) (Ф.И.О., сведения об образовании, специальности, стаже работы и занимаемой должности), которому суд может поручить проведение экспертизы по делу; о сроках проведения экспертизы; о стоимости экспертизы, а также иные необходимые суду сведенья при разрешении заявленного ходатайства о назначении судебной экспертизы по делу в

соответствии с разъяснениями содержащимися в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации об экспертизе" от 04.04.2014 N 23 с приложением подтверждающих указанные сведения документов.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 12.08.2015 представитель ответчика заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы по делу в СЧУ «Ростовский центр судебных экспертиз», просил поручить проведение экспертизы Лярову А.С., эксперту отдела технических экспертиз и исследований. Письменное ходатайство и дополнительные документы в обоснование заявленного ходатайства, судом апелляционной инстанции рассмотрены и приобщены к материалам дела.

Представитель истца в целях проведения повторной судебной патентно- технической экспертизы предложил в качестве эксперта Мирошниченко И.П., работающего в ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет». Пояснил, что на депозит суда внесены денежные средства за выполнение экспертизы. Возражал против формулировки вопроса перед экспертом только с технической стороны. Письменное ходатайство и дополнительные документы в обоснование заявленного ходатайства, судом апелляционной инстанции рассмотрены и приобщены к материалам дела.

Посовещавшись, суд апелляционной инстанции определил в порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявить перерыв до 18.08.2015 г. до 09 час. 00 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей сторон, которые поддержали занимаемые правовые позиции по делу.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив доводы заявленных истцом и ответчиком ходатайств, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ходатайства истца и ответчика о проведении по делу повторной экспертизы подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела, истец обратился в арбитражный суд с требованием о защите исключительных прав на полезную модель «Игровой элемент для мозаики (варианты)», правообладателем которой он является на основании патента № 60869 от 10.02.2007 года с датой приоритета 08.11.2006. Исковые требования мотивирован тем, что ответчиком осуществляется производство, предложение к продаже и реализация продукции, содержащей в себе все признаки полезной модели, приведенные в третьем независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (3-й вариант формулы).

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указал, что ответчик не использует для изготовления спорной продукции полезную модель, исключительные права на которую принадлежат истцу.

Поскольку между сторонами возник спор относительно наличия в мозаичном изделии «Напольная мозаика», производимом ООО «Рыжий Кот», признаков формулы полезной модели «Игровой элемент для мозаики (3 вариант)» по патенту на полезную модель № 60869, по ходатайству истца была назначена судебная патентно-техническая экспертиза, проведение которой поручено патентному поверенному Румянцевой Марине Ивановне. Перед экспертом поставлен следующий вопрос: «Содержит ли мозаичное изделие «Напольная

мозаика», производимое ООО «Рыжий Кот», каждый признак формулы полезной модели «Игровой элемент для мозаики (3 вариант)» по патенту на полезную модель № 60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3)?».

По итогам проведенной Румянцевой М.И. экспертизы в материалы дела представлено заключение от 27.01.2015, согласно которому мозаичное изделие «Напольная мозаика», производимое ООО «Рыжий Кот», содержит каждый признак формулы полезной модели «Игровой элемент для мозаики (варианты)» по патенту на полезную модель № 60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3).

Однако при оценке представленного экспертного заключения суд не признал его в качестве надлежащего доказательства по делу. Сопоставив представленное в материалах дела изделие ответчика «Напольная мозаика» (Артикул М-5032) с признаками полезной модели, суд первой инстанции пришел к выводу о несовпадении соответствующих конструкторских решений. Суд указал на то, что оба решения не производят на потребителя единое впечатление в результате несовпадения существенного признака – выступ выполнен в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения, то есть в виде цилиндра, а не части цилиндра, как указал эксперт. С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Вместе с тем, суд первой инстанции при наличии в материалах дела экспертного заключения, содержащего выводы, противоречащие выводам, изложенным в решении суда первой инстанции, не указал причины, на основании которых суд признал заключение эксперта Румянцевой М.И. от 27.01.2015 недостоверным доказательством.

При наличии в материалах дела возражений ответчика на поступившее экспертное заключение от 27.01.2015 суд не воспользовался правом назначения повторной либо дополнительной экспертизы, предусмотренным положениями статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для получения ответов на вопросы, требующие специальных познаний.

Согласно положениям статей 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суде стороны пользуются равными правами, в том числе на участие в исследовании представленных другой стороной доказательств, высказывании своих доводов и соображений, даче объяснений по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с предоставлением доказательств.

При этом арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую- либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

В силу части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу, что в силу статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации означает исследование доказательств с соблюдением принципа непосредственности.

В соответствии с частями 1, 3, 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

При таких обстоятельствах, учитывая, что разрешение вопроса о наличии в мозаичном изделии «Напольная мозаика», производимом ООО «Рыжий Кот», признаков формулы полезной модели «Игровой элемент для мозаики (3 вариант)» по патенту на полезную модель № 60869, является существенным обстоятельством для правильного рассмотрения и разрешения дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости назначения по делу повторной экспертизы.

В силу части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Суд апелляционной инстанции признает необходимым поставить перед экспертом следующий вопрос: «Содержит ли мозаичное изделие «Напольная мозаика», производимое ООО «Рыжий Кот», каждый признак формулы полезной модели «Игровой элемент для мозаики (3 вариант)» по патенту на полезную модель № 60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3)?».

В соответствии с пунктами 1, 2, 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации об экспертизе" от 04.04.2014 N 23 экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).

Суд не может отказать в проведении экспертизы в негосударственной экспертной организации, а равно лицом, обладающим специальными знаниями, но не являющимся работником экспертного учреждения (организации), только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы может быть поручено государственному судебно-экспертному учреждению.

При назначении экспертизы суд должен руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, а также положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) об обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в деле. Соответственно, если экспертиза подлежит проведению в экспертном учреждении (организации), суд в целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод эксперта (статья 23 АПК РФ), а также права заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц (часть 3 статьи 82 Кодекса) в определении о назначении экспертизы указывает, помимо наименования экспертного учреждения (организации), фамилию, имя, отчество судебного эксперта, которому руководителем экспертного учреждения (организации) будет поручено проведение экспертизы.

В случае возникновения оснований для замены такого эксперта, привлечения к производству экспертизы другого судебного эксперта информация о

возможных кандидатурах экспертов доводится руководителем экспертного учреждения (организации) до сведения суда, вынесшего определение о назначении экспертизы. Суд решает вопрос о замене эксперта, привлечении к производству экспертизы другого эксперта с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и пункта 18 настоящего постановления.

При поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, суд выясняет также сведения о его образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности и указывает их в определении о назначении экспертизы.

Согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

Истец, заявляя ходатайство о проведении по делу повторной экспертизы, просит поручить проведение повторной судебной патентно-технической экспертизы эксперту Мирошниченко Игорю Павловичу, заведующему кафедрой «Основы конструирования машин» ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет».

Истцом представлено письмо от 04.08.2015 от Мирошниченко И.П., в котором эксперт выражает согласие на проведение судебной патентно-технической экспертизы по вопросу о соответствии выпускаемого изделия (исследуемого объекта) признакам, изложенным в формуле полезной модели, содержащейся в патенте Российской Федерации на полезную модель № 60869, 2007 года. В отношении эксперта указана следующая информация, подтвержденная соответствующими документами, копии которых приложены к письму эксперта. Мирошниченко И.П. имеет звание «Заслуженный рационализатор Российской Федерации, является кандидатом технических наук, доцентом, членом- корреспондентом Российской инженерной академии и Российской Академии проблем качества, автором и соавтором 25 авторских свидетельств и патентов Российской Федерации на изобретения и более 350 рационализаторских предложений. Эксперт имеет опыт изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы более 34 лет, ему присвоена квалификация «Патентовед ВОИР». В 2014 году распоряжением Губернатора Ростовской области Мирошниченко И.П. присвоено звание «Лучший инженер Дона», признан победителем конкурса «Инженер года- 2014» по версии «Профессиональные

инженеры» XV Всероссийского конкурса, организаторами которого выступили Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук им. А.М.Прохорова и Межрегиональный фонд содействия научно-техническому прогрессу. Срок проведения экспертизы - 20 календарных дней с момента получения объекта исследования и вынесения определения суда о назначении экспертизы. Сумма вознаграждения за проведение экспертизы - 40 000 рублей.

Истцом платежным поручением № 28 от 05.08.2015 перечислено 40 000 руб. на депозитный счет Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Ответчик, заявляя ходатайство о проведении по делу повторной экспертизы, просит поручить проведение повторной судебной патентно- технической экспертизы Лярову Александру Сергеевичу - эксперту отдела технических экспертиз и исследований Специализированного частного учреждения «Ростовский центр судебных экспертиз».

Ответчиком представлено письмо Специализированного частного учреждения «Ростовский центр судебных экспертиз» № 141/4 от 31.07.2015, согласно которого экспертное учреждение обладает необходимой кадровой и технической базой для производства подобных экспертиз, а предлагаемый эксперт - высшим техническим образованием (диплом с отличием) и большим стажем работы по специальности (копии подтверждающих документов прилагаются). Срок производства экспертизы - 21 рабочий день с момента поступления всех необходимых документов и материалов в учреждение. Стоимость производства экспертизы - 35 221, 58 руб.

Вопрос для вынесения ответчик просит дополнить фразой: «с технической точки зрения», а именно: «Содержит ли мозаичное изделие «Напольная мозаика», производимое ООО «РЫЖИЙ КОТ», с технической точки зрения каждый признак формулы полезной модели «Игровой элемент для мозаики (3 вариант) по патенту на полезную модель № 60869, приведенный в независимом пункте (вариант 3)?». Указанное уточнение по нашему мнению имеет решающее значение, поскольку для проведения экспертизы необходимы технические знания и наличие соответствующего образования у эксперта, в то время как проведение предыдущей экспертизы было поручено эксперту, имеющему иную квалификацию.

Апелляционный суд признает необходимым поручить проведение судебной экспертизы эксперту отдела технических экспертиз и исследований Специализированного частного учреждения «Ростовский центр судебных экспертиз» Лярову Александру Сергеевичу.

Суд апелляционной инстанции исходит из стажа, образования и специальности эксперта, а также из предложенной экспертом стоимости экспертизы.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для дополнения подлежащего постановке перед экспертом вопроса фразой: «с технической точки зрения», поскольку наличие у эксперта высшего технического образования предполагает оценку им поставленного вопроса с применением методов и специальных познаний, соответствующих его квалификации и специальности

В соответствии с пунктом 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при назначении экспертизы суд вправе приостановить производство по делу. В связи с изложенным, поскольку назначение судебной экспертизы произведено в целях получения доказательств, направленных на правильное рассмотрение спора по существу, суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым приостановить производство по делу до истечения срока, установленного для производства экспертизы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 82, 108, пунктом 1 статьи 144, пунктом 4 статьи 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

№ А53-25772/2014 повторной патентно-технической экспертизы.

«Содержит ли мозаичное изделие «Напольная мозаика», производимое ООО «Рыжий Кот», каждый признак формулы полезной модели «Игровой элемент для мозаики (3 вариант)» по патенту на полезную модель № 60869, приведенный в третьем независимом пункте (вариант 3)?».

Председательствующий И.В. Пономарева

Судьи О.А. Еремина

Б.Т. Чотчаев