Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью «Строва-Медиа» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Кубснаб» (далее – ответчик) о запрете незаконного использования товарных знаков № 449134, № 483348 и обозначений, сходных с ними до степени смешения, в том числе обозначений «KUBANA», «viva KUBANA», «KUBANA соки фруктов Кубани» при производстве и вводе в оборот

соков и нектаров, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 449134 и № 483348 в размере 100000 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик производил соки с изображением на упаковках обозначений «Кубана» и «Viva Кубана», а также производил соки с изображением на упаковках слова «Убан», схожее со словесным обозначением Кубана.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.02.2015 г. удовлетворено ходатайство истца об увеличении размера исковых требований в части взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 449134 и № 483348 до 6364728 руб.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.10.2014 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество «Тандер».

В судебном заседании, состоявшемся 29.09.2016 г., истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просил суд:

- взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 449134 и № 483348 в размере 5000000 руб.;

- запретить ответчику незаконное использование товарных знаков № 449134 и № 483348 и обозначений, сходных с ними до степени смешения, в том числе обозначений «KUBANA», «viva KUBANA», «KUBANA соки фруктов кубани» при производстве и вводе в оборот соков и нектаров.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.10.2016 г. удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований. Суд запретил обществу с ограниченной ответственностью «Кубснаб» использование товарных знаков № 449134, № 483348 и обозначений, сходных с ними до степени смешения, в том числе обозначений «KUBANA», «viva KUBANA», «KUBANA соки фруктов кубани» при производстве и вводе в оборот соков и нектаров. С общества с ограниченной ответственностью «Кубснаб» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОВА-Медиа» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 449134, № 483348 в размере 100000 руб. за использование обозначения «KUBANA», а также расходы по оплате государственной пошлине в размере 960 руб. и расходы на оплату экспертизы в размере 400 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОВА-Медиа» из федерального бюджета возвращена излишне уплаченная государственная пошлина в размере 8824 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Строва-Медиа» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просило решение суда от 06.10.2016 г. изменить в части взыскания компенсации и взыскать с ответчика компенсацию в размере 5000000 руб.

Апелляционная жалоба мотивирована следующими доводами:

- вывод суда о том, что ООО «Кубснаб» производило соки «KUBANA» до 15.10.2012 не соответствует материалам дела. Суд первой инстанции, при вынесении оспариваемого решения, указал на факт сходства до степени смешения товарных знаков истца по свидетельствам №№ 449134, 483348 и обозначениями ответчика «Viva Kubаnа», установленный судебными актами по делу А32-

30594/2012: «Таким образом, факт схожести до степени смешения изображений «Кубана» и «Viva Кубана» устанавливался решением суда» (абз.6, стр. 8 решения). Суд первой инстанции, при вынесении оспариваемого решения, указал на факт сходства до степени смешения товарных знаков истца по свидетельствам №№ 449134, 483348 и обозначениями ответчика «Viva Kubаnа», установленный судебными актами по делу А32-30594/2012: «Материалами дела подтверждается то, что ответчик реализовывал указанные сроки за период с 10.10.2012 по 15.10.2012 и не оспаривается ответчиком. (абз.7 стр. 8 решения). Далее, указанный вывод о периоде производства ответчиком соков «Viva Kubаnа», который был сделан лишь на основании анализа товарных накладных (абз.5 стр.15 решения), позволил суду прийти к заключению, что: «Указанный срок минимальный и является продолжением продукции, которая производилась, и распространялась на ранние периоды, которые стали оценкой в рамках дела № А32-30594/2012, где взыскана компенсация»,(абз.6, стр.15). Между тем, указанный вывод суда о датах производства ответчиком соков «Viva Kubаnа» имел существенное значение для определения размера взысканной компенсации, однако он не основан на материалах дела и прямо противоречит имеющимся в деле доказательствам. При определении периода производства ответчиком соков «Viva Kubаnа» с 10.10.2012 по 15.10.2012, суд первой инстанции не оценил представленные истцом доказательства производства ответчиком соков «Viva Kubаnа» после 15.10.2012, которые имели существенное значение для правильного рассмотрения данного дела, определения степени вины ответчика, срока производства и реализации контрафактного товара и размера подлежащей взысканию компенсации;

- имеет место нарушение норм материального и процессуального права при оценке сходства товарных знаков истца по свидетельствам №№ 449134, 483348 и обозначением «KUBANA» ответчика. Исковые требования истца были мотивированы использованием ответчиком товарных знаков: №№ 449134, 483348 и три обозначения, однако из решения суда следует, что суд признал сходным до степени смешения только одно обозначение. Выводы суда об отсутствии сходства товарных знаков и обозначений не основаны на положениях действующего законодательства. Сравнительный анализ, исходя из нормативных установлений и методических подходов определения признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, показывает, что они содержат в своем составе тождественный элемент «KUBANA», который является доминирующим и индивидуализирующим элементом в обоих знаках. Изобразительный элемент обозначений ответчика в виде символического изображения листвы является частью оригинального написания словесного элементаи не воспринимается отдельноот него: нижний элемент буквы «К» выполнен в виде стилизованного изображения стебелька, заканчивающегося с обеих сторон листиками, средняя линяя буквы «А» выполнена в виде листика, средняя линия буквы «N» выполнена в виде стилизованного изображения стебелька. Таким образом, именно словесный элементзанимает доминирующее положениеи является индивидуализирующим в данном обозначении. Доминирующим (сильным, индивидуализирующим) элементом комбинированного товарного знака истца № 449134 и обозначений, используемых ответчиком, является одно и то же слово - «KUBANA». Сильные элементы товарного знака истца и обозначений ответчика тождественны.В связи с этим и исходя из методических рекомендаций, товарный знак истца № 449134 и обозначения, используемые ответчиком, являются в целом сходными до степени

смешения. Между тем, суд первой инстанции при вынесении оспариваемого решения не применил указанный подход правил и методических рекомендаций. Кроме того, судом не учтены правовые позиции, содержащиеся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 18.06.2013 № 2050/13 о том, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает,что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. Когда эксперты расходятся во мнении относительно наличия сходства до степени смешения, очевидно, что опасность смешения спорных обозначений с товарными знаками истца безусловно существует. Отдельно отметим тот факт, что суд первой инстанции не имел оснований ссылаться на экспертное заключение Аладашвили И.Д., так как указанное экспертное заключение не содержит сведений о том, что эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Более того, суд сам указывает на то, что непосредственные потребители спорной продукции, якобы маркированной обозначением «УБАН», воспринимают данную продукцию как продукцию «КУБАНА», а не «УБАН»;

- суд неправомерно снизил размер компенсации. По мнению заявителя, заявленная истцом денежная компенсация в размере 5000000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 449134, № 483348, являлась законной, обоснованной, соответствующей совершенному ответчиком длящемуся правонарушению и степени вины ответчика;

- не соответствуют обстоятельствам дела выводы суда о том, что истец не представил доказательств производства соков, маркированных своими товарными знаками, а также, что в действиях истца имеются признаки злоупотребления правом.

От общества с ограниченной ответственностью «Кубснаб» поступил отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому общество считает решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.10.2016 г. законным и обоснованным, вынесенным при полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. По мнению ответчика, суд обоснованно признал не подлежащими удовлетворению требования истца в части запрета использования ответчиком обозначения «УБАН», что подтверждается вступившим в законную силу судебным актом по делу № А40-96570/2013. Ответчик указал на то, что доводы жалобы безосновательны и основаны на ошибочном понимании норм законодательства Российской Федерации, на немотивированном несогласии с аргументированной позицией суда об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и обозначением, а также, противоречат обстоятельствам, установленным вступившим в законную силу судебным актом, имеющим преюдициальное значение при рассмотрении настоящего спора.

Заявитель (истец) и третье лицо явку своих представителей в судебное заседание, открытое 19.01.2016 г., не обеспечили, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом. Третье лицо направило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя, отзыв на апелляционную жалобу не представило.

Представитель заинтересованного лица (ответчика) в судебном заседании против доводов апелляционной жалобы возражал по основаниям отзыва.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 15 час. 15 мин. 26.01.2017 г., информация о котором размещена на сайте суда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе.

После перерыва лица, участвующие в деле, явку своих представителей не обеспечили.

В соответствии с части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с невозможностью рассмотрения дела в данном судебном заседании, апелляционный суд полагает судебное разбирательство отложить.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявителю жалобы:

- представить письменные пояснения с учетом доводов, изложенных в отзыве на апелляционную жалобу.

Председательствующий Е.А. Маштакова

Судьи В.В. Ванин

Н..В. Нарышкина