Гражданский кодекс часть 1

рассматривает в судебном заседании заявление иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto (Smarjeska cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia) об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 30.07.2020, принятое по результатам рассмотрения поступившего 27.11.2019 возражения против выдачи патента на изобретение № 2391097.

При участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранного лица Novartis AG (Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto – ФИО2, ФИО3 (по доверенности от 16.10.2020), ФИО4 (по доверенности от 06.10.2021);

от иностранного лица Novartis AG (Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland) – ФИО5 (по доверенности от 13.01.21); ФИО6 (по доверенности от 13.01.2021), ФИО7 (по доверенности от 13.01.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО8 (по доверенности от 02.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto (далее – компания KRKA) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.07.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 27.11.2019 возражения против выдачи патента на изобретение № 2391097.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Novartis AG (далее – третье лицо, компания Novartis AG).

Компания Novartis AG заявила ходатайство о назначении судебной экспертизы, в обоснование которого указала на необходимость установления по делу обстоятельств, требующих специальных познаний.

В судебном заседании представители третьего лица поддержали свое ходатайство и позицию относительно кандидатуры экспертов и круга вопросов, подлежащих разрешению в ходе проведения экспертизы.

Представители заявителя возражали против предложенных третьим лицом кандидатур экспертов и перечня вопросов эксперту, предложив свой перечень вопросов для проведения экспертизы.

Представитель Роспатента против назначения экспертизы не возражал, полагал возможным поставить перед экспертом вопросы в редакции, предложенной третьим лицом.

Согласно положениям статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Судебная коллегия полагает, что с учетом предмета спора и подлежащих выяснению обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, имеется необходимость применения при рассмотрении дела специальных знаний, в связи с чем заявленное ходатайство о назначении
экспертизы подлежит удовлетворению.

Заявляя ходатайство о назначении судебной экспертизы, третье лицо предложило следующие кандидатуры экспертов:

- ФИО9, в 1999 году получил высшее образование по специальности «Фармация», кандидат фармацевтических наук с 2005 года, доцент ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России с 2002 года, представлено письмо-согласие на проведение экспертизы;

- ФИО10, в 1971 году получила высшее образование по специальности «Химия», в 1991 году получила образование по квалификации «Патентовед», доктор фармацевтических наук с 2003 года, представлено письмо-согласие на проведение экспертизы.

В обоснование предложенных кандидатур экспертов заявитель представил документы о наличии у них соответствующей квалификации, стажа работы по специальности.

Компания Novartis AG перечислила на депозитный счет суда денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 13.10.2021 № 1711.

На разрешение экспертизы третье лицо просит поставить следующие вопросы:

1)Раскрыты ли в описании патента РФ № 2391097 или в международной публикации WO 00/34241 (Д1) действующие и вспомогательные вещества для получения таблетки по независимому пункту 1 формулы?

2)Раскрыты ли в описании патента РФ № 2391097 или в международной публикации WO 00/34241 (Д1) возможные методики получения таблетки по независимому пункту 1 формулы с помощью прямого прессования?

3)Раскрыты ли в описании патента РФ № 2391097 или в международной публикации WO 00/34241 (Д1) возможные методики получения таблетки по независимому пункту 1 формулы с предварительной стадией гранулирования?

4)Содержатся ли сведения о таблетке, в которой по меньшей мере 60% распределения частиц вилдаглиптина по размерам составляет менее чем 250 мкм, в каком-либо из следующих документов:

- международная публикация WO 00/34241 (Д1);

- I. Ahmad, R.H. Shaikh. Effect of Moisture on the Stability of Packaged Paracetamol Tablet Formulations // Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2003, vol. 16, No. 2, pp. 13-16 (Д2);

- международнаяпубликация WO 01/52825 (Д3);

- Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology, ed.: D.M. Parikh, 1997, p. 102 (Д4);

- E.B. Villhauer et al., J. Med. Chem., 2003, vol. 46, No. 13, pp. 2774-2789 (Д5);

- Pharmaceutical Dosage Forms, Tablets, ed.: H.A. Liebermann, L. Lachman, vol. 1, 1980, pp. 3-4 (Д6);

- Pharmaceutical Dosage Forms, Tablets, ed.: H.A. Liebermann et at., vol. 1, 1989, pp. 195- 220 (Д7);

- Handbook of Pharmaceutical Excipients, ed.: A.H. Kibbe, 2000, pp. 102-106, 276-285, 305- 308, 501-504 (Д8);

- J.L. Cohen et al. The Development of USP Dissolution and Drug Release Standards // Pharmaceutical Research, 1990, vol. 7, No. 10, pp. 983-987 (Д9);

- Gelbe Liste Identa, vol. 13, 2002 (Д10);

- E. Lahdenpaa et al. Crushing strength, disintegration time and weight variation of tablets compressed from three Avicel® PH grades and their mixtures // European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 1997, vol. 43, No. 3, pp. 315-322 (Д11)?

Если да, то укажите, пожалуйста, страницу и абзац источника, где такие сведения содержатся.

5) Содержатся ли сведения о таблетке вилдаглиптина прямого прессования в каком-либо из документов Д1-Д11? Если да, то укажите, пожалуйста, страницу и абзац источника, где такие сведения содержатся.

На разрешение эксперта компания KRKA просит поставить следующие вопросы:

1)Приведена ли в п.1 формулы патента РФ № 2391097 достаточная совокупность признаков, подтверждающая возможность получения таблетки с характеристиками, отвечающими установленным требованиям, заявленным в описании?

2)Приведена ли в п.12 измененной формулы патента РФ № 2391097 (п. 23 в первоначальной редакции) достаточная совокупность признаков, подтверждающих возможность получения прямым прессованием таблетки по п. 1 формулы с характеристиками, отвечающими установленным требованиям?

3)Подтверждают ли сведения, приведенные в Примерах 1 и 2 описания патента РФ № 2391097, возможность получения таблетки по п.1 формулы с характеристиками, отвечающими установленным требованиям, заявленным в описании, для всего диапазона содержания ингредиентов, указанных в п. 12 измененной формулы патента РФ № 2391097 (п. 23 первоначальной редакции).

4)Приведены ли в описании патента РФ № 2391097 примеры, подтверждающие наличия причинно-следственной связи между отличительными признаками п. 1 формулы и заявленным техническим результатом, обеспечивающим получение таблетки с характеристиками, отвечающими установленным требованиям, заявленным в описании.

Заявитель просил поручить проведение экспертизы ФИО11, кандидату химических наук, заведующему кафедрой Химической технологии лекарственных веществ ФГБОУ «Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета».

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал перечень вопросов для экспертизы, предлагаемых третьим лицом.

Принимая во внимание имеющиеся в представленных в дело документах сведения о квалификации, научном и практическом опыте лиц, чьи кандидатуры предложены в качестве экспертов, сроках, стоимости предстоящего исследования, суд полагает необходимым поручить проведение экспертизы ФИО10.

Данное лицо обладает необходимым для проведения экспертизы образовательным, научным уровнем и практическим стажем, что подтверждается представленными документами, а именно:
дипломом о высшем образовании по специальности «химия», выданным Московским государственным педагогическим институтом им. В.И. Ленина в 1971 году; дипломом доктора фармацевтических наук (2003 год); димломом ЦИПК Госкомизобретений о присвоении квалификации «патентовед» (1991 год); решением Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника по специальности «Аналитическая химия» (1991 год).

Заявленная стоимость работ по проведению экспертизы
ФИО10 составляет 70 000 рублей, срок проведения экспертизы 14-20 рабочих дней.

Предусмотренные статьями 21 и 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отвода данного эксперта отсутствуют.

В соответствии с частью 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Поскольку лицами, участвующими в деле, не достигнуто соглашение относительно перечня вопросов, подлежащих разрешению экспертом, суд с учетом изложенных ими предложений формулирует перечень вопросов, разрешение которых необходимо для определения патентоспособности спорного изобретения по критериям изобретательского уровня и промышленной применимости, поскольку данные вопросы соответствуют применимым нормам материального права и фактическим обстоятельствам спора, подлежащим исследованию и установлению в настоящем деле.

При этом судебная коллегия отклоняет предложенные компанией КРКА вопросы: «2) Приведена ли в п.12 измененной формулы патента РФ № 2391097 (п. 23 в первоначальной редакции) достаточная совокупность признаков, подтверждающих возможность получения прямым прессованием таблетки по п. 1 формулы с характеристиками, отвечающими установленным требованиям? 3)Подтверждают ли сведения, приведенные в Примерах 1 и 2 описания патента РФ № 2391097, возможность получения таблетки по п.1 формулы с характеристиками, отвечающими установленным требованиям, заявленным в описании, для всего диапазона содержания ингредиентов, указанных в п. 12 измененной формулы патента РФ № 2391097 (п. 23 первоначальной редакции)», поскольку данные вопросы носят правовой характер и касаются измененной формулы патента.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 82, 108, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по делу № СИП-909/2020 судебную
патентно-техническую экспертизу.

2. Проведение экспертизы поручить ФИО10.

3. В распоряжение эксперта предоставить материалы судебного дела № СИП-909/2020 (спорный патент № 2391097 и материалы, приложенные к возражению). Предложить эксперту самостоятельно ознакомиться с материалами дела в электронной форме с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел», обеспечив подачу в суд соответствующего ходатайства посредством электронного сервиса «Мой арбитр».

4. Поставить перед экспертом следующие вопросы:

- международная публикация WO 00/34241 (Д1);

- I. Ahmad, R.H. Shaikh. Effect of Moisture on the Stability of Packaged Paracetamol Tablet Formulations // Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2003, vol. 16, No. 2, pp. 13-16 (Д2);

- международнаяпубликация WO 01/52825 (Д3);

- Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology, ed.: D.M. Parikh, 1997, p. 102 (Д4);

- E.B. Villhauer et al., J. Med. Chem., 2003, vol. 46, No. 13, pp. 2774-2789 (Д5);

- Pharmaceutical Dosage Forms, Tablets, ed.: H.A. Liebermann, L. Lachman, vol. 1, 1980, pp. 3-4 (Д6);

- Pharmaceutical Dosage Forms, Tablets, ed.: H.A. Liebermann et at., vol. 1, 1989, pp. 195- 220 (Д7);

- Handbook of Pharmaceutical Excipients, ed.: A.H. Kibbe, 2000, pp. 102-106, 276-285, 305- 308, 501-504 (Д8);

- J.L. Cohen et al. The Development of USP Dissolution and Drug Release Standards // Pharmaceutical Research, 1990, vol. 7, No. 10, pp. 983-987 (Д9);

- Gelbe Liste Identa, vol. 13, 2002 (Д10);

Если да, то укажите, пожалуйста, страницу и абзац источника, где такие сведения содержатся.

5)Содержатся ли сведения о таблетке вилдаглиптина прямого прессования в каком-либо из документов Д1-Д11? Если да, то укажите, пожалуйста, страницу и абзац источника, где такие сведения содержатся.

6)Приведена ли в п.1 формулы патента РФ № 2391097 достаточная совокупность признаков, подтверждающая возможность получения таблетки с характеристиками, отвечающими установленным требованиям, заявленным в описании?

7)Приведены ли в описании патента РФ № 2391097 примеры, подтверждающие наличия причинно-следственной связи между отличительными признаками п. 1 формулы и заявленным техническим результатом, обеспечивающим получение таблетки с характеристиками, отвечающими установленным требованиям, заявленным в описании.

5. Предупредить эксперта ФИО10 об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

6. Экспертное заключение представить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254, в срок не позднее 18.01.2022.

7. В случае необходимости представления эксперту дополнительных документов для проведения экспертизы он вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с соответствующим ходатайством.

8. Установить размер вознаграждения эксперту 70 000 рублей.

9. Обратить внимание эксперта, что заключение должно быть оформлено в строгом соответствии с требованиями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае несоответствия экспертного заключения установленным требованиям оно может быть признано ненадлежащим доказательством.

10. Разъяснить эксперту, что при проведении экспертизы и подготовке заключения он должен осуществлять исследование только в рамках поставленных перед ним вопросов и избегать оценки доводов лиц, участвующих в деле, не относящихся к предмету исследования, заданному определением суда.

Председательствующий			Ю.М. Сидорская
Судья			В.В. Голофаев
Судья			И.В. Лапшина