Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Карат» на решение Арбитражного суда города Москвы
от 09.12.2015 (судья Никифоров С.Л.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2016 (судьи Валиев В.Р., Лаврецкая Н.В., Лаптева О.Н.) по делу № А40-215407/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Карат» (Ленинский пр-т, 174/10, <...>, ОГРН <***>)

к компании ВКР Холдинг A/S / VKR Holding A/S (Breeltevej 18 2970 Hoersholm, Denmark), закрытому акционерному обществу «Велюкс» (ул. Нижняя Сыромятническая, 10/2/8, Москва, 105120, ОГРН <***>), компании Велюкс A/S / VELUX A/S (Adalsvej 99 2970 Horsholm, Denmark)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Карат»: ФИО1, по доверенности
от 07.09.2015;

от компании ВКР Холдинг A/S / VKR Holding A/S VKR Holding A/S: ФИО2, ФИО3, по доверенности от 30.03.2015;

от закрытого акционерного общества «Велюкс»: ФИО2, ФИО3, ФИО4, по доверенности от 21.10.2015.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Карат» (далее – ООО ПКП «Карат», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании компенсации за незаконное использование в период с 16.02.2010 по 12.04.2013 комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 328190 в размере:

- с закрытого акционерного общества «Велюкс» (далее –
ЗАО «Велюкс») – 9 163 760 рублей;

- с компании ВКР Холдинг A/S / VKR Holding A/S (далее ? компания VKR Holding A/S), ЗАО «Велюкс», компании Велюкс A/S /VELUX A/S (далее ? компания VELUX A/S), в солидарном порядке – 3 000 000 рублей (с учетом принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2016, в удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В обоснование кассационной жалобы истец сослался на то, что вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения между принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 328190 и обозначением, используемым ответчиками при продвижении своих товаров на рынке, не соответствует фактическим обстоятельствам спора, сделан без учета имеющихся в материалах дела доказательств и правовых позиций вышестоящих судебных инстанций, сформулированных при рассмотрении дел со схожими фактическими обстоятельствами.

Отмечает, что при оценке сходства до степени смешения между товарным знаком и обозначением, использовавшимся ответчиками, суды произвели необоснованную перестановку слов в словосочетании «Умные окна», указывая в судебных актах на обозначения «Окна умные», «Окно умное».

Также истец возражает против сделанного судами вывода об отсутствии однородности товаров, для которых зарегистрирован его товарный знак, товарам, в отношении которых ответчиками использовалось спорное обозначение.

В отзыве на кассационную жалобу ЗАО «Велюкс» просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Посредством системы «Мой арбитр» 08.07.2016 в суд от истца поступили письменные объяснения, в которых излагается несогласие с позицией ЗАО «Велюкс», изложенной в отзыве на кассационную жалобу.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители компании VKR Holding A/S и ЗАО «Велюкс» в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Компания VELUX A/S, извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечила, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных при разрешении спора доказательств на их допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела,
ООО ПКП «Карат» является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 328190, с датой приоритета 24.01.2006, зарегистрированный в отношении следующих товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ):

6 - скобяные и замочные изделия для окон; задвижки оконные; замки висячие для окон; замки, запоры (за исключением электрических); защелки для окон; комплекты оконные; окантовки для окон; окна; окна створчатые, форточки; перемычки оконные; петли оконные; рамы оконные; решетки для окон; ролики, колесики, блоки оконные; ставни металлические для окон; ставни наружные для окон; упоры, ограничители, крючки ветровые оконные;

19 - арматура оконная; витражи для окон; окна; перемычки оконные; переплеты оконные створные; ставни для окон; стекло оконное (за исключением стекла для окон транспортных средств); стекло строительное оконное зеркальное;

35 - реклама товаров, указанных в 6, 19 классах; демонстрация товаров, указанных в 6, 19 классах; организация выставок товаров, указанных в 6, 19 классах, в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок товаров, указанных в 6, 19 классах, в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров, указанных в 6, 19 классах (для третьих лиц) и коммерческие операции, связанные с их оптовой и розничной продажей; услуги снабженческие для третьих лиц, закупка и обеспечение предпринимателей товарами, указанными в 6, 19 классах); представление (презентация) товаров, указанных в 6, 19 классах, в средствах связи, с целью розничной продажи.

Данный товарный знак является комбинированным, включает словесные элементы «Умные Окна», выполненные в две строки буквами русского алфавита. Словесный элемент «Окна» в товарном знаке является неохраняемым.

В обоснование исковых требований истец сослался на то, что в период с 16.02.2010 по 12.04.2013 ответчиками было нарушено его исключительное право на указанный товарный знак путем использования ими словесного обозначения «Умные Окна» в предложении о продаже мансардных окон «VELUX».

Взыскание с ответчиков компенсации в солидарном порядке истец обосновал тем, что компания VKR Holding A/S являлась администратором сайта «www.velux.ru», компания VELUX A/S – лицом, создавшим и поддерживающим данный сайт, а ЗАО «Велюкс» использовало этот сайт для продвижения своей продукции.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что использовавшееся ответчиками обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Также суд пришел к выводу о неоднородности мансардных окон, рекламируемых и реализуемых ответчиками, товару «окна», в том числе для которого зарегистрирован товарный знак истца.

При этом суд указал, что отсутствие однородности в сравниваемых товарах исключает возможность введения потребителей в заблуждение.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции согласился.

Суд кассационной инстанции полагает, что указанные выводы судов нельзя признать соответствующими закону, а также фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при сравнении обозначений с целью установления их тождества либо сходства до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Разрешая вопрос о наличии (отсутствии) сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, судами не были применены Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патента товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), действовавшие в период использования ответчиками спорного обозначения.

Согласно пункту 14.4.2 Правил № 32 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил № 32 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и от 17.04.2012 № 16577/11 разъяснено, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений.

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Оценивая сравниваемые обозначения на предмет сходства до степени смешения, суды первой и апелляционной инстанций ошибочно исходили из того, что истцом в обоснование исковых требований было указано на использование ответчиками словесного обозначения «окно «умное», в то время как в исковом заявлении истец ссылался на использование обозначения «Умные Окна».

Сравнение товарного знака с иным обозначением, нежели тем, на использование которого указал истец, могло повлечь не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам выводы судов по итогам проведенного ими сравнительного анализа.

Кроме того, суды необоснованно исходили из установленного ими описательного характера слова «умные» и обозначения этим словом свойств определяемого предмета, повсеместности использования данного термина в различных вариантах и словосочетаниях в прямом и переносном смыслах, крайне низкой различительной способности этого словесного элемента.

Недопустимость регистрации в качестве товарных знаков описательных обозначений установлена подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Между тем, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления № 5/29, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Таким образом, суды неправомерно исходили из установленного ими описательного характера обозначения «умные», поскольку данное обстоятельство может иметь правовое значение лишь при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

Суд кассационной инстанции не может согласиться и с выводами судов о неоднородности реализуемых ответчиками мансардных окон товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации № 328190.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил № 32 и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги – это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Как следует из свидетельства на принадлежащий истцу товарный знак, правовая охрана ему предоставлена в отношении, в том числе товаров
6-го класса МКТУ «окна». Таким образом, мансардные окна, реализуемые ответчиками, являются разновидностью окон, т.е. соотносятся как род и вид. Кроме того, окна стенные и мансардные имеют общее функциональное назначение, изготавливаются из совпадающих или сходных компонентов, характеризуются общим кругом потребителей и местом сбыта, в связи с чем вывод судов о неоднородности данных товаров является ошибочным.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2016 по делу № А40-215407/2014 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.М. Уколов