Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Воронежская обл., г. Борисоглебск, ОГРНИП <***>) на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2019 по делу № А14-24655/2018

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (ул. Мира, д. 23, оф. 01, г. Электросталь, Московская область, 144007, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель ФИО2 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>), индивидуальный

предприниматель Новиков Сергей Владимирович (г. Электросталь, Московская область, ОГРНИП 312505305500019), индивидуальный предприниматель Маркина Наталья Викторовна (г. Воронеж, ОГРНИП 308366807100084).

В судебном заседании путем веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» ФИО5 (по доверенности от 29.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, предприниматель ФИО1) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042 (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – предприниматель ФИО2), индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее – предприниматель ФИО3), индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее – предприниматель ФИО4).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 21.06.2019 заявленные обществом требования удовлетворены частично, с предпринимателя ФИО1 в пользу общества взыскано 10 000 руб.

компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2019 решение Арбитражного суда Воронежской области от 21.06.2019 изменено, с предпринимателя ФИО1 в пользу общества взыскано 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель ФИО1 указывает на то, что представленный истцом в материалы дела лицензионный договор является недопустимым доказательством и не подтверждает реально существующую рыночную стоимость права использования спорного товарного знака, поскольку он заключен между аффилированными лицами (предприниматель ФИО3 является учредителем истца), в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения данного договора как истцом, так и предпринимателем ФИО3, в том числе подтверждающие выпуск лицензиатом продукции с использованием спорного товарного знака.

Ответчик отмечает, что других доказательств, свидетельствующих о соответствии заявленного размера компенсации цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, истцом мне представлено.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, материалами дела не подтверждается, что он является изготовителем спорного товара. Вместе с

тем он представил в материалы дела договоры и товаросопроводительные документы, свидетельствующие, по его мнению, о легитимности ввода в оборот спорного товара, проявление необходимой осмотрительности и заботливости при приобретении товара у представителей истца.

Ответчик считает требования истца не соответствующими принципам справедливости и соразмерности последствиям допущенного наращения.

Отзывы на кассационную жалобу лицами, участвующими в деле, не представлены.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский

оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Между истцом (лицензиаром) и предпринимателем ФИО3 (лицензиатом) 01.03.2016 был заключен лицензионный договор № 2, по которому истец предоставил предпринимателю ФИО3 на срок действия договора неисключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 473042 (зарегистрирован 17.10.2012) и № 561554 (зарегистрирован 11.01.2016) в отношении всех товаров 12-го класса МКТУ (пункты 1.2, 2.1, 10.3).

Согласно пунктам 3.1 – 3.3 указанного договора лицензиат обязуется использовать товарный знак лицензиара на согласованных сторонами образцах товара лицензиата; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемых Техническими регламентами на изготавливаемые товары и всем требованиям государственных органов Российской Федерации; качество

товаров, изготавливаемых лицензиатом, должна быть не ниже качества товаров лицензиара.

В силу пункта 3.9 лицензионного договора от 01.03.2016 № 2 лицензиат вправе наносить товарный знак на производимые и реализуемые лицензиатом рекламные материалы и материалы информационного характера, связанные с реализуемым лицензиатом товаром.

В соответствии с пунктом 4.1 договора лицензиат обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение за использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042 в размере 100 000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора, за использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 561554 в размере 100 000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора.

Обществу стало известно о том, что 13.09.2018 в магазине «Автозапчасти», расположенном по адресу: <...>, ответчиком предлагался к продаже и был реализован товар – автоматический натяжитель цепи «Pilot», на который нанесено обозначение, сходное до степени смешения с упомянутым товарным знаком.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела были представлены: кассовый чек от 13.09.2018, в котором содержатся сведения о наименовании продавца, его индивидуальном номере налогоплательщика, совпадающие с данными указанными в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, уплаченной за товар денежной сумме, дате заключения договора розничной купли-продажи, а также иные сведения; подлинник данного чека представлен в дело в качестве доказательства; приобретенный товар; видеозапись приобретения товара (статьи 12, 14 ГК РФ и часть 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Полагая, что предпринимателем Тихоненко В.В. нарушены исключительные права истца на спорный товарный знак, определив размер компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на основании лицензионного договора от 01.03.2016 № 2, заключенного с предпринимателем Новиковым С.В., которому истцом была предоставлена неисключительная лицензия использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042, общество обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в части, руководствуясь положениями статей 1252, 1515 ГК РФ, установив факт принадлежности истцу спорного товарного знака, а также факт его использования предпринимателем ФИО1 без разрешения правообладателя, применив к спорным правоотношениям правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную постановлении от 13.12.2016 № 28-П, учитывая принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также в связи с недоказанностью истцом обоснованности требований в размере 200 000 руб. (двукратная стоимость права пользования товарным знаком) снизил размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика до 10 000 руб.

При этом суд первой инстанции принял во внимание, что определениями суда от 24.01.2019, 25.02.2019, 01.04.2019 истцу и предпринимателю ФИО3 предлагалось представить документально подтвержденные сведения о реализации выпущенной продукции с использованием товарного знака № 473042 во исполнение лицензионного договора от 01.03.2016 № 2. Между тем истец и предприниматель ФИО3 указанные доказательства фактического исполнения лицензионного договора не представили. Истец не опроверг утверждения ответчика о том, что предприниматель ФИО3 также

является участником общества «РУСМАШ» и фактически не использует спорный товарный знак.

В этой связи суд первой инстанции посчитал необходимым отметить, что факт заключения с аффилированным лицом лицензионного договора в отношении спорного товарного знака сам по себе не свидетельствует о том, что указанная в таком договоре плата за использование товарного знака на основании неисключительной лицензии является обычно взимаемой за правомерное использование товарного знака.

Иных доказательств, свидетельствующих о соответствии заявленного размера компенсации цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, истец не представил.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, не согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен. При этом апелляционный суд пришел к выводу, что доводы об аффилированности лиц, подписавших лицензионный договор, не опровергают сам факт определения цены права пользования спорным товарным знаком.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание, что из материалов дела не следует, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Воронежской области от

21.06.2019 следует изменить, исковые требования общества «РУСМАШ» удовлетворить в полном объеме.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы суда апелляционной инстанции нельзя признать обоснованными, поскольку они сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела, с нарушением норм материального и процессуального права.

В нарушение положений статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом апелляционной инстанции не дана надлежащая оценка доводам ответчика о том, что представленный истцом в материалы дела лицензионный договор является недопустимым доказательством и не подтверждает реально существующую рыночную стоимость права использования спорного товарного знака, поскольку он заключен между аффилированными лицами (предприниматель ФИО3 является учредителем истца), а также ввиду отсутствия в материалах дела доказательств исполнения данного договора как истцом, так и предпринимателем ФИО3, в том числе подтверждающих выпуск лицензиатом продукции с использованием спорного товарного знака.

Аналогичные доводы ответчик заявлял в письменных пояснениях (том 1, л. д. 180) и в отзыве на апелляционную жалобу.

Суд кассационной инстанции отмечает, что ввиду того, что расчет компенсации должен осуществляться исходя из цены, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах, отсутствие доказательств исполнения (оплаты стоимости предоставленного права) лицензионного договора исключает возможность его учета в качестве доказательства, подтверждающего реальную стоимость права, если ответчик привел соответствующий довод.

В соответствии со статьей 53.2 ГК РФ в случаях, если ГК РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности),

наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. Аффилированность свидетельствует о единстве интересов, целей принятия и реализации отдельных решений.

Суд апелляционной инстанции пришел к верному выводу о том, что доводы об аффилированности лиц, подписавших лицензионный договор, не опровергают сам факт определения цены права пользования спорным товарным знаком. Однако судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что если лицензионный договор заключен между аффилированными лицами и не исполнен, а другие доказательства стоимости права истцом не представлены, в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации может быть отказано по причине отсутствия подтверждения стоимости права, необходимой для определения размера компенсации.

В делах о взыскании компенсации аффилированность лицензиара и лицензиата может учитываться (при наличии соответствующих доводов и доказательств, их обосновывающих) как обстоятельство, влияющее на указанную в лицензионном договоре стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Вместе с тем в случае, если правообладателем представлены доказательства исполнения лицензионного договора, то при отсутствии доказанности ответчиком иного размера стоимости права использования, наличие отношений связанности не должно иметь значения для определения этой стоимости.

Данные обстоятельства не были учтены судом апелляционной инстанции.

С учетом этого суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте, сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела, в связи с чем данный

судебный акт не может быть признан законным и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2019 по делу № А14-24655/2018 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.В. Голофаев

Судья С.П. Рогожин

Судья Ю.М. Сидорская