Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Pfizer Inc. (235 East 42^nd Street, New York, New York 10017, USA) на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019 (судья Мищенко А.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2019 (судьи Захарова Т.В., Валиев В.Р., Пирожков Д.В.) по делу № А40-123813/2018

по исковому заявлению иностранного лица Pfizer Inc. к акционерному обществу «Фармасинтез» (ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3, <...>, ОГРН <***>), обществу с ограниченной ответственностью «КОСМОФАРМ» (ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, ком. 128, комн. 7, Москва, 107076, ОГРН <***>), обществу с ограниченной ответственностью «Медресурс» (ул. Шнырева, д. 57, г. Истра, Московская обл., 143500, ОГРН <***>) о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, компенсации за нарушении исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации № 2114838.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Pfizer Inc. – ФИО1 (по доверенности от 07.06.2018);

от акционерного общества «Фармасинтез» – ФИО2 (по доверенности от 04.12.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «КОСМОФАРМ» – ФИО3 (по доверенности от 05.04.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Pfizer Inc. (далее – истец, компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу «Фармасинтез» (далее – общество «Фармасинтез»), обществу с ограниченной ответственностью «КОСМОФАРМ» (далее – общество «КОСМОФАРМ»), обществу с ограниченной ответственностью «Медресурс» (далее – общество «Медресурс») о взыскании солидарно с общества «Фармасинтез» и общества «КОСМОФАРМ» убытков в виде упущенной выгоды в размере 328 935 рублей 75 копеек, компенсации за нарушение исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации № 2114838 в размере 12 351 990 рублей 75 копеек; о взыскании с общества «Фармасинтез» и общества «Медресурс» убытков в виде упущенной выгоды в размере 1 212 790 рублей 35 копеек, компенсации за нарушение исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации № 2114838 в размере 238 589 рублей 01 копейка.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2019, в удовлетворении исковых требований компании отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на ошибочность выводов судов о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям.

Как указывает истец, иск о взыскании убытков и компенсации был заявлен им в связи с исполнением каждого конкретного договора поставки, поэтому о нарушении своего исключительного права на изобретение, выразившемся в продаже лекарственного препарата, истец мог узнать не ранее факта продажи. При этом об исполнении договоров истец мог узнать только не ранее даты официальной публикации извещения об исполнении соответствующих договоров, в связи с чем считает необоснованным вывод судов о том, что о нарушении своих прав истец узнал еще в 2014 году при проведении нотариальных осмотров сайтов ответчиков и сайта госзакупок.

Истец также отмечает, что в обжалуемом решении перечислены лишь 3 конкурса на поставку контрафактного лекарственного препарата, по итогам которых были заключены и исполнены соответствующие договоры поставки, в то время как в приложении к исковому заявлению были указаны 16 конкурсов.

Истец ссылается на то, что составленные в 2014 году нотариальные протоколы осмотра сайтов, на которые указали суды, касаются лишь части аукционов, перечисленных на страницах 2-3 решения суда первой инстанции, но не всех аукционов, взыскание компенсации по которым рассматривалось в настоящем деле. При этом истец обращает внимание на то, что в данных протоколах осмотра сайтов не могли быть указаны даты исполнения договоров, относящихся к 2015 году.

Истец считает, что судами необоснованно не учтено приостановление и удлинение срока исковой давности в соответствии с положениями пунктов 3 и 4 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс).

Кроме того, истец указывает на неправомерность вывода судов об отсутствии оснований для возложения солидарной ответственности на ответчиков.

В судебном заседании судом отказано в приобщении к материалам дела отзывов общества «Фармасинтез» и общества «КОСМОФАРМ» на кассационную жалобу, поступивших в суд 02.09.2019, т.е. накануне дня судебного заседания, ввиду нарушения ими установленных статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, касающихся обеспечения возможности ознакомления с отзывом лиц, участвующих в деле, до судебного заседания, и необходимости подтверждения направления отзыва этим лицам.

Представитель истца в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители общества «Фармасинтез» и общества «КОСМОФАРМ» в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество «Медресурс»,надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило. В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, участвующего в деле, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно статье 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец являлся обладателем исключительного права на изобретение «Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты» по патенту Российской Федерации № 2114838, срок действия которого истек 01.02.2016.

В период действия патента общество «Фармасинтез» осуществило государственную регистрацию лекарственного препарата «Бифлурин» и осуществляло действия по его производству, реализации и распространению через общество «КОСМОФАРМ» и общество «Медресурс».

С 2014 года общество «КОСМОФАРМ» и общество «Медресурс» осуществляли предложение к продаже, продажу и распространение лекарственного препарата «Бифлурин» – в частности, посредством участия в аукционах и заключения государственных контрактов на поставку данного препарата по государственным закупкам.

Действия общества «Фармасинтез» по производству, реализации и распространению лекарственного препарата «Бифлурин», а также действия общества «КОСМОФАРМ» и общества «Медресурс» по предложению к продаже и продаже данного препарата были признаны нарушением исключительного права истца на это изобретение арбитражными судами при рассмотрении дела № А40-30124/2015.

В обоснование своих требований истец сослался на то, что до истечения срока действия патента общество «КОСМОФАРМ» и общество «Медресурс» заключили 16 государственных контрактов и совместно осуществили во их исполнение поставки лекарственного препарата «Бифлурин».

В связи с нарушениями ответчиками исключительного права истца на изобретение по патенту Российской Федерации № 2114838, выразившимися в осуществлении поставок названного препарата по государственным контрактам, истец обратился в арбитражный с указанными исковыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности по заявленным требованиям.

При этом суд исходил из того, что о нарушении своего права и надлежащих ответчиках по иску истец узнал в 2014 году, когда им проводились нотариальные осмотры сайтов ответчиков, а также сайт госзакупок.

Кроме того, суд посчитал не доказанным размер взыскиваемых убытков, а также отклонил ссылки истца на солидарный характер ответственности ответчиков.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции согласился.

Суд по интеллектуальным правам не может признать законным и обоснованным вывод судов о пропуске истцом срока исковой давности ввиду следующего.

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Как указано в пункте 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2 статьи 199 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Данная статья устанавливает неисчерпывающий перечень способов использования изобретения.

Как разъяснено в пункте 56 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права.

Таким образом, использование изобретения каким-либо способом является самостоятельным нарушением исключительного права.

При этом правообладатель обладает возможностью выбора того, за нарушение его права каким именно способом испрашивать применение соответствующих мер гражданско-правовой ответственности (в случае, если нарушение совершено несколькими способами).

В рассматриваемом деле истец в качестве нарушения исключительного права, в связи с совершением которого он обратился в суд с названными исковыми требованиями, указал на действия ответчиков по поставке лекарственного препарата, совершенные при исполнении заключенных государственных контрактов.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает обоснованной ссылку истца на то, что он не имел объективной возможности узнать о нарушении права ранее (в 2014 году), чем были совершены конкретные действия по поставке препаратов и сведения об этом были размещены в порядке официальной публикации извещений об исполнении соответствующего контракта.

Документов, из которых следовала бы возможность истца, не являющегося стороной государственных контрактов, узнать о совершенных поставках препаратов ранее, в материалах дела не имеется.

Данные обстоятельства не были учтены судами при вынесении обжалуемых судебных актов.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод кассационной жалобы о том, что судами необоснованно не учтено приостановление и удлинение срока исковой давности в соответствии с положениями пунктов 3 и 4 статьи 202 ГК РФ, ввиду следующего.

Согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока – на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

В соответствии с пунктом 4 статьи 202 Кодекса со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой давности.

Как разъяснено в пункте 35 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.04.2019), течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении). Непоступление ответа на претензию в течение 30 дней (часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором.

С учетом данного разъяснения судами правильно указано на то, что правило пункта 4 статьи 202 ГК РФ о продлении срока исковой давности до шести месяцев касается тех обстоятельств, которые поименованы в пункте 1 этой статьи и характеризуются неопределенностью момента их прекращения. Применительно к соблюдению процедуры досудебного урегулирования спора начало и окончание этой процедуры, влияющей на приостановление течения срока, установлены законом. Иной подход приведет к продлению срока исковой давности на полгода по всем спорам, указанным в части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что противоречит сути института исковой давности, направленного на защиту правовой определенности в положении ответчика.

Довод истца об ошибочности вывода судов о необоснованности применения солидарной ответственности к ответчикам также подлежит отклонению ввиду следующего.

Согласно пункту 6.1. статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Таким образом, по смыслу пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ солидарная ответственность за нарушение исключительного права возможна только в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно; именно в этом случае такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Судом первой инстанции было установлено, что истец не представил доказательств совместного нарушения ответчиками его исключительного права. Напротив, истцом определены конкретные действия, совершенные каждым из ответчиков в отдельности, которые привели к нарушению его прав.

Как указал суд первой инстанции, ответчики совершали вмененные им в качестве нарушений действия в различные временные интервалы, независимо друг от друга.

Данные обстоятельства, установленные судом первой инстанции, являются достаточными для вывода об отсутствии оснований возложения на ответчиков солидарной ответственности в рассматриваемом случае.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами суда первой инстанции в данной части направлено по существу на переоценку этих выводов, касающихся установленных обстоятельств спора, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; установить наличие либо отсутствие совокупности обстоятельств (оснований), необходимых для применения к ответчикам мер гражданско-правовой ответственности; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2019 по делу № А40-123813/2018 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин