Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2022 по делу № А40-174817/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2023 по тому же делу

по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Собрание» (Проспект Славы, д.28, г. Белгород, Белгородская область, 308000, ОГРН <***>) к Федеральной службе Российской Федерации по интеллектуальной собственности о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 225397, об обязании зарегистрировать предоставление права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 225397.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО1 (по доверенности от 10.02.2023 № 01/4-32-271/41и);

от закрытого акционерного общества «Собрание» – ФИО2 (по доверенности от 31.05.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Собрание» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе

по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 225397, об обязании зарегистрировать предоставление права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 225397.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2023, исковые требования удовлетворены: суд признал незаконным отказ Роспатента в регистрации предоставления права по лицензионному договору в пользу общества «СО ЛВЗ «Люкс»; обязал Роспатент провести регистрацию предоставления общества «СО ЛВЗ «Люкс» права использовании товарного знака «Русский элемент» по свидетельству Российской Федерации № 225397 по лицензионному договору № 010121 от 01.01.2021, заключенному между обществом «Собрание» и обществом «СО ЛВЗ «Люкс»; с Роспатента в пользу общества взыскана государственная пошлина в размере 3000 рублей.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, Роспатент обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2023 по делу № А40-174817/2022 отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент указывает на правомерность своего вывода о наличии оснований для отказа в государственной регистрации спорного лицензионного договора, так как в отношении противопоставленного товарному знаку « » по свидетельству Российской Федерации № 225397 наименования места происхождения товара (НМПТ) «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65 обществу с ограниченной ответственностью «Старооскольский ликероводочный завод «Люкс» (далее – общество «СО ЛВЗ «Люкс») не было предоставлено право использования.

По мнению Роспатента, предоставление права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом на использование такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Роспатент отмечает, что в настоящем деле суды первой и апелляционной инстанций не дали должной оценки доводам Роспатента о том, что в результате регистрации предоставления обществу «СО ЛВЗ «Люкс» права использования названного товарного знака потребители могут быть введены в заблуждение, что не позволило судам сделать вывод о том, что оспариваемое решение Роспатента от 29.04.2022 принято в соответствии с пунктом 3 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Общество «Собрание» представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил оспариваемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемые судебные акты в силе.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора;

сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество «Собрание» является правообладателем товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 225397, зарегистрированного 23.10.2002 по заявке № 2001707454 с приоритетом от 14.03.2001 в отношении товаров 32, 33 34-го классов и услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В адрес Роспатента поступило заявление общества «Собрание» о государственной регистрации предоставления обществу «СО ЛВЗ «Люкс» права использования названного товарного знака на основании лицензионного договора от 01.01.2021 № 010121 об использовании товарного знака (далее ‒ лицензионный договор).

По результатам рассмотрения поступившего заявления Роспатентом принято решение в форме уведомления от 29.04.2022 об отказе в государственной регистрации предоставления обществу «СО ЛВЗ «Люкс» права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 277987 по лицензионному договору; данное уведомление получено обществом «Собрание» 20.05.2022.

Отказ Роспатента мотивирован тем, что общество «СО ЛВЗ «Люкс» не обладает правом использования наименования места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 277987.

Полагая, что решение Роспатента, оформленное указанным письмом, является недействительным в силу его несоответствия закону и нарушает его права и законные интересы, общество «Собрание» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением по настоящему делу.

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд признал незаконным отказ Роспатента в регистрации предоставления права по лицензионному договору обществу «СО ЛВЗ «Люкс» и обязал Роспатент произвести регистрацию предоставления обществу «СО ЛВЗ «Люкс» права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 277987 по заключенному между обществом «Собрание» и обществом «СО ЛВЗ «Люкс» лицензионному договору.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 277987 был зарегистрирован с учетом наличия правовой охраны наименования места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65, правообладатель этого товарного знака (лицензиар по лицензионному договору) не обладает правом использования наименования

места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65, а представленный лицензионный договор соответствует требованиям гражданского законодательства.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение суда без изменения.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы административного дела, суды первой и апелляционной инстанций не усмотрели наличие оснований для отказа в регистрации предоставления права использования на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 225397 по заключенному между обществом «Собрание» и обществом «СО ЛВЗ «Люкс» лицензионному договору, отметив, что данный договор соответствует требованиям гражданского законодательства.

В отношении довода Роспатента о том, что регистрация предоставления права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом использования такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Роспатент полагает, что по смыслу положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ и пункта 3 статьи 1519 ГК РФ допускается предоставление права использования товарного знака, включающего наименование места происхождения товаров, только лицу, обладающему правом на такое наименование.

Поскольку в настоящем споре общество «СО ЛВЗ «Люкс» не обладало правом использования наименования места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65, административный орган отказал в удовлетворении заявления о регистрации лицензионного договора в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 225397, по мнению Роспатента, сходного с названным наименованием места происхождения товара.

Признавая данный подход необоснованным, суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили из того, что при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 225397 указанное наименование места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65 не было противопоставлено. Правовая охрана названного товарного знака не признана недействительной и не оспорена в установленном законом порядке. Правообладатель этого товарного знака (лицензиар по лицензионному договору) не обладает правом использования наименования места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65, то есть на лицензионный

договор не могут быть распространены ограничения, введенные пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ.

С учетом даты заключения лицензионного договора и даты подачи заявления о государственной регистрации этого договора нормативными правовыми актами, подлежащими применению при проверке оспариваемого решения на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, являются часть четвертая ГК РФ, Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416 (далее ‒ Правила № 1416) и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2016 № 371 (далее ‒ Административный регламент № 371).

В пункте 17 Правил № 1416 указано, что основаниями для отказа в государственной регистрации являются:

а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

б) непредставление ответа в установленный абзацем третьим пункта 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил;

в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

Так, подпунктом «и» пункта 3 Правил № 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 64 Административного регламента № 371 рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия, указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в подпунктах «а» ‒ «е», «з», «и» пункта 3

Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 ‒ 1239, 1262, 1362, 1365 ‒ 1367, 1369, 1458 ‒ 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129 применительно к пункту 2 статьи 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

В силу требований части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по доказыванию соответствия ненормативного акта закону возлагается на орган, должностное лицо, принявшее акт; обязанность по доказыванию нарушения оспариваемым ненормативным актом прав и законных интересов возлагается на лицо, обратившееся в суд за его оспариванием.

Из оспариваемого уведомления не усматривается информация о том, каким образом предоставление обществу «СО ЛВЗ «Люкс» исключительного права на товарный знак по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара «водка» или его изготовителя.

При рассмотрении настоящего дела суды первой и апелляционной инстанций правомерно констатировали, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 225397 не оспорен, его правовая охрана не признана недействительной в установленном законом порядке, следовательно, правообладатель вправе распоряжаться своими права на этот товарный знак.

Суды первой и апелляционной инстанций не установили и сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 225397 с наименованием места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству Российской Федерации № 65.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отмечает ошибочное толкование Роспатентом положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 названного Кодекса), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географическое указание или НМПТ.

При этом регистрация такого товарного знака может быть осуществлена, если 1) заявитель товарного знака одновременно является правообладателем такого наименования места происхождения товара, 2) охраняемое наименование места происхождения товара или обозначение,

сходное с ним до степени смешения, будет включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, 3) регистрация товарного знака осуществляется только в отношении тех товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В рассматриваемом деле товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 225397 изначально не был зарегистрирован как включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ, в материалах дела нет сведений и о том, что общество «Собрание» является правообладателем названного НМПТ.

Применение положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ в случаях предполагаемого сходства товарного знака и НМПТ свидетельствует о недопустимом расширительном толковании названной нормы административным органом.

На основании изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что доводы Роспатента вытекают из ошибочного толкования им норм, касающихся процедуры регистрации лицензионного договора.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах содержащихся в ей доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений

участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов Судом по интеллектуальным правам не разрешается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2022 по делу № А40-174817/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН <***>) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Д.А. Булгаков

Судья Н.Н. Погадаев Судья Р.В. Силаев

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 11.04.2023 4:26:00
Кому выдана Силаев Роман Викторович
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 14.04.2023 3:58:00
Кому выдана Погадаев Никита Николаевич
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 06.04.2023 6:11:00

Кому выдана Булгаков Дмитрий Александрович