Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью консультационно-представительский центр «Верус» (ул. Костякова, д. 10А, пом. I, комн. 4, Москва, 127422, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2021 по делу № А40-248074/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью консультационно-представительский центр «Верус» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>) о переводе прав приобретателя исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 464883.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена

[A2] Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью консультационно-представительский центр «Верус» - ФИО2 (по доверенности от 13.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью консультационно-представительский центр «Верус» (далее – истец, общество КПЦ «Верус») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, предприниматель) о переводе прав приобретателя исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 464883.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество КПЦ «Верус» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Общество КПЦ «Верус» указывает, что между ним и ответчиком заключен договор от 17.10.2017 № 7-10/1 о передаче исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 464883 (далее – договор), исключительное право перешло к ответчику 26.12.2017, однако в связи с неоплатой ответчиком суммы по указанному договору

[A3] общество КПЦ «Верус» обратилось в арбитражный суд с иском о переводе на себя прав приобретателя исключительного права на основании пункта 5 статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Как указал кассатор, ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, представил в материалы дела подписанное обеими сторонами дополнительное соглашение от 22.05.2019, в соответствии с которым стороны пришли к соглашению о расторжении вышеуказанного договора.

По мнению кассатора, суды первой и апелляционной инстанций незаконно отказали в удовлетворении заявленных требований, ошибочно сославшись на положения пункта 5 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416 (далее – Правила), в соответствии с которыми для государственной регистрации распоряжения исключительным правом граждане или юридические лица, являющиеся сторонами договора, либо их представители подают заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом, которое подписывается сторонами договора, соглашения об изменении или расторжении договора или одной из сторон договора, соглашения об изменении или расторжении договора.

По мнению подателя кассационной жалобы, судами первой и апелляционной инстанций не учтено, что государственная регистрация расторжения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак не может быть осуществлена, так как положениями Административного регламента предоставления Федеральной службой по

[A4] интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные технологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371 (далее Регламент), и Правил компетенция Роспатента в отношении предоставления государственной услуги по регистрации распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, приравненное к нему средство индивидуализации (далее - РИД) ограничена видами договоров, приведенными в пунктах 12, 19 Регламента и подпункта «а» пункта 1 Правил. В число указанных видов договоров не входит расторжение договора об отчуждении исключительного права.

При этом кассатор указывает, что согласно пункту 5.1 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186, не предусмотрена государственная регистрация перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу посредством регистрации соглашения о расторжении ранее зарегистрированного договора об отчуждении.

Податель кассационной жалобы также указывает на то, что судами не оценено то обстоятельство, что Роспатент направил в адрес истца уведомление исх. № 2020Д13749, в котором указал, что им не может быть произведена регистрация расторжения договора об отчуждении исключительного права.

Относительно указания суда первой инстанции на то, что в случае несогласия с действиями Роспатента истец вправе обратиться

[A5] с соответствующим заявлением в суд, кассатор отмечает, что данная мера приведет к возникновению нового судебного спора, при этом не решит вопрос по существу.

Общество КПЦ «Верус» полагает, что в данном деле подлежит применению пункт 5 статьи 1234 ГК РФ, тогда как пункт 5 Правил не содержит норму о расторжении договора и переходе исключительного права другой стороне договора.

Предприниматель представил отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласился с изложенными в ней доводами, просил оставить оспариваемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Определением заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А. от 16.12.2021 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Ерина А.А. на судью Борисову Ю.В. Рассмотрение кассационной жалобы по делу начато сначала.

В судебном заседании представитель общества КПЦ «Верус» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явился, своего представителя не направил, что в силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Ходатайство ответчика об отложении судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, мотивированное необходимостью присутствия представителя ответчика на рабочем месте для замещения другого сотрудника, оставлено судом без удовлетворения, каких-либо документальных доказательств, подтверждающих объективную невозможность принять участие в судебном заседании 13.01.2022, не

[A6] представлено, указанные в ходатайстве причины неявки признаны неуважительными. Кроме того, судом принято во внимание, что правовая позиция ответчика изложена в поступившем отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 17.10.2017 между истцом (правообладателем) и ответчиком (приобретателем) заключен договор № 7-10/1 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 464883 (переход права по договору зарегистрирован в установленном законом порядке). В соответствии с условиями договора приобретатель оплачивает правообладателю вознаграждение в размере 50 000 руб. в течение 10 банковских дней с момента подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет последнего.

Ввиду неисполнения приобретателем обязанности по перечислению денежных средств по договору истец обратился в арбитражный суд с требованием о переводе на себя прав приобретателя исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 464883.

Ответчиком в материалы дела представлено подписанное обеими сторонами дополнительное соглашение от 22.05.2019 к спорному договору, согласно которому стороны пришли к соглашению расторгнуть договор.

Суд первой инстанции при вынесении обжалуемого решения исходил из того, что факт заключения сторонами данного соглашения

[A7] свидетельствует об отсутствии у суда оснований для удовлетворения исковых требований.

Относительно того обстоятельства, что Роспатент направил в адрес истца уведомление, в котором указал, что им не может быть произведена регистрация расторжения договора об отчуждении исключительного права, суд первой инстанции отметил, что данное обстоятельно не является предметом настоящего спора, в случае несогласия с действиями Роспатента истец вправе обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции, оставил его без изменения, апелляционную жалобу истца – без удовлетворения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав мнение представителя истца, явившегося в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

[A8] В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Согласно пункту 2 статьи 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

[A9] Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (пункт 3 статьи 1234 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1234 ГК РФ при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Согласно пункту 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

[A10] Судебная коллегия признает заслуживающими внимания доводы истца о необоснованном неприменении судами первой и апелляционной инстанций нормы права (пункта 5 статьи 1234 ГК РФ).

Так, как указывалось ранее, в силу положений пункта 5 статьи 1234 ГК РФ при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

При этом судебная коллегия отмечает, что действия сторон имеют значение для них, но не для Роспатента и третьих лиц.

Пункт 5 статьи 1234 ГК РФ содержит отсылку к подпункту 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ, согласно которому по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, то есть предусмотрен судебный порядок расторжения соответствующего договора.

Несмотря на то, что в соответствии с положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ, к которым отсылает пункт 5 статьи 1234 ГК РФ, соответствующий договор может быть расторгнут только в судебном порядке, суды первой и апелляционной инстанций вопреки требованиям норм материального права пришли к ошибочному выводу о том, что факт заключения между сторонами соглашения о расторжении договора (во внесудебном порядке) является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Вопреки требованиям действующего процессуального законодательства суды не поставили на обсуждение сторон юридически значимые по делу обстоятельства, в том числе связанные с судебным

[A11] порядком расторжения договора (несмотря на имеющиеся в материалах дела доказательства, подтверждающие волеизъявление о прекращении обязательств по договору).

Кроме того, данные о том, что дополнительное соглашение прошло государственную регистрацию, отсутствуют в материалах дела, соответствующие юридические последствия не наступили.

Судебная коллегия также отмечает, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания действующим правообладателем до настоящего времени является ответчик, нарушенные права истца до настоящего времени не восстановлены.

Помимо этого необходимо отметить, что выбор способа защиты нарушенного права в силу статьи 12 ГК РФ принадлежит истцу.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения основанных на пункте 5 статьи 1234 ГК РФ требований истца и наличии возможности оспорить действия Роспатента по отказу в государственной регистрации дополнительного соглашения о расторжении договора не основаны на нормах права и не позволили восстановить нарушенные права истца.

В этой связи суд кассационной инстанции не может признать приведенные в обоснование отказа в удовлетворении заявленных требований истца выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств и полагает, что они сделаны с существенным нарушением норм материального права.

На основании изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу.

[A12] Таким образом, суд кассационной инстанции, проверив в пределах доводов кассационной жалобы законность судебных актов, приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2021 по делу № А40-248074/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2021 по тому же делу отменить.

[A13] Направить дело № А40-248074/2020 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Ю.В. Борисова Судья Р.В. Силаев

Судья Д.И. Мындря