Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу
закрытого акционерного общества «Идеальный камень» (ул. Савёловская линия, д. 15, корп. 1, Москва, 127015, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2020 по делу
№ А40-265751/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2020 по тому же делу,

по иску закрытого акционерного общества «Идеальный камень»
к обществу с ограниченной ответственностью «Идеалстрой»
(ул. Расковой, д. 34, корп. 13Б, Москва, 127015, ОГРН <***>),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель закрытого акционерного общества «Идеальный камень» – ФИО1
(по доверенности от 10.07.2019 № 10).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Идеальный камень» (далее – общество «Идеальный камень») обратилось в Арбитражный суд города Москвы
с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Идеалстрой» (далее – общество «Идеалстрой») о взыскании компенсации
за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 621141 в размере 10 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2020, в удовлетворении иска отказано.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами
судов первой и апелляционной инстанций, обратился в Суд
по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права и на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции
и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В поданной кассационной жалобе общество «Идеальный камень» выражает несогласие с выводами судов о том, о том, что истцом не доказан факт нарушения обществом «Идеалстрой» исключительных прав истца
на комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 621141, поскольку в материалы дела представлены доказательства использования ответчиком указанного товарного знака путем продажи контрафактных товаров и путем размещения товарного знака
в документации (договоре), связанных с введением таких контрафактных товаров в оборот.

Так, в материалы дела были представлены договор от 03.07.2017
№ KNM 695, заключенный между ЗАО «Фодд» и обществом «Идеалстрой» на сумму 90 627 866 руб., согласно тексту которого, общество «Идеалстрой» обязуется разработать производственные чертежи декоративных
фасадных элементов на основе полимербетона «Arhio» (п. 1.1 Договора), обязуется изготовить и поставить декоративные фасадные элементы
на основе полимербетона «Arhio», созданные на основе чертежей, которые разработаны в соответствии с п. 1.1 Договора (п. 1.2 Договора), и товарные накладные, в подтверждение действительного исполнения договора.

Как указывает истец, если сопоставить товары из каждой накладной
с приложением № 1 к договору, станет очевидно, что товары
по представленным в материалы дела накладным поставлялись именно
во исполнение договора от 03.07.2017 № KNM 695, в котором использовался товарный знак истца.

Таким образом, как полагает истец, в материалы дела представлены достаточные доказательства нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак путем его размещения на документации (договоре),
а также на товарах, поставляемых по договору.

В то же время, как отмечает истец, ответчик, в обоснование своей позиции по делу, не представил в материалы дела доказательств наличия иного договора, по которому могли бы осуществляться соответствующие поставки, в связи с чем, вывод судов о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца противоречит материалам дела.

Помимо изложенного, истец, ссылаясь на положения пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), выражает несогласие с выводом судов о том, что истцом не доказан размер истребуемой
им компенсации, поскольку размер компенсации определен истцом
на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), с учетом сведений о стоимости изготовления и поставки товара, указанных в договоре от 03.07.2017
№ KNM 695, а также с учетом добровольного снижения истцом
размера взыскиваемой компенсации; соответствующий расчет и документы представлены истцом в материалы дела.

Истец в кассационной жалобе отмечает, что ответчик при рассмотрении дела по существу, не представил контррасчет заявленной суммы компенсации, а также не доказал наличие оснований для уменьшения суммы компенсации, в связи с чем вывод судов о недоказанности размера истребуемой компенсации, сделан без учета материалов дела.

Ответчик отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления
на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что
в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284
и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами истец
до 25.01.2018 являлся обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 621141.

В обоснование заявленных требований истец указал на то, что
ответчик осуществил незаконное использование товарного знака путем продажи контрафактных товаров и размещения товарного знака
в документации (договоре), связанной с введением таких контрафактных товаров в оборот, а именно в тексте договора от 03.07.2017 № KNM 695 (далее – договор), заключенного между ответчиком (поставщиком)
и ЗАО «Фодд» (заказчиком) на сумму 90 627 866 руб.

Согласно данному договору ответчик обязался разработать производственные чертежи декоративных фасадных элементов на основе полимербетона «Arhio» (п. 1.1 договора).

Как следует из п. 1.2 договора ответчик обязался изготовить
и поставить декоративные фасадные элементы на основе полимербетона «Arhio», созданные на основе чертежей, которые были разработаны
в соответствии с п. 1.1 договора.

В соответствии с п. 3.1.1 договора стоимость работ по изготовлению чертежей изделий на основе полимербетона «Arhio» и изготовлению
и поставке изделий «Arhio» составляет 90 627 866 руб. 80 коп.

Из приложения № 1 к договору «Сметный расчет – стоимость производства изделий «Arhio» следует, что стоимость производства изделий «Arhio» составляет 90 627 866 руб. 80 коп.

Полагая, что использование ответчиком указанного обозначения нарушает исключительное право истца на товарный знак, истец обратился
в суд с настоящим иском о взыскании компенсации.

Компенсация в сумме 10 000 000 руб., истцом рассчитана
в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ
в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, на основании сведений о стоимости товара указанных
в договоре от 03.07.2017 № KNM 695, и добровольного снижения истцом заявленного размера компенсации.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что истцом не доказан факт нарушения
его исключительных прав на товарный знак, а также не доказан размер истребуемой компенсации.

Так, суд первой инстанции оценив представленные в материалы
дела доказательства, в обжалуемом решении указал на то, что
в представленном в подтверждение факта нарушения договоре отсутствует графическая часть спорного товарного знака, правообладателем которого являлся истец, а также отсутствует ссылка на номер регистрации и иные данные, которые с точной определенностью могли бы указывать, что стороны договора имели в виду товарный знак, ранее принадлежавший истцу.

Суд первой инстанции отметил, что словесная часть спорного обозначения в договоре представлена в трех разных видах: Arhio® (п.п. 1.1., 1.2 договора), Arhio (сметный расчет), ARHIO (технические требования – приложение № 4 к договору), что не позволяет установить, о каком именно знаке идет речь в договоре.

Суд первой инстанции указал на то, что словесного упоминания товарного знака в договоре недостаточно для установления факта нарушения исключительных прав истца, а также отметил, что сам по себе факт заключения договора не является использованием товарного знака
на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, поскольку указывает на намерение изготовить и поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам.

Суд первой инстанции, в том числе, критически оценил представленные истцом в обоснование факта нарушения, копии товарных накладных, указав на то, что они не содержат ссылки на спорный договор
и не содержат обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого являлся истец.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом не представлено достоверных и достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что ответчиком производилась и реализовывалась продукция с размещенным товарным знаком истца.

Суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что истцом
не доказан размер истребуемой компенсации, признав доводы истца
о том, что стоимость изготовления и поставки товаров с нанесением товарного знака истца составляет не менее 72 502 293 руб., основанными
на предположениях.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело
в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя истца, явившегося
в судебное заседание, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального
и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся
в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии
со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право
на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован,
в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе
на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются
к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся
на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ,
об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто
не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если
в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1
статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного
с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака или сходного
с ним обозначения в противном случае он признается нарушителем исключительного права на данное средство индивидуализации и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, поскольку от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств
на допустимость, относимость и достаточность относится к компетенции суда, разрешающего спор по существу.

Вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта
и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как усматривается из материалов дела, факт принадлежности истцу спорного товарного знака подтвержден, и сторонами при рассмотрении дела по существу не оспаривался.

Вместе с тем суды пришли к выводу о недоказанности незаконного использования ответчиком исключительных прав истца на товарный знак
при продаже контрафактных товаров и при размещении товарного знака
в документации (договоре), связанных с введением таких контрафактных товаров в оборот.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что реализация товаров
с незаконно размещенным на них товарным знаком и незаконное размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров
в гражданский оборот, являются самостоятельными видами нарушений исключительных прав правообладателя.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование довода
о незаконном использовании ответчиком товарного знака на документации (договоре), истец представил в материалы дела копию договора от 03.07.2017 № KNM 695 с приложениями к нему и товарные накладные.

Как следует из содержания обжалуемых судебных актов, суды первой
и апелляционной инстанций установили, что словесная часть спорного обозначения в спорном договоре представлена в трех разных видах.

Вместе с тем, исследуя представленный в материалы дела договор, суды первой и апелляционной инстанции не разрешили вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, использованных в договоре с товарным знаком, правообладателем которого являлся истец.

Из содержания обжалуемых судебных актов не усматривается, что судами первой и апелляционной инстанций был проведен анализ исследуемых обозначений на предмет их сходства на основании норм действующего законодательства, а также не учтены правовые позиции высшей судебной инстанции относительно оценки такого сходства.

Между тем, данные обстоятельства имеют существенное значение для правильного разрешения настоящего дела.

Согласно пунктам 41, 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482
(далее – Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Обозначение считается тождественным
с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах;
в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением
в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными
до степени смешения.

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров/услуг,
в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).
При идентичности товаров/услуг, а также при их однородности, близкой
к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации таких товаров/услуг.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006
№ 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу
№ А40-2569/2011, в пункте 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается
на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

Независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном
и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу № А60-6484/2016.

Между тем, из мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции не усматривается, что вопрос относительно сходства до степени смешения товарного знака истца
и используемых ответчиком в документации обозначений разрешен судами нижестоящих инстанций.

Как ранее было указано, истец, обращаясь в суд, заявил исковые требования о взыскании компенсации за нарушения ответчиком исключительных прав истца в размере 10 000 000 руб., представив
в обоснование исковых требований, в том числе, в обоснование размера компенсации, копии договора об изготовлении изделий с обозначением «Archio» с приложениями к нему и копии товарных накладных, подтверждающих исполнение договора, а также собственный расчет компенсации.

Суды первой и апелляционной инстанций критически оценили указанные доказательства, полагая, что представленные товарные
накладные, в которых отсутствует ссылка на спорный договор и указание
на спорный товарный знак, не подтверждают введение товара
с использованием товарного знака истца в гражданский оборот, а также указанные документы не подтверждают размер истребуемой компенсации.

Вместе с тем судами при оценке представленных доказательств
не учтено, что общество «Идеалстрой» в обоснование своих возражений против иска не представило в суд иного договора по которому могли быть осуществлены соответствующие поставки товара, не представило контррасчет суммы компенсации, а также сведения об иной стоимости товара.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство
в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо
из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного
разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется
право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне
по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность
и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет
лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает
о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия
для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

В рассматриваемом случае, суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности, в отсутствие каких-либо доказательств правомерности использования товарного знака ответчиком, а также доказательств необоснованности заявленного размера компенсации,
пришли к необоснованному и преждевременному выводу об отсутствии факта нарушения исключительных прав истца и недоказанности
размера истребуемой компенсации.

При таких обстоятельствах, обжалуемые решение и постановление подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неправильным применением норм материального права, нарушением норм процессуального права и несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам дела
и имеющимся в деле доказательствам.

При новом рассмотрении судам следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, дать надлежащую
оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам, правильно применить нормы материального и процессуального права, и принять законный
и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей
дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2020 по делу
№ А40-265751/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2020 по тому же делу отменить.

Дело № А40-265751/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия
и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев