Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Самара, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019 по делу № А40-62448/2019

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Система Мультипасс» (ул. Вятская, д. 27, стр. 4, пом. III ком. 1,2, Москва, 127015, ОГРН <***>) о взыскании компенсации в размере 1 750 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 54197.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2 (по доверенности от 30.10.2019);

от общества с ограниченной ответственностью «Система Мультипасс» –ФИО3 (по доверенности от 14.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, предприниматель) обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью «Система Мультипасс» (далее – ответчик) и к муниципальному предприятию городского округа Самара «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского» о солидарном взыскании компенсации 1 750 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 541972.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2019, требование к муниципальному предприятию городского округа Самара «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского» выделено в отдельное производство.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись решением Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2019 и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить,принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель ссылается на неправомерное распределение бремени доказывания по настоящему делу, в связи с тем, что в делах о защите исключительных прав на товарный знак истец обязан доказать факт использования ответчиком принадлежащего ему товарного знака, а ответчик обязан доказать правомерность данного использования. Однако ответчиком не было представлено таких доказательств, в том числе того, что транспортная карта, изображение которой было размещено на сайте ответчика, была эмитирована в период действия лицензионного договора.

Предприниматель полагает несостоятельным довод суда апелляционной инстанции о том, что в его действиях содержатся признаки злоупотребления правом, поскольку, по мнению истца, действующее законодательство не обязывает правообладателя совершать какие-либо действия для запрета дальнейшего использования товарного знака после окончания срока действия лицензионного договора ни в отношении лицензиата, ни в отношении третьих лиц.

Истец также полагает, что судами не был исследован вопрос о наличии сходства между товарным знаком истца и изображением, размещенным на сайте ответчика.

Предприниматель также отмечает, что он не размещал изображение безлимитной единой транспортной карты на сайте ответчика под своей учетной записью, указанное изображение было размещено именно ответчиком.

По мнению истца, вывод судов о том, что ответчик не оказывает услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, не соответствует материалам дела.

Ответчик отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просит решение и постановление отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, предприниматель является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 541972, дата подачи заявки 28.01.2014, приоритет от 28.01.2014.

Между истцом (лицензиаром) и обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная карта» (далее – общество «Транспортная карта») (лицензиатом) заключен договор от 21.06.2016 № 28-ТК/2016 о предоставлении права на использование товарного знака, по которому лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 541972 для организации и функционирования Автоматизированной системы учета проезда «Электронный проездной – Транспортная карта». Договор заключен на срок с 21.07.2016 по 20.07.2018.

В свою очередь, общество «Транспортная карта» (оператор) заключило с муниципальным предприятием городского округа Самара «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского» (агентом) договор от 01.07.2018
№ 1-ТК/ДПА-2018 присоединения агента к правилам автоматизированной системы учета проезда «Электронный проездной – транспортная карта», по которому агент обязался осуществлять подключение пользователей к системе распространения (продажу) и пополнение транспортных карт в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Как указал ответчик, на транспортных картах было нанесено графическое изображение товарного знака истца с согласия последнего на основании лицензионного договора, заключенного с обществом «Транспортная карта» (эмитент транспортных карт).

По истечении срока действия лицензионного договора истец обратился к нотариусу с заявлением о фиксации факта использования принадлежащего ему товарного знака. Протоколом осмотра доказательств от 02.11.2018 нотариусом зафиксировано, что в сети Интернет на сайте
client.s-multipass.com, владельцем которого является ответчик, при вводе истцом своей учетной записи появляется изображение Безлимитной единой транспортной карты.

Истцом были выявлены факты незаконного использования ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 541972, выразившиеся в:

- использовании на информационном ресурсе (вебсайте) с адресом: https://client.s-multipass.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f, что подтверж-дается протоколом осмотра доказательств от 02.11.2018, составленным ФИО4, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО5, г. Самара Самарской области;

- использовании в вестибюле № 1 станции метро «Алабинская» Муниципального предприятия городского округа Самара «Самарский метрополитен», расположенной на пересечении улиц Ново-Садовая и Осипенко городского округа Самара Самарской области, а именно в памятке по работе с системой MULTIPASS (МУЛЬТИПАСС), содержащей изображение данного товарного знака, распечатанной на бумажном носителе и размещенной на фронтальном окне Кассы метрополитена, в подтверждение чего представлен протокол осмотра письменных доказательств от 19.11.2018, составленный ФИО4, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО5, г. Самара Самарской области.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с указанными исковыми требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из выводов о том, что истец не представил доказательства нарушения его исключительных прав ответчиком.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными; указал, что введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации транспортных карт с графическим изображением товарного знака истца было осуществлено с согласия правообладателя.

Судом был сделан вывод, что представленные истцом доказательства (нотариальный протокол осмотра доказательств, изображение транспортной карты) не подтверждают, что рассматриваемая транспортная карта эмитирована после истечения срока действия лицензионного договора.

При этом суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в действиях истца содержатся признаки злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ), поскольку истец, заведомо зная, что принадлежащий ему товарный знак будет использоваться и фактически используется на транспортных картах, имеющих продолжительный период использования (пункт 3.1.1 лицензионного договора), ни в лицензионном договоре, ни иным общедоступным способом не обозначил период, до окончания которого введенные в гражданский оборот с согласия истца транспортные карты с изображением спорного товарного знака могут быть фактически использованы.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального и процессуального права, а также не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Как обоснованно отметил истец в кассационной жалобе, суды неверно распределили бремя доказывания по настоящему делу.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, а также обоснование размера компенсации, заявленного ко взысканию. Соответствующие обстоятельства устанавливаются на дату подачи иска и их доказывание относится к бремени доказывания истца.

К бремени доказывания ответчика, в свою очередь, относится подтверждение правомерности использования спорного средства индивидуализации.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд апелляционной инстанции, указывая на отсутствие в материалах дела доказательств выпуска спорной транспортной карты после истечения действия срока лицензионного договора, тем самым незаконно возложил бремя доказывания правомерности использования ответчиком спорного средства индивидуализации на истца.

Также Суд по интеллектуальным правам полагает незаконным и необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Судебная коллегия суда кассационной полагает, что суд апелляционной инстанции не мотивировал, в силу каких фактических обстоятельств действия истца по заключению лицензионного договора имели исключительную направленность на причинение вреда ответчику и были изначально обусловлены недобросовестными целями.

Вывод апелляционного суда о злоупотреблении правом со стороны истца, основанный на одном лишь факте невключения в договор указания на период, до окончания которого введенные в гражданский оборот с согласия истца транспортные карты с изображением спорного товарного знака могут быть фактически использованы, является в данном случае преждевременным и не основанным на исследовании совокупности действий истца и его действительных намерений при совершении этих действий.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 06.08.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2019 по делу № А40-62448/2019 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий	В.В. Голофаев
Судья	Н.Н. Погадаев
Судья	С.П. Рогожин