Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО Электроникс» (ком. Зона «Красногорск-Митино», д. 12, г. Красногорск, Московская область, 143404, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2016 по делу № А40-84028/2016 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2017 по тому же делу (судьи Левченко Н.И., Валиев В.Р., Григорьев А.Н.).

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО Электроникс» к обществу с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (ул. Льва Толстого, <...>, ОГРН <***>) и обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс ДЦ» (ул. Право-Лыбедская, д. 27, лит. А1, пом. Н61, г. Рязань, Рязанская область, 390000, ОГРН <***>) о защите исключительных прав на полезную модель.

При участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «ДЕПО Электроникс» – ФИО1 и ФИО2 (по доверенности от 01.02.2017);

от общества с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» – ФИО3, ФИО4 и ФИО5 (по доверенности от 17.02.2017);

от общества с ограниченной ответственностью «Яндекс ДЦ» – ФИО3, ФИО4 и ФИО5 (по доверенности от 17.02.2017).

Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ДЕПО Электроникс» (далее – общество «ДЕПО Электроникс», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (далее – общество «ЯНДЕКС») и обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс ДЦ» (далее – общество «Яндекс ДЦ») о запрете эксплуатировать, предлагать к продаже, иным способом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей изделия – стойки для аппаратуры вычислительной техники, находящиеся в центре обработки данных (далее – ЦОД) «Сасово», расположенном по адресу: ул. Пушкина, д. 21, завод «Саста», приобретенные не у истца, исключительные права на которые на основании патента Российской Федерации на полезную модель № 131556 принадлежат обществу «ДЕПО Электроникс»; об обязании ответчиков опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного

апелляционного суда от 20.09.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами общество «ДЕПО Электроникс» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит принятые судебные акты отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда кассационной инстанции на противоречия между выводами сделанными экспертами при проведении судебной экспертизы и выводами суда апелляционной инстанции, указав на необоснованность выводов суда положенных в основу судебного акта по результатам оценки результатов экспертизы.

Общество «ДЕПО Электроникс» полагает, что из постановления суда апелляционной инстанции не усматриваются мотивы, по которым суд апелляционной инстанции пришел к противоположенным выводам, изложенным в экспертном заключении.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что «эксперты пришли к выводу, что данный признак не использован в стойках 2 типа, ошибочно квалифицировав при этом признак как зависимый», сделан без учета положений статей 1354, 1375, 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Общество «ДЕПО Электроникс» указывает, что в связи с неполнотой экспертного заключения им было заявлено ходатайство о проведении дополнительной экспертизы, которое судом апелляционной инстанции необоснованно отклонено.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества «ДЕПО Электроникс» поддержал кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным, просил отменить судебные акты и принять новое решение об удовлетворении иска.

Представитель ответчиков выразил консолидированную позицию, изложенную в отзыве на кассационную жалобу, возражал против ее удовлетворения, просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения, обратил внимание суда кассационной инстанции на фактические обстоятельства по делу и сложившиеся отношения между сторонами по делу.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судам обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, общество «ДЕПО Электроникс» является обладателем исключительных прав на полезную модель «Стойка для аппаратуры вычислительной

техники» по патенту Российской Федерации № 131556 со следующей формулой:

«1. Стойка для аппаратуры вычислительной техники, представляющая собой металлический шкаф, включающий в себя переднюю и заднюю рамы, связанные силовыми элементами в виде горизонтальных балок, горизонтальные и вертикальные панели, 19'' профили и лотки и для установки унифицированных вычислительных модулей, систему охлаждения, включающую в себя вентиляторы и воздуховод внутри указанного шкафа, и средства коммутации оборудования, отличающаяся тем, что шкаф снабжен передними уплотнителями, размещенными между 19'' профилями и рамой, снизу имеется и регулируемый по высоте фартук в нижней части, при этом передние уплотнители по всей рабочей высоте имеют щелевые окна, предназначенные для прокладки сигнальных или питающих кабелей и закрытые щетками или заглушками, передняя рама снабжена посадочными местами для установки колец вертикального органайзера глубиной от 20 до 90 мм, упомянутые горизонтальные балки шкафа выполнены с окнами для дополнительного использования их в качестве кабельных каналов, позволяющих распределять кабели в горизонтальном и в вертикальном направлениях, сверху на шкафу с четырех сторон установлены сдвижные фиксируемые кабельные вводы, а для установки распределителей питания и фиксации силовых и иных кабелей одновременно сзади шкафа имеются вертикальные профили, причем в качестве уплотнителя использован пористый полимер, а средства коммутации оборудования расположены в передней части шкафа, кроме того, в средней части шкафа предусмотрено место для размещения единого пула блоков питания.

Формула полезной модели представлена двумя пунктами, из которых в первом поименованы независимые пункты, характеризующие техническое решение устройства в целом, второй – зависимыми пунктами.

Обращаясь с настоящим иском, правообладатель указывал, что при монтаже оборудования в городе Сасово Рязанской области от инженеров общества «ДЕПО Электроникс» поступила информация, что данное оборудование практически полностью повторяет запатентованное решение «DEPO Open Rack». Кроме того в сети интернет – log.yandex.ru, гуаzan.bezformata.ru размещены графические материалы (фотографии), иллюстрирующие конструктивное решение, размещенное в ЦОД «Сасосо» (общество «Яндекс ДЦ»), совпадающее по большинству признаков с полезной моделью общества «ДЕПО Электроникс» по патенту Российской Федерации № 131556 от 20.08.2013.

Полагая, что ответчики нарушили исключительные права общества «ДЕПО Электроникс» на указанную полезную модель последний обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что факт использования в устройстве каждого признака полезной модели не подтверждается материалами дела, следовательно, исключительные права истца на полезную модель, охраняемую патентами, нельзя признать нарушенными. При этом суд первой инстанции отказал в проведении судебной экспертизы по настоящему делу, указав, что назначение судебной экспертизы по делу является правом суда, а не его обязанностью.

Рассматривая апелляционную жалобу, судом апелляционной инстанции была назначена судебная экспертиза, на разрешение, которой поставлен вопрос «Используются ли в стоечных решениях, расположенных в ЦОД «Сасово», признаки полезной модели, охраняемой патентом на полезную модель № 131556?».

Согласно заключению, экспертами проведено исследование 803 стоечных решений, расположенных в ЦОД «Сасово». Все стоечные решения эксперты разделили на 6 типов.

Эксперты пришли к выводу, что в стоечных решениях, расположенных в ЦОД «Сасово» используются признаки полезной модели, охраняемой патентом на полезную модель Российской Федерации № 131556, а в 213 из 803 осмотренных стоечных решениях используется каждый признак независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом.

Отклоняя ходатайства сторон о назначении по делу повторной и дополнительной экспертизы, суд апелляционной инстанции исходил из того, что полученное заключение является доказательством, которое оценивается наряду и в совокупности с иными доказательствами, в том числе, формулой полезной модели.

Между тем при рассмотрении дела судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без

заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ (в редакции, действующей на дату обращения с настоящим иском) полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 названного Кодекса.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что

изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных выше обстоятельств, является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.

Между тем при рассмотрении настоящего спора по существу ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции данные обстоятельства не были установлены.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Так из материалов дела следует, что судом апелляционной инстанции была назначена судебная экспертиза, с выводами которой суд не согласился, как правильно указал суд апелляционной инстанции, экспертное заключение является одним из доказательств по делу, которое подлежит правовой оценки наряду с другими доказательствами исходя из

требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Между тем в нарушение пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении суда апелляционной инстанции не содержится указание на обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции, а также доказательства, на которых основаны выводы суда об отклонении выводов экспертов об использовании в 213 из 803 осмотренных стоечных решениях каждого признака независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом.

Как следует из материалов дела, а также указывали истец и ответчики на то обстоятельство, что часть осмотренных стоечных решений изготовлена и установлена истцом.

Экспертами установлено, что в стойках по типу 2 использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели, правообладателем которой является истец.

Однако суд апелляционной инстанции указал на то, что признак «причем в качестве уплотнителя использован пористый полимер» указан в независимом пункте полезной модели.

Вместе с тем согласно пункту 2 формулы полезной модели являющемуся зависимым «стойка по п.1, отличающаяся тем, что в качестве уплотнителя использован пористый полимер».

Эксперты указали, что названный признак является зависимым.

Следует отметить, что при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы

полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Таким образом, суд обязан был истолковать формулу полезной модели исходя из вышеназванных норм права, то есть определить и указать в судебном акте какие признаки он признает независимыми исходя из содержания формулы полезной модели, а какие зависимыми.

Однако от установления таких обстоятельств суд уклонился.

Также суд кассационной инстанции признает немотивированным вывод суда апелляционной инстанции о том, что вывод экспертов об использовании в осмотренных стоечных решениях признака «снизу имеется регулируемый по высоте фартук в нижней части» носит предположительный характер.

В том случае, если суд отклоняет вывод экспертов как предположительный, он в силу пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан был мотивировать свои выводы со ссылками на установленные им обстоятельства и доказательства по делу. Констатация судом факта о предположительности вывода экспертов без приведения опровержения этих выводов противоречить принципу законности и обоснованности судебного акта.

Суд кассационной инстанции признает правомерным довод кассационной жалобы о необоснованном отклонении судом апелляционной инстанции ходатайств о проведении по делу повторной и дополнительной экспертиз.

В силу статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Так делая вывод о недоказанности использования в осмотренных стоечных решениях всех признаков полезной модели суд апелляционной инстанции указал, что сравнивая признак «передняя рама снабжена посадочными местами для установки колец вертикального органайзера глубиной от 20 до 90 мм», эксперты пришли к выводу об использовании признака, указав, что «имеются отверстия, пригодные для размещения в них колец вертикального органайзера», однако размеры экспертами не устанавливались.

Следовательно, суд указал на то, что представленное экспертное заключение нельзя признать полным.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения,

постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Таким образом, принимая во внимание, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении ответчиками исключительных прав истца на полезную модель, а также были неправильно применены нормы материального права, и нормы процессуального права, тогда как установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, учитывая, что устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены Арбитражный суд города Москвы, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, обсудить вопрос о назначении по делу повторной экспертизы, установить независимые признаки полезной модели, и исходя из этого определить способ нарушения исключительных прав правообладателя.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2016 по делу

№ А40-84028/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2017 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Н.А. Кручинина

судья Судья Т.В. Васильева

Судья Н.Н. Погадаев