Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МосОблЕИРЦ» (ул. Ленина, д. 22, пом. 215, г. Протвино, Московская область, 142281, ОГРН 1135043002962) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2023 по делу № А41-1082/2022, по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Технология» (а/я 140, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167001, ОГРН 1021100509594) к обществу с ограниченной ответственностью «МосОблЕИРЦ» о защите исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «МосОблЕИРЦ» – Жестков Р.А. (по доверенности от 10.11.2022), Запруднова Е.В. (по доверенности от 10.07.2023), Куликова О.В. (по доверенности от 05.10.2022);

от общества с ограниченной ответственностью «Технология» – Митяшин А.Н. (по выписки из ЕГРЮЛ от 06.09.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Технология» (далее – общество «Технология») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МосОблЕИРЦ» (далее – общество «МосОблЕИРЦ») о взыскании компенсации за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности – системы «БА7» в размере 4 629 332 рубля 40 копеек.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.12.2022

в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2023 решение Арбитражного суда Московской области от 27.12.2022 отменено, с общества «МосОблЕИРЦ» в пользу общества «Технология» взыскана компенсация за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности - системы «БА7» в размере 4 629 332 рубля 40 копеек.

Не согласившись с постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2023, общество «МосОблЕИРЦ» обратилось в Арбитражный суд Московского округа.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2023 кассационная жалоба общества «МосОблЕИРЦ» передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В обоснование довода о незаконности обжалуемого судебного акта податель кассационной жалобы указывает на то, что судами первой и апелляционной инстанций не установлено, кто является обладателем исключительного права на программу ЭВМ «БА7».

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что представленный истцом лицензионный договор от 27.12.2018 № 525000093 (далее – Договор от 27.12.2018), заключенный между обществом «Технология» и акционерным обществом «Коми энергосбытовая компания», на основании которого истец рассчитал размер компенсации согласно пункту 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), не мог быть принят судом в качестве надлежащего обоснования размера компенсации, поскольку ответчик не является какой-либо стороной в данном Договоре, а также представленный по данному Договору программный продукт может быть не аналогичным программному продукту, представленному ответчику на тестирование.

При этом ответчик указывает на тот факт, что между истцом и ответчиком отсутствовали договорные отношения, в связи с чем доводы истца о нарушении условий лицензионного договора от 27.12.2019 № 525000093 (далее – Договор от 27.12.2019) не состоятельны.

Также ответчик в своей кассационной жалобе ссылается на отсутствие доказательств использования им исключительного права на программный продукт «БА-7». По мнению общества «МосОблЕИРЦ», представленные истцом в материалы дела доказательства использования ответчиком исключительного права на программный продукт «БА-7» (письменные пояснения истца с приложенными документами от 12.07.2022 и 03.10.2022, журнал выгрузки), являются недостоверными.

В представленном в материалы дела отзыве на кассационную жалобу, общество «Технология» возражает против удовлетворения кассационной жалобы по изложенным в ней доводам, указывая на правомерность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил оспариваемый судебный акт отменить и оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Представитель истца против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемый судебный акты в силе.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, в конце 2018 года истец и ответчик провели переговоры по поводу использования программного обеспечения – системы «БА7», принадлежащей истцу, для решения задач ответчика по ведению расчетов с населением.

Как указывает истец, система «БА7» для осуществления расчетов с населением фактически использовалась ответчиком в территориальном подразделении в городе Подольск Московской области в период с января 2019 года по декабрь 2019 года, что подтверждается актом выгрузки журнала регистрации БС от 25.12.2020.

На процедуру выгрузки журналов регистрации БС истец приглашал ответчика письмами от 14.12.2020, однако ответчик не направил своего представителя и никак не ответил на данные письма.

Более того, впоследствии истец проводил еще одну процедуру выгрузки журналов регистрации БС, на которую ответчик также был заблаговременно приглашен и которую он точно также проигнорировал.

При этом, как указывает истец, 29.07.2019 истцом был направлен проект Договор от 27.12.2019 в адрес ответчика, однако никакого ответа от ответчика не последовало.

В иске, истец ссылается на пункт 5.11 проекта Договора от 27.12.2018, который определяет порядок расчета количества рабочих мест (в том числе предусматривающий возможные изменения имен и адресов компьютеров, замены компьютеров). Данный порядок определения количества рабочих мест является типовым и содержится во всех лицензионных договорах, заключаемых истцом.

Так истец указывает, что поскольку проектом Договора 27.12.2018 предусматривалась лицензирование сроком на 4 месяца, а согласно порядка определения количества рабочих мест (указанного в пункте 5.11 проекта Договора) общее количество рабочих мест за период действия Договора 27.12.2018 определяется как максимальное количество рабочих мест по всем месяцам действия Договора 27.12.2018, то в расчете суммы исковых требований (размера компенсации за неправомерное использование БС ответчиком) количество рабочих мест определено за каждые 4 месяца (январь - апрель 2019 года, май - август 2019 года, сентябрь - декабрь 2019 года) как максимальное

количество из колонки «Итого» акта выгрузки (за соответствующие месяцы). Именно это количество рабочих мест (максимальное за соответствующие месяцы) подлежит тарификации по двукратной цене за 1 рабочее место.

Как считает истец, факт использования результата интеллектуальной деятельности ответчиком подтвержден документально актом выгрузки журнала регистрации БС от 25.12.2020.

В связи с чем, истец указывает, что цена лицензии за 1 рабочее место за 2019 год составляет 16 533 рубля 33 копейки (496 000 рублей/30 рабочих мест, где 496 000 рублей - стоимость срочной лицензии на 30 рабочих мест сроком на 4 месяца, согласно направлявшегося проекта Договора от 27.12.2019).

В связи с изложенным, истец обратился в суд с требованием о взыскании указанной суммы с ответчика.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводам о недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на программное обеспечение «БА7».

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, признал доказанным факт неправомерного использования ответчиком программного обеспечения истца, а также признал обоснованным расчет истца.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на нее и в возражениях на отзыв, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Исходя из предмета и оснований заявленного иска, истец должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на программу для ЭВМ и факт нарушения ответчиком указанного права путем использования спорной программы способами, установленными в статье 1270 ГК РФ, а ответчик - представить доказательства того, что его действия не нарушили исключительных прав истца.

Согласно статье 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения,

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Касательно довода ответчика о том, что судами первой и апелляционной инстанций не установлено, кто является обладателем исключительного права на систему «БА7», судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1262 ГК РФ правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как указано разъяснено в пунктах 109-110 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав в случае, если программа для ЭВМ не была добровольно зарегистрирована в государственном реестре, то суд должен исходить из того, что правообладателем является то лицо, которое указано на экземпляре программы для ЭВМ в порядке статьи 1271 ГК РФ.

Таким образом, на основании вышеизложенного, коллегия судей соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о том, что отсутствие свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «БА7» не является основанием для вывода о том, что истец не является правообладателем исключительного оправа на программу для ЭВМ «БА7».

При этом судом апелляционной инстанции установлено, что именно истец указан на экземпляре программы для ЭВМ в порядке статьи 1271 ГК РФ. Доказательств того, что правообладателем исключительных прав на данную программу является какое-либо другое лицо ответчиком в материалы дела не представлено.

Между тем суд кассационной инстанции признает обоснованными доводы ответчика в части необоснованного определения судом апелляционной инстанции размера подлежащей взысканию компенсации.

При обращении с настоящим иском обществом «Технология» был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании пункта 3 статьи 1301 ГК РФ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

На основании пункта 3 статьи 1301 ГК РФ автор произведения или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или

средства индивидуализации, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Кроме того, следует отметить, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015)).

Следовательно, применительно к данным обстоятельствам при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования программы для ЭВМ «БА7», расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании пункта 3 статьи 1301 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленного законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования произведения) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 № 310-ЭС18-16787).

Из материалов дела усматривается, что истцом произведен расчет в обоснование заявленных требований о взыскании компенсации по пункту 3 статьи 1301 ГК РФ на условиях, указанных в пункте 5.11 проекта Договора от 27.12.2018.

В связи с чем, истец рассчитал сумму подлежащую взысканию с ответчика, исходя из того, что цена лицензии за 1 рабочее место за 2019 год составляет 16 533 рубля 33 копейки (496 000 рублей/30 рабочих мест, где 496 000 рублей - стоимость срочной лицензии на 30 рабочих мест сроком на 4 месяца, согласно направлявшегося проекта Договора от 27.12.2019).

Между тем, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что суд апелляционной инстанции, удовлетворяя исковые требования истца в полном объеме, не произвел расчет суммы компенсации на основании данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. Выводы суда апелляционной инстанции по расчету суммы компенсации в обжалуемом судебном акте отсутствуют.

Суд кассационной инстанции отмечает, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует учитывать не только срок использования исключительного права, количество товара, маркированного товарным знаком, но и другие критерии, на основе которых определяется цена, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, в частности: объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт).

Судебная коллегия обращает внимание на то, что, исходя из конкретных обстоятельств по делу, при определении размера компенсации на основании пункта 3 статьи 1301 ГК РФ в виде двукратного размера стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, суд обязан был установить перечисленные выше обстоятельства.

Между тем, как указывалось ранее, в постановлении суда апелляционной инстанции такие выводы отсутствуют.

Кроме того, как усматривается из материалов дела, в рамках рассмотрения дела в суде ответчик заявлял ходатайство о проведении экспертизы журнала выгрузки, однако суд апелляционной инстанции данное ходатайство не рассмотрел, правовой оценки данному ходатайству не дал.

Между тем данное доказательство представлено истцом в обоснование заявленных требований и от его оценки зависит результат рассмотрения дела.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела,

установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В мотивировочной части судебного акта должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле (часть 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В нарушение указанных принципов и правил при рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции не принял во внимание позицию ответчика, не проанализировал приводимые им доводы, не оценил представленные доказательства и не отразил соответствующие выводы в постановлении.

В судебном акте суд апелляционной инстанции изложил лишь выводы истца и указал, что он с ними согласен.

При этом в нарушение положений статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении не приведены мотивы, которыми руководствовался суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами истца.

Собственных суждений суда апелляционной инстанции обжалуемое постановление не содержит.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции, в данном случае препятствует надлежащей проверке обжалуемого судебного акта в суде кассационной инстанции и не позволяет суду кассационной инстанции проверить правомерность произведенного судом апелляционной инстанции расчета компенсации.

В силу отсутствия полномочий суда кассационной инстанции по установлению фактических обстоятельств дела (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), ошибки суда апелляционной инстанций не могут быть устранены при рассмотрении кассационной жалобы, вследствие чего дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение судом апелляционной инстанций норм материального права и процессуального права, приведшее к принятию неправильного постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является

основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшегося по делу судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства с учетом бремени доказывания по данной категории споров, дать всестороннюю оценку доводам лиц, участвующих в деле, с учетом правовых позиций высших судебных инстанций, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2023 по делу № А41-1082/2022 отменить.

Дело № А41-1082/2022 направить на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья И.В. Лапшина

Судья С.П. Рогожин

Судья Е.С. Четвертакова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 16.03.2023 3:16:00
Кому выдана Четвертакова Елена Сергеевна
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 07.04.2023 8:55:00
Кому выдана Рогожин Сергей Петрович
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 07.04.2023 9:09:00

Кому выдана Лапшина Инесса Викторовна