Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-37267/2023) общества с ограниченной ответственностью «Полоса частот» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.09.2023 по делу № А56-117655/2022 (судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Ленприбор»

к обществу с ограниченной ответственностью «Полоса частот»

об обязании, о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Ленприбор», адрес: 194044, Санкт-Петербург, Крапивный пер., дом 5, лит. А, пом. 1-Н, офис 393, ОГРН: <***> (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Полоса частот», адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 11, лит. А, пом. 203, ОГРН: <***> (далее - ответчик) о защите исключительного права на товарный знак, в котором истец просит обязать ответчика прекратить использование товарного знака путем прекращения публикации в сети «Интернет», а также изъятия из оборота и уничтожения буклетов, рекламной продукции, содержащих изображение товарного знака; взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 816848, в размере 2 000 000 руб.; взыскать почтовые расходы за направление искового заявления в размере 75 руб.; взыскать расходы по подготовке и подаче искового заявления в общей сумме 24 910 руб.

Решением суда от 26.09.2023 иск удовлетворен частично.

Суд обязал ООО «Полоса частот» прекратить использование товарного знака путем прекращения публикации в сети «Интернет», а также изъятия из оборота и уничтожения буклетов, рекламной продукции, содержащих графическое обозначение, сходное до степени смешения с изображением товарного знака № 816848; взыскал с ответчика в пользу истца 100000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 816848, а также в размере почтовые расходы за направление искового заявления в размере 75 руб.; 24910 руб. судебные расходы и 39000 руб. расходов по госпошлине.

В остальной части иска отказал.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом нор материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, представленными в материалы дела доказательства, подтверждается, как факт использования ответчиком с 2014 спорного коммерческого обозначения, так и факт его узнаваемости, в связи с чем, вывод суда первой инстанции о том, что на дату приоритета товарного знака истца хозяйственная деятельность ответчика была известна потребителям, е соответствует фактическим обстоятельствам дела. Также ответчик считает, что суд первой инстанции неправильно распределил судебный расходы, поскольку иск удовлетворен частично.

В судебном заседании, состоявшемся 25.01.2024, объявлен перерыв до 12 час. 10 мин. 01.02.2024. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, без участия представителей сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения жалобы.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем комбинированного товарного знака, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 816848, дата приоритета 30.12.2020, срок действия исключительного права до 30.12.2030, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 35 классов МКТУ.

Истец выявил нарушение его исключительных прав на товарный знак: на интернет сайте с доменным именем https://spb-repiter.ru/ через который ответчик осуществляет продажу электронных компонентов и сопутствующего электрооборудования, размещено изображение схожее с изображением товарного знака истца. При этом ответчик реализует товары, однородные с товарами, которые реализует истец посредством своего интернет сайта http://lenpribor.ru/.

Факт использования ответчиком схожего товарного знака подтверждается нотариально удостоверенным Протоколом осмотра письменных доказательств от 14.11.2022.

Графическое обозначение, используемое ответчиком сходное с охраняемым графическим элементом, принадлежащего истцу товарного знака по свидетельству № 816848, используется на документации, связанной с введением товаров и услуг в гражданский оборот.

Полагая, что фактом использования графического изображения при реализации электронных компонентов и сопутствующего электрооборудования, а также сопутствующих услуг, ответчик нарушает принадлежащие истцу права на товарный знак, истец после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обратился в арбитражный суд с настоящим иском

Суд первой инстанции, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, и руководствуясь положениями статей 1229, 1270, 1484, 1515 ГК РФ, пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 816848, а также факт незаконного использования ответчиком в отношении однородных услуг обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. При этом суд первой инстанции посчитал возможным уменьшить размер компенсации до 100000 руб.

Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела, оценив доводы жалобы, пришла к следующему

На основании статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе коммерческие обозначения, а также товарные знаки и знаки обслуживания.

На основании части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1494 ГК РФ установлено, что приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В данном случае ответчик, не оспаривая факт использования спорного обозначения в своей деятельности, однако возражая против удовлетворения иска, ссылался на принадлежность ответчику исключительного права на коммерческое обозначение, использование которого, началось до регистрации истцом спорного товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, истец зарегистрирован под наименованием общество с ограниченной ответственностью ООО «НПО «Ленприбор» 23.12.2016; исключительным правом на товарный знак истец обладает с 30.12.2020.

Основным видом деятельности истца является, согласно выписке из ЕГРЮЛ: торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями.

Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица -16.12.2013.

Основным видом деятельности ответчика согласно выписке из ЕГРЮЛ является: ремонт коммуникационного оборудования.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила от 20.07.2015 N 482).

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 43 Правил предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии;3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. (п. 44 Правил)

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как указывалось выше, в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 и пункте 37 Обзора от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В данном случае судом первой инстанции установив, что сходство изобразительного элемента в обозначении ответчика, используемого на сайте https://spb-repiter.ru/ и товарного знака истца обусловлено графическими признаками: идентичное графическое изображение, расположенное в той же части товарного знака, охраняемого свидетельством № 816848 от 30.12.2020, пришел к выводу, что графическое обозначение, используемое ответчиком, является сходным охраняемому графическому элементу принадлежащего истцу товарного знака.

Также судом установлено, что спорное графическое обозначение используется ответчиком на документации, связанной с введением товаров или услуг в гражданский оборот, на фотографиях, на сайте, в рекламных материалах и пр., а ответчик идентифицируется как компания, реализующая товары и услуги в области электротехнического и технологического оборудования.

Таким образом, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства, установив, что графический элемент товарного знака истца и графическое обозначение, используемое ответчиком, с точки зрения рядового потребителя обладают сходством до степени смешения, апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Возражая, против удовлетворения иска, ответчик указывает на то, что, начиная с 2014 года, ответчик использовал спорное обозначение, разработанное по заказу руководства компании ответчика, для индивидуализации своей компании на рыке.

В подтверждение факта использования спорного обозначения в своей деятельности, как до даты регистрации истцом спорного товарного знака, так и в настоящее время, ответчиком представлены в материалы дела: скриншоты сайта ответчика за 2015-2022, публикация в Петербургской газете, договоры рекламы, договоры аренды и др.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном ГК РФ, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Таким образом, закон запрещает в отношении однородных товаров и(или) услуг регистрацию в качестве товарного знака, знака обслуживания обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно статье 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В силу статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На основании пункта 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).

Суд первой инстанции, оценив представленные ответчиком доказательства, пришел к выводу, что документы, свидетельствующие о совершении ответчиком ряда подготовительных действий, а именно: включение общества в ЕГРЮЛ, заключение договора аренды помещения, заказ дизайна, размещения изображения, заключение договора на размещение рекламы в сети «Интернет», разработка изображения, разработка сувенирной продукции, заключение договора согласования рекламы - никак не подтверждают тот факт, что на дату приоритета товарного знака истца хозяйственная деятельность ответчика была известна потребителям, и ответчик ассоциировался у них с конкретным обозначением.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации всю совокупность представленных в материалы дела доказательств в их взаимной связи, с учетом характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, срока незаконного использования ответчиком товарных знаков истца, руководствуясь принципами разумности, обоснованности и соразмерности компенсации допущенному нарушению, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что компенсация в размере 100 000 рублей за допущенные ответчиком нарушения исключительных прав на принадлежащий истцу товарный знак отвечает юридической природе института компенсации, является разумной и обоснованной.

При таких обстоятельствах оснований для отмены решения суда первой инстанции в указанной части у суда апелляционной инстанции не имеется.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции соглашается с доводами подателя жалобы о неверном распределении судом первой инстанции судебных расходов по делу.

Согласно положениям части 1 статьи 110 Кодекса судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При подаче искового заявления истцом уплачена госпошлина в размере 39000 руб., в том числе 33000 руб. за имущественное требование и 6000 руб. за неимущественное требование.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку требования, направленного на защиту личных неимущественных прав (например, о компенсации морального вреда).

Требование о взыскании компенсации удовлетворено судом частично (5% от суммы требования), следовательно, с учетом положений абзаца второго части 1 статьи 110 АПК РФ, с ответчика подлежат взысканию расходы по госпошлине в размере 7650 руб.

Размер почтовых расходов составляет 39,37 руб., размер расходов за совершение нотариальных действий – 5202,75 руб.

В части определения размера расходов на оплату услуг представителя судом апелляционной инстанции принято во внимание, что истцом заявлялось два требования, одно из которых (нематериальное) было удовлетворено в полном объеме, а второе (материальное) частично, в связи с чем, расчет расходов произведен судом апелляционной инстанции, следующим образом: нематериальное требование - 50% заявленных расходов (7500 руб.), материальное требование - 5% от оставшихся 50% заявленных расходов – 375 руб. Таким образом, общий размер расходов на оплату услуг представителя составляет 7875 руб.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит изменению

Руководствуясь статьями 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.09.2023 по делу №А56-117655/2022 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Полоса частот» прекратить использование товарного знака путем прекращения публикации в сети «Интернет», а также изъятия из оборота и уничтожения буклетов, рекламной продукции, содержащих графическое обозначение, сходное до степени смешения с изображением товарного знака № 816848.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Полоса частот» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Ленприбор» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 816848, в размере 100 000 руб., расходы по госпошлине в размере 7650 руб., почтовые расходы в размере 39,37 руб., расходы за совершение нотариальных действий в размере 5202,75 руб. и 7875 руб. расходов на оплату услуг представителя.

В остальной части иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.Л. Згурская

М.Г. Титова