Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-40620/2023) ИП ФИО2 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.10.2023 по делу № А56-26869/2023 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ИП ФИО2

к ООО "Модерн Технолоджи"

о взыскании компенсации,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО "МОДЕРН ТЕХНОЛОДЖИ" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 380164, в размере 1000000 руб.

Решением суда первой инстанции от 18.10.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и удовлетворить исковые требования.

Представитель истца в судебном заседании доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Ответчик, уведомленный о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу. Ходатайство об отложении рассмотрения жалобы в связи с невозможностью участия ответчика в судебном заседании апелляционным судом оставлено без удовлетворения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, товарный знак по Свидетельству Российской Федерации № 380164 (СИБИРЬ SIBERIA), дата приоритета 18.04.2008, дата истечения срока действия исключительного права – 18.04.2028, зарегистрирован в отношении 34 класса МКТУ (баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты; папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части без табака папиросной гильзы; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос).

16.11.2022 произведена регистрация договора отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 380164 на основании договора, заключенного между ООО «Абар» и ФИО2

Таким образом, истец является правообладателем на товарный знак по Свидетельству Российской Федерации № 380164 (СИБИРЬ SIBERIA) с 16.11.2022.

Истцом на страницах https://www.fabrika-tabak.com/productpage/siberia-white-dry-13gr и https://www.fabrika-tabak.com/product-page/siberia-whitedry-16gr, расположенной на сайте www.fabrika-tabak.com, установлено нарушение исключительных прав на словесный товарный знак.

В подтверждение данного факта истцом представлены скриншоты от 07.03.2023.

На указанных выше страницах предлагается для обзора посетителям, с целью возмездной реализации (введения в гражданский оборот) на территории Российской Федерации, товар маркированный обозначением «SIBERIA white dry».

07.03.2023 Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении использования обозначения "SIBERIA", являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком и выплате компенсации.

Поскольку требования претензии в добровольном порядке не были удовлетворены, истец 27.03.2023 обратился в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований указал, что поскольку истцом не представлены доказательства использования товарного знака, не представляется возможным оценить, имеется ли вероятность смешения в сознании потребителей товаров истца с товарами ответчика и/или введение их в заблуждение относительно производителя товара. Суд так же сделал вывод о том, что при отсутствии фактического использования товарного знака самим правообладателем, действия по предъявлению требований о взыскании компенсации являются недобросовестными и не подлежат судебной защите.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Таким образом, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров, а также однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров (услуг), вводимых в гражданский оборот ответчиком.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится. При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Степень однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, подлежит учету наряду со степенью сходства самих обозначений, при определении вероятности их смешения в гражданском обороте. Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Применительно к рассматриваемой правовой ситуации, факт использования словесного обозначения «SIBERIA white dry» при выпуске и предложении к реализации продукции (жевательный табак) по состоянию на 07.03.2023 ответчиком подтверждено материалами дела и не оспаривается ответчиком.

Жевательный табак производства ООО «М-Техно» торговой марки «SIBERIA» изготавливался в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент на табачную продукцию" от 22.12.2008 N 268-ФЗ. Данная продукция выпускалась при соблюдении требований Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2019 г. № 1251 «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов табачной продукции, подлежащих обязательной маркировке с 1 июля 2020 г.» вся продукция производства ООО «М-Техно» регистрируется и маркируется в национальной системе «Честный ЗНАК».

Как установлено материалами дела спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 380164 представляет собой словесную композицию, состоящую из слов на латинской и русском языках: СИБИРЬ SIBERIA. Данный товарный знак был зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 34-го класса МКТУ (в том числе жевательный табак).

Ответчиком использовалось обозначение «SIBERIA white dry» в целях маркировки товара (жевательный табак), отнесенного к 34 классу МКТУ.

По результатам анализа судом установлено, что словесный элемент «SIBERIA white dry» включает в свой состав лексические единицы английского языка ("white" – прилагательное в значении «белое», "dry" - существительное в значении "сухое», "Siberia" - Сибирь, воспроизводится на русский язык как [си-би-ри-а]).

При этом, поскольку словесные элементы white dry не имеют самостоятельного смысла, сильным элементом рассматриваемого обозначения является Siberia.

Проведенный судом сравнительный анализ словесных обозначений «SIBERIA white dry» и товарного знака СИБИРЬ SIBERIA подтвердил, что данные обозначения сходны до степени смешения друг с другом по смысловому и фонетическому критерию. При этом, поскольку обозначения выполнены стандартными шрифтами, то графический критерий сходства не является доминирующим.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, входного с ним до степени смешения.

В целях установления факта использования правообладателем товарного знака судом первой инстанции истцу предложен представитель доказательства использования товарного знака в целях производства и / или реализации однородного товара.

Однако в рассматриваемом случае истец не представил надлежащих доказательств использования ответчиком спорного товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности.

Так, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

На основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора остановит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

На основании пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

На основании части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением Президиума СИП от 21.03.2014 N СП-21/2, при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками, указанными в пунктах 5 и 6 настоящей справки), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Верховный Суд РФ в определении от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013 разъяснил, что с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Судом апелляционной инстанции установлено, что из информации, размещенной в открытом доступе, следует, что ФИО2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 11.04.2022 с основным видом деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90). В ЕГР также внесены сведения о дополнительных видах деятельности: производство прочих изделий, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 32.99.9), деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.17), деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 82.99).

Таким образом, деятельность по производству и реализации товаров, включенных в 34 класс МКТУ не является не основным, ни дополнительным видом деятельности.

При этом, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.17) является оказанием услуг и не охватывается положениями 34 класса МКТУ.

Право на товарный знак по свидетельству № 380164 возникло у предпринимателя 16.11.2022, а именно с момента регистрация договора отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 380164 на основании договора, заключенного между ООО «Абар» и ФИО2

Судом апелляционной инстанции также установлено, что из информации, размещенной в открытом доступе, следует, что ИП ФИО2 является истцом по ряду дел в арбитражных судах Российской Федерации, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются компании и предприниматели, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью.

Материалами дела установлено, что ИП ФИО2 также инициирован судебный спор о взыскании с ООО «Алатырь» компенсации за нарушение прав на товарный знак по свидетельству № 380164 в размере 1000000 рублей (дело № А70-22891/2023). При этом как следует из искового заявления по делу № А70-22891/2023 факт нарушения прав ООО «Алатырь» установлен правообладателем 07.03.2023, то есть в ту же дату, что и по настоящему спору.

Из открытых источников также установлено, что ФИО2 является учредителем и руководителем различных юридических лиц: ООО «ТЭС» (основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий); ООО «Тюменьпластсервис» (основной вид деятельности 22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика).

В соответствии с Федеральным законом №203-ФЗ установлены виды деятельности вобласти производства иоборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции исырья для ихпроизводства, подлежащие лицензированию. Согласно части 8статьи 8Федерального закона №203-ФЗлицензии выдаются наосуществление следующих видов деятельности вобласти производства иоборота табачной продукции, никотинс одержащей продукции исырья для ихпроизводства: производство, атакже связанные спроизводством хранение ипоставка произведенных табачной продукции, сырья; производство, атакже связанные спроизводством хранение ипоставка произведенных никотинсодержащей продукции, никотинового сырья; производство, атакже связанные спроизводством хранение ипоставка произведенной табачной продукции; производство, атакже связанные спроизводством хранение ипоставка произведенной никотинсодержащей продукции; ввод воборот при ввозе вРоссийскую Федерацию ивывод изоборота при вывозе изРоссийской Федерации табачной продукции иникотинсодержащей продукции; ввод воборот при ввозе вРоссийскую Федерацию ивывод изоборота при вывозе изРоссийской Федерации сырья иникотинового сырья; производство сигар, атакже связанные спроизводством хранение ипоставка произведенных сигар; закупка табачной продукции иникотинсодержащей продукции для реализации такой продукции вкачестве товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

Таким образом, в целях производства и реализации товаров, отнесенных к 34 классу МКТУ, необходимо наличие лицензии.

При этом, истцом в материалы дела не предоставлены доказательства, подтверждающие как выдачу соответствующих лицензий, так и обращения в лицензирующий орган с заявлением о получении лицензии.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что представленными истцом доказательствами не подтверждается факт того, что истец использует зарегистрированный на его имя товарный знак N 380164 для индивидуализации товаров.

Доказательств обратного в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено, соответственно, суд приходит к выводу о том, что цель использования товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом и в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации заявленные истцом требования не подлежат защите.

Пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит положение о том, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с пунктом 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Данная позиция подтверждается определениями ВАС РФ от 23.10.2013 N ВАС14742/13, от 23.01.2013 N А56-67472/2011, постановлениями ВАС РФ от 28.05.2013 N 18045/12, от 4.06.2013 N 37/13.

Оценив представленные доказательства апелляционный суд приходит к выводу, что в рассматриваемом случае действия истца по приобретению прав на товарный знак не связаны с ведением предпринимательской деятельности, с момента регистрации права истец не предпринимал мер по осуществлению деятельности по производству и реализации товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана по товарному знаку, после регистрации права на товарный знак истец предъявил в суд два исковых заявления о взыскании с юридических лиц, осуществляющих реальную деятельность, компенсации в общей сумме 2 000 000 рублей, что квалифицируется судом как злоупотребление правом, что в свою очередь является основанием для отказа истцу в удовлетворении заявленных требований.

Материалами дела также установлено, что ответчик с 26.12.2023 удалил всю информацию, содержащую обозначение «SIBERIA white dry». Данные действия связаны как с рассмотрением настоящего спора, так и с рассмотрением Арбитражным судом дела № А56-53004/2023 по иску Джиэн Тобакко Швеция Эй Би о взыскании с Ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков «ODEN'S» и «SIBERIA».

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.10.2023 по делу N А56-26869/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

Д.С. Геворкян

Л.П. Загараева