Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-8397/2023) ИП Шевцова Михаила Андреевича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2023 по делу № А56-37691/2022 (судья Евдошенко А.П.), принятое

по иску Сабвэй Раша Франчайзинг Компани, ЛЛС

к ИП Шевцову Михаилу Андреевичу

о взыскании,

установил:

Компания SUBWAY RUSSIA FRANCHISING COMPANY, LLC (Сабвэй Раша Франчайзинг Компани, ЛЛС) (далее – истец, Компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с индивидуального предпринимателя Шевцова Михаила Андреевича (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании 1 717 713 руб. 20 коп. задолженности по договору коммерческой концессии от 04.08.2014 года, 314 510 руб. 33 коп. пеней за период с ноября 2018 по январь 2023, 1 215 250 руб. 64 коп. задолженности по договору коммерческой концессии от 11.07.2013 и 187 133 руб. 85 коп. пеней за период с ноября 2018 по январь 2023.

Решением суда от 03.02.2023 иск удовлетворен частично: с ответчика в пользу истца взыскано 2 932 963 руб. 84 коп. задолженности, 50 464 руб. 42 коп. пеней, а также 25 874 руб. расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, Сабвэй Раша Франчайзинг Компани, ЛЛС является ненадлежащим истцом, поскольку на 30.01.2023 не является лицензиатом компании Subway International B.V., зарегистрированной в Нидерландах и в свою очередь, являющейся лицензиатом компании Doctor s Associater.Inc. Также ответчик ссылается на невозможность исполнения требований истца – истец не представил ответчику сведений о наличии у него специального счета типа «О» для перевода денежных средств по образовавшейся задолженности по договору.

В судебном заседании, состоявшемся 27.04.2023, представитель ответчика заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица правообладателя торгового знака - компанию Subway International B.V. Протокольным определением от 27.04.2023 в удовлетворении заявленного ходатайства отказано.

В судебном заседании, состоявшемся 08.06.2023, судом апелляционной инстанции приобщены к материалам дела дополнительные доказательства, в том числе, представленные истцом копии письма главы юридического департамента Subway International B.V. Кирка Краудера от 01.12.2022, ответа Федеральной службы интеллектуальной собственности от 02.06.2023, протокола осмотра письменных доказательств от 05.06.2023; представленные ответчиком: нотариально заверенная копия протокола осмотра доказательств от 19.05.2023 в виде осмотра нотариусом решений арбитражных судов на территории США по иску и жалобе Сабвэй Раша Франчайзинг Компани, ЛЛС к Сабвэй Интернешнл об оспаривании отказа лицензиара в продлении с 19.10.2022 лицензионного соглашения с лицензиатом, распечатки электронных писем истца в адрес ответчика от 12.07.2022, 01.06.2022.

07.08.2023 в суд апелляционной инстанции от ответчика поступило заявление о фальсификации представленных истцом в суд апелляционной инстанции 08.06.2023 доказательств.

В настоящем судебном заседании представитель ответчика поддержал заявление о фальсификации только в отношении представленной истцом копии письма главы юридического департамента Subway International B.V. Кирка Краудера от 01.12.2022.

В силу пункта 2 части 1 части 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу.

В данном случае суд апелляционной инстанции с учетом ходатайства истца в порядке статьи 161 АПК РФ исключил из числа доказательств по делу копию письма главы юридического департамента Subway International B.V. Кирка Краудера от 01.12.2022, прекратив тем самым проверку заявления ответчика о фальсификации.

Представителем ответчика заявлено ходатайство об отложении судебного заседания с целью получения ответов на направленные ответчиком запросы в адрес Сабвэй АйПиИнк, Сабвэй Интернэшнл Б.В., Докторс Ассошиейтс Инк, Сабвей Системз Интернэшнл Анштальт, Сабвэй АйПи ЛЛК.

Представитель истца возражал против заявленного ходатайства.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для его удовлетворения, в связи с чем, данное ходатайство ответчика отклонено.

Представитель ответчика поддержал доводы, приведенные в апелляционной жалобе, а представитель истца доводы жалобы отклонил и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на использование в Российской Федерации товарного знака SUBWAY с целью эксплуатации и дальнейшей выдачи лицензий на эксплуатацию ресторанов SUBWAY в Российской Федерации, что подтверждается Приложением к свидетельству от 24.06.1991 Роспатента на товарный знак N 96915, Приложениями к свидетельству на товарный знак Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Между истцом (правообладатель) и ответчиком (лицензиат) были заключены договоры коммерческой концессии № 60383 от 11.07.2013 и № 63997 от 04.08.2014 (в редакции дополнительных соглашений от 01.02.2020), в соответствии с условиями которых, Компания, являясь лицензиатом компании Subway International B.V. и единственным в Российской Федерации владельцем лицензии на определенные права интеллектуальной собственности, включая «Систему» и «Марки» (в том числе торговое название и знак обслуживания «SUBWAY»), предоставляет лицензиату за плату право на эксплуатацию двух ресторанов Subway.

В соответствии с пунктом 2 договоров лицензиат в течение срока действия договора обязуется выплачивать Компании лицензионную плату в размере 8% от валового объема продаж ресторана SUBWAY. При этом под валовым объемом продаж понимается вся выручка или доходы, полученные в результате эксплуатации ресторана, включая выездное обслуживание и доставку, а платежи производятся ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца, непосредственно следующего за месяцем, на который приходится валовой объем продаж.

Согласно пункту 5.8 договоров лицензиат обязуется сообщать Коипании о своем валовом объеме продаж с использованием аппаратно-программной системы торговых терминалов RKeeper SUBWAY ® разработки компании ЮСИЭС. Отчеты по продажам отправляются лицензиатом ежедневно при помощи указанной аппаратно-программной системы.

В дополнение к обязательствам лицензиата, касающимся передачи информации с использованием системы торговых терминалов, он также обязан направлять по электронной почте еженедельные отчеты о валовых продажах, называемые «вайзер» в системе «Сабвей».

В случае, если лицензиат не отправляет отчеты, правообладатель вправе самостоятельно оценить размер валовой выручки.

В нарушение принятых на себя обязательств ответчик уплату лицензионных платежей в период с ноября 2018 по сентябрь 2022 не исполнил надлежащим образом, в связи с чем, задолженность последнего (с учетом утоненных требований) составила: 1 717 713 руб. 20 коп. по договору от 04.08.2014 и 1 215 250 руб. 64 коп. - по договору от 11.07.2013.

Направленная истцом в адрес ответчика претензия с требованием погасить имеющуюся сумму задолженности, оставлена предпринимателем без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Компании в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил частично, применив к требованию о взыскании неустойки положения статьи 333 ГК РФ.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалобы, не находит оснований для ее удовлетворения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором (статья 1030 ГК РФ).

В соответствии с расчетом истца размер валового дохода ресторанов "Сабвэй" ответчика за спорный период составил: по договору от 04.08.2014 – 61992673,50 руб., по договору от 11.07.2013 – 41961352,50 руб. Сумма задолженности ответчика по лицензионным платежам, с учетом частично произведенных платежей, составила: 1 717 713 руб. 20 коп. по договору от 04.08.2014 и 1 215 250 руб. 64 коп. - по договору от 11.07.2013.

Факт наличия и размер задолженности подтверждается материалами дела и ответчиком не опровергнут.

Учитывая, что доказательства оплаты задолженности ответчиком в материалы дела не представлены, апелляционный суд полагает правомерным удовлетворение судом первой инстанции исковых требований в данной части.

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 2 Договоров срок уплаты лицензионных платежей – ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца, непосредственно следующего за месяцем, на который приходится валовый объем продаж.

В силу пункта 5.11 договоров за просрочку перечисления лицензионной платы установлена ответственность в виде пени в размере 1% в месяц со всех сумм, несвоевременно выплаченных лицензиатом, начиная с 14 календарного дня по истечении срока платежа.

Согласно расчету истца, сумма пени составила: 314 510 руб. 33 коп. по договору от 04.08.2014 и 187 133 руб. 85 коп. по договору от 11.07.2013.

Вместе с тем, суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство ответчика об уменьшении размера пени, пришел к выводу о наличии в рассматриваемом случае оснований для уменьшения размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, в связи с чем, снизил размер пени до 50464 руб. 42 коп.

Довод подателя жалобы о том, что Компания SUBWAY RUSSIA FRANCHISING COMPANY, LLC (Сабвэй Раша Франчайзинг Компани, ЛЛС) является ненадлежащим истцом, поскольку не является лицензиатом компании Subway International B.V., зарегистрированной в Нидерландах и в свою очередь, являющейся лицензиатом компании Doctor s Associater.Inc., отклоняется судом апелляционной инстанции, как необоснованный.

В соответствии с положениями статьи 1232 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно Приложению от 18.11.2013 к свидетельству на товарный знак № 96915, срок действия договора по предоставлению истцу исключительной лицензии от 03.07.2001, продлен до срока действия исключительного права на товарный знак. В соответствии со справкой ФИПС дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак – 17.10.2030.

Согласно ответу ФИПС от 02.06.2023, по состоянию на 02.06.2023 расторжение сублицензионного договора рег. № 18657 от 03.07.2021 не зарегистрировано.

Как указано в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Поскольку представленными в материалы дела доказательствами подтверждено наличие у истца в настоящее время исключительного права, то соответствующие доводы ответчика подлежат отклонению.

Довод ответчика о невозможности исполнения требований истца ввиду непредставления им сведений о наличии у Компании специального счета типа «О» для перевода денежных средств по образовавшейся задолженности по договору, со ссылкой на положения Указа Президента Российской Федерации от 27.05.2022 № 322 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями", правомерно отклонен судом первой инстанции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.05.2022 N 322 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями" в целях исполнения обязательств перед правообладателями должник, уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав, принадлежащих правообладателю, и другие платежи, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа "О", открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя и предназначенный для проведения расчетов по обязательствам.

С учетом приведенных нормативных положений специальный счет типа "О", как обоснованно указал суд первой инстанции, должен открываться не правообладателем, а должником.

Суд апелляционной инстанции полагает, что вопреки доводам апелляционной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах основания для отмены принятого по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы предпринимателя отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2023 по делу № А56-37691/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

Д.С. Геворкян

О.В. Горбачева