Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» на решение Арбитражного суда Саратовской области от 16 декабря 2020 года по делу № А57-6165/2020

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (ОГРН <***>, ИНН <***>), к обществу с ограниченной ответственностью «Системы управления хранением энергии» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

третьи лица: ЗАО «Тролза» (ОГРН <***>), акционерное общество «ТВЭЛ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), Федеральная служба по интеллектуальной собственности

о признании сделки недействительной,

при участии в судебном заседании:

- от общества с ограниченной ответственностью «Системы управления хранением энергии» представитель ФИО1, действующая на основании доверенности от 16.01.2020, выданной сроком на пять лет;

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (далее – ООО «НПО «Центротех», истец) к обществу с ограниченной ответственностью «Системы управления хранением энергии» (далее – ООО «СУХЭ», ответчик) с исковым заявлением о признании недействительной односторонней сделки ООО «СУХЭ» по отказу от лицензионного договора от 15.06.2017 № 16/5328-Д.

Решением Арбитражного суда Саратовской области в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Саратовской области отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Исковое заявление мотивировано тем, что 10.12.2019 истцом было получено письмо ответчика с уведомлением от 28.11.2019 № 229 (далее - «Уведомление»), содержащее односторонний отказ от лицензионного договора №16/5328-Д от 15.06.2017, соединяющий в себе требование устранить нарушения условий договора (имеющие место быть с точки зрения ответчика) в 30-дневный срок (с момента получения истцом соответствующего письма) и заявление об отказе от договора, вступающее в силу при условии неустранения истцом вышеобозначенных нарушений.

Ответчик в своем уведомлении предъявил имущественные требования к истцу на общую сумму 1 345 301 рублей.

В ответ на уведомление истец направил в адрес ответчика письмо от 27.12.2019 № 16-65/7970-ИС, в соответствии с которым сообщил об отсутствии оснований у последнего для реализации права на односторонний отказ от договора.

Истец полагает, что ответчик при реализации своего права на односторонний отказ от Договора действовал недобросовестно, злоупотребляя правом, расширительно толкуя понятие «нарушение условий договора», обозначенное в пункте 10.7 Договора. По мнению истца, существенных нарушений условий договора не было, что исключает его расторжение в одностороннем порядке.

Полагая, что односторонний отказ ответчика от лицензионного договора №16/5328-Д от 15.06.2017 нарушает права и законные интересы истца, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, рассматривая заявленные требования, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, при этом правомерно исходил из следующего.

Согласно статье 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор может быть изменен или расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным, при этом, признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с действующим гражданским законодательством РФ (пункт 4 статьи 1237 ГК РФ) лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков только в случае существенного нарушения лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок соответствующее вознаграждение.

В соответствии со статьей 1367 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

В соответствии с абзацем 1 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным. В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Как следует из материалов дела, между ООО «НПО «Центротех» и ООО «СУХЭ» заключен лицензионный договор от 15.06.2017 №16/5328Д (далее - договор), согласно пункту 1.1. которого ответчик предоставляет на срок действия договора право на использование Патентов на условиях неисключительной лицензии согласно перечню, указанному в Приложении 1 настоящего договора, а истец оплачивает такое использование в соответствии с условиями договора.

В соответствии с пунктом 3.1 договора за право пользования патентами истец обязан уплатить ответчику лицензионное вознаграждение.

Согласно пункту 5.3 лицензионного договора № 16/5328-Д, за нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, лицензиат уплачивает лицензиару неустойку их расчета 0,1% в день, но не более 10% от неоплаченной суммы платежа за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства, признанную заказчиком по ненадлежаще оформленному документу, либо подлежащую уплате на основании решения суда, вступившего в законную силу.

В соответствии с пунктом 9.1 договора предоставление права использования патентов РФ № 2561826, 2518453, 2558657, 2532251, 2561193 и 141524 по договору подлежит государственной регистрации в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Согласно пункту 9.2 договора обязанность по подготовке и подаче документов для осуществления регистрации по пункту 9.1 договора лежит на Лицензиаре.

Во исполнение пунктов 1.1, 9.1, 9.2 договора ответчик осуществил регистрацию предоставления права использования соответствующих объектов интеллектуальной собственности, что подтверждается уведомлением о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору от 26.02.2018 № РД0244978; уведомлением о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору от 26.02.2018 № РД0244979.

Согласно пункту 3.2 договора лицензионное вознаграждение состоит из единовременного (паушального) платежа и периодических платежей (роялти).

Согласно пункту 3.2.1 единовременный (паушальный) платеж уплачивается Лицензиатом в пользу Лицензиара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола положительных результатов испытаний в составе транспортного средства опытного образца СНЭ (тяговой аккумуляторной батареи) для электробуса или троллейбуса с УАХ на соответствие ТТ и ТЗ согласно утвержденной методике испытаний, подписанный со стороны ЗАО «Тролза», по мере создания (выхода) конструкторской документации и опытного образца, в зависимости от того какая документация на изделие из двух вышеуказанных будет разработана первой, составляет 22 765 000 (Двадцать два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) руб., без НДС (п.26, ст. 149 НК РФ)».

Из материалов дела следует, что протокол испытаний опытного образца СНЭ для троллейбуса с УАХ в составе машины (транспортного средства) на соответствие ТТ и ТЗ № 10 был подписан ответчиком и ЗАО «Тролза» 22.10.2018.

Таким образом, установленный условиями лицензионного договора № 16/5328-Д, 10 дневный срок с момента подписания протокола испытаний истек 02.11.2018, однако установленная пунктом 3.2.1 сумма единовременного (паушального) платежа в размере 22 765 000 рублей была уплачена ответчиком лишь 17.12.2018 согласно платежному поручению № 8615 от 17.12.2018.

Довод истца о взаимосвязи задержки выплаты паушального платежа в рамках лицензионного договора №16/5328-Д с длительной процедурой получения финансирования в 2018 году на инвестиционном комитете управляющей компании АО «ТВЭЛ», нашедший свое отражение в апелляционной жалобе, судом первой инстанции правомерно отклонен в связи с тем, что условиями заключенного лицензионного договора № 16/5328-Д не было предусмотрено освобождение от уплаты неустойки по названным ответчиком причинам, право ООО «СУХЭ» на получение единовременного (паушального) платежа не поставлено в зависимость от финансирования и принятия инвестиционных решений Госкорпорацией «Росатом».

Учитывая вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии просрочки истцом по оплате паушального платежа и нарушении последним условий пункта 3.2.1 лицензионного договора № 16/5328-Д.

Кроме того, п. 3.2.2 лицензионного договора № 16/5328-Д предусмотрена оплата лицензионного вознаграждения в виде периодических платежей (роялти):

а) Окончательный размер роялти рассчитывается после изготовления опытных образцов СНЭ (тяговой аккумуляторной батареи) для электробуса и троллейбуса с УАХ, но не позднее 28.02.2018 года, с учетом следующих условий:

(1) целевое назначение процента чистой прибыли ООО «НПО «Центротех», направляемой на выплату роялти - не более 30% (тридцати процентов);

(2) целевой уровень условно - постоянных затрат ООО «НПО «Центротех», учитываемых в расчете себестоимости и роялти - 170%, для чего ООО «СУХЭ» и ООО «НПО «Центротех» на этапе подготовки КД и ТД и их адаптации к условиям ООО «НПО «Центротех», приложат все усилия для достижения минимального уровня себестоимости продукции;

(3) целевой диапазон значений роялти 4-6 % от выручки;

(4) применение механизма регрессивной ставки роялти - уменьшение процентной ставки роялти при увеличении объемов сбыта. При этом процент чистой прибыли ООО «НПО «Центротех», направляемой на выплату роялти, не должен быть менее 15%;

б) Окончательный размер роялти и методика его расчета в соответствии с положениями пп. а) п. 3.2.2 будет оформлен дополнительным соглашением к настоящему договору.

в) Роялти выплачивается не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода, указанного в пункте 4.1. настоящего договора.

Согласно пункту 4.1 договора отчетным периодом считается календарный месяц.

При этом, из пункта 3.2.2 следует, что окончательный расчет роялти рассчитывается после изготовления опытных образцов, но не позднее 28.02.2018.

06.12.2018 было проведено совещание с участием ООО «СУХЭ» и ООО «НПО «Центротех», в рамках которого было принято решение о предоставлении методики расчета и размера роялти со стороны ООО «НПО «Центротех» в адрес ООО «СУХЭ» с расшифровкой затрат и приложением подтверждающих документов, приказов об отнесении на затраты проекта прямых, общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также расчет трудоемкости производства СНЭ для троллейбуса с УАХ на опытный образец и по годам выборки объема по каждой статье расходов до 27.12.2018.

ООО «СУХЭ» направлялись в адрес ответчика письма с просьбой произвести расчет роялти и предоставить подтверждающие документы, и только 10.09.2019 ответчиком был предоставлен отчет лицензиата по реализации опытного образца СНЭ АРЦВ.565511.002-01 в количестве 1 штука согласно счет-фактуре от 24.10.2018, ТОРГ-12 от 24.10.2018 № 80055474, акт от 24.10.2018 № 1, счет от 24.10.2018 № 90208104 с контрагентом ЗАО «ТРОЛЗА», товарная накладная № 8 от 23.10.2018.

В связи с чем ООО «СУХЭ» произвел расчет роялти самостоятельно, согласно которому прибыль по имеющимся документам составила 541 222 руб., что соответствует 9,9% от выручки, полученной ООО «НПО «Центротех» от реализации опытного образца СНЭ.

Согласно пункту 3.2.2. лицензионного договора № 16/5328-Д, и руководствуясь Типовыми отраслевыми методическими рекомендациями по подготовке и оформлению лицензионных договоров о предоставлении права использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Госкорпорации РОСАТОМ, целевой диапазон значений роялти 4-6% от выручки.

Таким образом, средний размер подлежащего уплате роялти 5% от суммы полученной ответчиком выручки составляет 271 010 рублей (5% от 5 420 200).

Довод истца о невозможности осуществления расчета целевого объема выручки, имеющей значение для расчета окончательного размера роялти, от реализации опытного образца по договору поставки от 22.10.2018 № 16/7105-Д в связи с неисполнением ЗАО «Тролза» своих обязательств по оплате товара, нашедший свое отражение в апелляционной жалобе, правомерно отклонен судом первой инстанции поскольку условие о выплате роялти по лицензионному договору не поставлено в зависимость от поведения контрагентов лицензиата.

Соответственно, размер неустойки за просрочку уплаты роялти на основании пункта 5.3 лицензионного договора № 16/5328-Д составил 27 101 рублей (не более 10% от неоплаченной суммы платежа).

Таким образом общая сумма задолженности по лицензионному договору с учетом договорной неустойки составила 1 345 301 рублей (1 047 190 + 271 010 + 27 101).

Ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора в данной части установлены решением Арбитражного суда Свердловской области от 07.09.2020 по делу А60-11725/2020, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2020.

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Довод заявителя об отсутствии оснований у суда первой инстанции учитывать факт нарушения истцом условий лицензионного договора со ссылкой на решение Арбитражного суда Свердловской области от 07.09.2020 по делу А60-11725/2020 поскольку постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда на момент вынесения обжалуемого судебного акта по настоящему делу не вступило в законную силу судебной коллегией отклоняется.

На момент рассмотрения апелляционной жалобы по настоящему делу постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2020 по делу А60-11725/2020 вступило в законную силу, поэтому повторно рассматривая дела судебная коллегия учитывает преюдициально установленные обстоятельства, установленные в рамках указанного дела.

По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Истец не оспаривает использование результата интеллектуальной деятельности, сумма, согласованная в твердом размере по лицензионному договору стороной уплачена.

Между тем, материалами дела установлено нарушение истцом условий лицензионного договора.

Согласно пункту 10.7 лицензионного договора № 16/5328-Д, не отмененным, не измененным и не оспоренным сторонами договора, в случае нарушения условий договора одной из сторон, другая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок нарушение не будет устранено.

Как верно указал суд первой инстанции, истцом не представлено доказательств, что он был поставлен в положение, затрудняющее согласование условий договора (то есть оказался слабой стороной договора); порядок определения оснований для расторжения договора согласован сторонами в добровольном порядке, что соответствует принципу свободы договора (статья 421 ГК РФ), и оснований рассматривать его применение как злоупотребление правом со стороны ответчика (статья 10 ГК РФ) не имеется.

Руководствуясь пунктом 10.7 лицензионного договора, ООО «СУХЭ» направило в адрес ответчика письмо, содержащее в себе отказ от исполнения лицензионного договора № 16/5328-Д и уведомление о намерении прекратить действие указанного лицензионного договора в случае неустранения истцом всех нарушений условий договора по истечении 30 дней с момента получения указанного письма.

Однако в установленный законом и договором срок нарушения истцом устранены не были, в последний день указанного срока ответчиком было получено письмо исх. от 27.12.2019, из содержания которого следовало, что ООО «НПО «Центротех» не желает устранять допущенные нарушения, не считая их нарушениями и не соглашается с прекращением действия лицензионного договора.

Таким образом, реализуя право, предусмотренное пунктом 10.7 лицензионного договора №16/5328-Д, ООО «СУХЭ» по истечении 30 дней с момента получения ООО «НПО «Центротех» уведомления, с учетом неустранения истцом допущенных нарушений условий договора, прекратило действие лицензионного договора, уведомив истца в установленном законом порядке

18.02.2020 в адрес Роспатента было направлено уведомление о прекращении действия лицензионного договора. Указанное уведомление, согласно почтовому идентификатору, получено Роспатентом (ФИПС) 20.02.2020, лицензионный договор № 16/5328-Д от 15.06.2017 прекратил свое действие.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" специальный способ защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 5 статьи 1234 ГК РФ) не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (статья 12 ГК РФ).

Как обоснованно указал суд первой инстанции с учетом невозможности продолжения сотрудничества ввиду неисполнения в течение длительного времени условий лицензионного договора (с 2017 года по 2020 год), а также с учетом того, что сторонами предусматривалось долгосрочное сотрудничество и на текущий год истцом должны были быть изготовлены и реализованы в адрес ЗАО «Тролза» более 50 комплектов тяговых аккумуляторных батарей для троллейбусов с УАХ, ООО «СУХЭ» лишилось того, на что имело право рассчитывать при заключении лицензионного договора

Учитывая то обстоятельство, что ни в течение 30-дневного, установленного договором срока, ни до настоящего времени ООО «НПО «Центротех» не приняло мер к погашению образовавшейся задолженности, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии у контрагента намерений исполнять условия договора и в дальнейшем.

Как верно указал суд первой инстанции, такое поведение лицензиата является существенным нарушением условий заключенного договора в связи с тем, что лицензиар, в результате такого бездействия, лишен возможности вести нормальную хозяйственную деятельность на условиях договора и получать прибыль, на что рассчитывал, заключая указанный договор.

Оплата по договору не производилась истцом длительное время и не произведена до настоящего времени. На момент обращения истца в суд с настоящим иском задолженность по лицензионному договору существовала более года, что, с учетом установленных судом выше обстоятельств, является достаточным для расторжения договора в соответствии с пунктом 10.7 лицензионного договора и статьи 450 ГК РФ.

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Абзацем 1 пункта 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

На основании изложенного, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы обжалуемого судебного акта, являются несостоятельными.

Все имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения дела обстоятельства выяснены судом первой инстанции, всем представленным доказательствам дана правовая оценка.

Апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения.

При изготовлении резолютивной части постановления по настоящему делу от 17.02.2020 во втором абзаце была допущена опечатка в части указания суда, подлежащая исправлению в соответствии с пунктом 3 статьи 179 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 16 декабря 2020 года по делу № А57-6165/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья О. И. Антонова

Судьи С. А. Жаткина

Л. Ю.Луева