Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «РУССКАЯ КОМПАНИЯ» (ул. Республика, д. 53, офис 506, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Тюменской области от 06.12.2016 (судья Щанкина А.В.) по делу № А70-9233/2016 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2017 (судьи Глухих А.Н., Еникеева Л.И., Смольникова М.В) по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Тюмень, ОГРНИП <***>) к закрытому акционерному обществу «РУССКАЯ КОМПАНИЯ» о взыскании убытков, компенсации за нарушение исключительного права на патент.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2 (г. Краснодар).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Клопова Павла Анатольевича – Балаганина А.В. (по доверенности от 18.07.2016 № 72АА 0966355);

от закрытого акционерного общества «РУССКАЯ КОМПАНИЯ» – ФИО4 (по доверенности от 08.08.2016 № 11/16).

Суд по интеллетуальным правам
УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражный процессуального кодекса Российской Федерации к закрытому акционерному обществу «Русская компания» (далее – общество) о взыскании убытков за нарушение исключительных прав в размере 3 550 000 рублей (за период с октября 2013 по декабрь 2014 года) и компенсации за нарушение исключительных прав на изобретение «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» в сумме 5 000 000 рублей (за период с 01.01.2015 по 29.02.2016).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражный процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечен ФИО2.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 06.12.2016, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2017 исковые требования удовлетворены частично, с общества в пользу предпринимателя взыскано 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав, а также расходы по уплаченной государственной пошлины в сумме 34 152 рубля 05 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе общество, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит оспариваемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт.

По мнению общества, суды неправильно применили положения пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так как факт использования изобретения истца 19.07.2016 представленными в дело документами не доказан, в связи с этим суды пришли к неправомерному выводу о том, что ответчик нарушил права истца на изобретение.

Общество в кассационной жалобе ссылается на то, что эксперт ФИО5 обобщила признаки изобретений из нескольких способов видеонаблюдения, причем на разных сайтах, в том числе статических (не действующих) и не принадлежащих ответчику.

Кроме того, общество полагает, что само заключение ФИО5 от 28.11.2016 не могло быть принято судом в качестве допустимого доказательства, подтверждающего факт нарушения изобретения истца 19.07.2016, так как не произведено исследование второго и третьего независимого пункта формулы изобретения в отношении способов его использования, и в заключении использован материал, представленный эксперту напрямую помимо суда.

Также, по мнению общества, суд первой инстанции неправильно применил положения статьи 1253¹ГК РФ, поскольку ответчику претензия от истца о нарушении его прав 19.07.2016 не направлялась и соответственно он лишен был возможности принять необходимые меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав истца и владельцем домена www.cam72.su, в отношении которого судом ошибочно установлен

факт нарушения исключительных прав истца, ответчик не являлся, что было не принято во внимание судом первой инстанции.

Общество в кассационной жалобе ссылается на то, что протокол осмотра от 19.07.2016 не содержит информации о моменте перехода на домен по адресу www.l.t72.ru по какой-либо ссылке.

Кроме того, общество полагает, что суд первой инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований и неправильно определил размер компенсации, так как истец заявлял требования о взыскании за период с октября 2013 по декабрь 2014 убытков в сумме 3 550 000 рублей, а за период с 01.01.2015 по момент обращения с иском 5 000 000 рублей компенсации по статье 1406¹ГК РФ, а суд удовлетворил требования только о взыскании компенсации, в том числе и за период, за который истец просил взыскать убытки, причиненные незаключением лицензионного договора.

Представитель предпринимателя в судебном заседании выразила несогласие с доводами, изложенными в кассационной жалобе, просила в ее удовлетворении отказать, считая принятые судебные акты суда первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, а также уточнил просительную часть жалобы, в которой просил отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кроме того, судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено и отклонено ходатайство общества о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражения поданного против предоставления правовой охраны изобретению по патенту Российской Федерации № 2424217.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является патентообладателем на изобретение по патенту Российской Федерации № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» (приоритет от 17.01.2011 года, дата государственной регистрации 10.02.2012.

Обращаясь в суд с исковыми требованиями по настоящему делу, предприниматель ссылался на то обстоятельство, что общество в сети интернет на сайтах www.t72.ru, www.cam72.su, www.l.t72.ru, использует все существенные признаки изобретения, права на которые принадлежат истцу, что подтверждается решением Арбитражного суда Тюменской области от 26.11.2014 по делу № А70-4626/2014 и нотариально заверенным протоколом осмотра сайта ответчика в сети интернет от 19.07.2016.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 26.11.2014 по делу № А70-4626/2014, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2015 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015, по иску предпринимателя к обществу о запрете использовать изобретение по патенту Российской Федерации № 2442217, установлен факт использования 25.04.2014 и 15.09.2014 обществом данного изобретения в сети интернет, на сайте www.t72.ru, а также телеканалах кабельного либо эфирного телевидения, владельцем которых является общество.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя с исковым заявлением по настоящему делу в суд.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, основываясь на судебных актах по делу № А70-4626/2014, нотариальном протоколе осмотра от 19.07.2016, выводах, содержащихся в заключение патентного поверенного ФИО5 от 28.11.2016, пришел к выводам

о том, что ответчик является информационным посредником применительно к статьей 1253¹ ГК РФ и использует на интернет сайтах www.t72.ru, www.cam72.su, www.l.t72.ru изобретение, исключительное право на которое принадлежит истцу, тем самым нарушает права истца как правообладателя соответствующего изобретения.

При этом действия ответчика по использованию изобретения истца на сайтах www.t72.ru, www.cam72.su, www.l.t72.ru, суд первой инстанции признал длящимся правонарушением, которое состоит в том, что сначала ответчик использовал изобретение на своем сайте www.t72.ru (25.04.2014 и 15.09.2014, продолжалось как минимум до 28.10.2014), затем ответчик разместил ссылку (гиперссылку) на сайты www.cam72.su, www.l.t72.ru, что установлено протоколом осмотра от 19.07.2016.

Поскольку истцом было заявлено требование как о взыскании убытков за нарушение исключительных прав в размере 3 550 000 рублей (за период с октября 2013 по декабрь 2014), так и о взыскании компенсации за нарушение указанного исключительного права (за период с 01.01.2015 до момента подачи иска), суд первой инстанции с учетом пояснений истца о наличии у него интереса в получении компенсации за допущенное ответчиком правонарушение, пришел к выводу о наличии оснований для привлечения общества к ответственности в виде взыскании компенсации в порядке, предусмотренном статье 1406¹ГК РФ.

Суд первой инстанции, учитывая срок и продолжительность использования изобретения, также тот факт, что при заключении официального лицензионного договора даже за год использования истец должен был получить доход в размере 3 130 000 рублей, удовлетворил требование о взыскании компенсации за зафиксированные факты использования изобретения истца 25.04.2014, 15.09.2014 и 19.07.2016 в размере 4 000 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, также сослался на выводы патентного

поверенного Мамоновой В.И., изложенные в заключение от 28.11.2016 и указал, что суд первой инстанции пришел правомерному выводу о том, что ответчик нарушил права истца как правообладателя соответствующего изобретения.

Таким образом, при вынесении обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что в материалах дела имеются надлежащие доказательства, подтверждающие нарушение обществом исключительных прав предпринимателя на изобретение по патенту Российской Федерации № 2442217.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель),

вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, при этом правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно- технической сфере, отвечающие установленным этим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается в частности осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

С учетом вышеприведенных норм права в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на изобретение входит установление обстоятельств использования ответчиком на указанных истцом в исковом заявлении сайтах всех существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента Российской Федерации № 2442217.

Вопрос об использовании или не использовании изобретения не может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Учитывая, что вопрос об использовании всех существенных признаков изобретения и установлении объема нарушенных прав истца требует специальных познаний, суд первой инстанции при рассмотрении спора должен был учесть разъяснения, данные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее – Постановление № 23).

В пункте 3 Постановления № 23 указано, что в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного

доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Согласно части 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.

Суд первой инстанции, признавая доказанным факт использования изобретения на вышеуказанных сайтах, который зафиксирован протоколом осмотра от 19.07.2016, основывал свои выводы на заключении эксперта – патентного поверенного ФИО5, выполненного по заданию истца уже после подачи иска 28.11.2016.

Вместе с тем, суд первой инстанции не принял во внимание доводы общества о том, что указанный патентный поверенный ранее предоставлял истцу заключения по спорному изобретению и готовил данные заключения на возмездной основе, что может свидетельствовать о нарушении судом части 2 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В пункте 13 Постановления № 23 указано, что заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу.

Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Однако, суды первой и апелляционной инстанций, не учли пункт 13 Постановления № 23 и в нарушение части 2 статьи 67 и статью 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признали заключение ФИО5 как экспертное заключение, а не как иной документ, допускаемый в качестве доказательства, не приняв во внимание в том числе, что данный патентный поверенный не предупреждался об

уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом, суды, приняв во внимание представленной стороной истца заключение ФИО5, не приняли во внимание и не дали правовой оценки в порядке, предусмотренном статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленному ответчиком заключению ФИО6 от 28.11.2016, тем самым нарушив принцип равноправия сторон.

Таким образом, кассационная коллегия полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание положения Постановления № 23, в силу чего неправильно применили статью 1358 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции находит обоснованным довод общества о том, что суд первой инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключению соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение

указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец заявлял требования о взыскании за период с октября 2013 по декабрь 2014 убытков в сумме 3 550 000 рублей, а за период с 01.01.2015 по момент обращения с иском 5 000 000 рублей компенсации по статье 1406¹ГК РФ.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что использование ответчиком изобретения истца, является одним длящимся правонарушением, установив факты использования изобретения, зафиксированные 25.04.2014, 15.09.2014 и 19.07.2016, квалифицировал исковые требования истца за период с октября 2013 года по декабрь 2014

Между тем суд первой инстанции не учел того, что истец в ходе рассмотрения настоящего искового заявления в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не уточнял исковые требования, так как материалы дела не содержат соответствующего ходатайства истца и его рассмотрения судом первой инстанции.

Суд первой инстанции самостоятельно переквалифицировал требования истца о взыскании убытков за период с октября 2013 по декабрь 2014 заявленные по подпункту 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ на требования о взыскании компенсации по статье 1406¹ГК РФ, не учитывая, того, что это требования, имеющие различную правовую природу доказывания, тем самым неверно распределил бремя доказывания и освободил истца от доказывания состава убытков.

Кроме того, суд первой инстанции, взыскивая компенсацию за факт нарушения, зафиксированный 19.07.2016, не квалифицировал по какому из пунктов статьи 1406¹ГК РФ ответчик привлекается к ответственности. Из расчета произведенного судом также невозможно установить по какому из пунктов указанной нормы права был определен размер взыскиваемой компенсации, что также свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права.

Суд кассационной инстанции находит также обоснованным довод общества о неправильном применении статьи 1253¹ГК РФ, со ссылкой общества на то, что владельцем домена www.cam72.su, в отношении которого судом ошибочно установлен факт нарушения исключительных прав истца, ответчик не являлся и протокол осмотра от 19.07.2016 не содержит информации о моменте перехода на домен по адресу www.l.t72.ru по какой-либо ссылке.

Суд кассационной инстанции отмечает, что в протоколе осмотра от 19.07.2016 отсутствует путь, по которому установлен факт прохождения к странице htpp:/caml.t72.ru, в связи с чем не представляется возможным

сделать однозначный вывод о том, что переход выполнен с сайта истца htpp:/t72.ru. Сама по себе ссылка относится к сайту с доменом третьего уровня – htpp:/caml.t72.ru, в отношении которого автоматическая переадресация доменного имени не зафиксирована в нотариально удостоенном протоколе осмотра от 19.07.2016. Иных доказательств наличия «автоматической» ссылки с сайта под доменным именем «t72.ru» истцом не представлено.

Следует также обратить внимание на довод общества о том, что истец со дня обнаружения (19.07.2016) ссылок на сайты – www.cam72.su, www.l.t72.ru, не направлял ответчику в письменной форме претензию о нарушении его исключительных прав.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления судом апелляционной инстанции установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу. Также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов о нарушении исключительных прав истца на патент Российской Федерации № 2442217, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены как решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: обсудить вопрос о назначении по делу судебной экспертизы с постановкой вопросов перед экспертом, исходя из основания заявленных требований, с направлением эксперту представленных доказательств, дать надлежащую правовую оценку доводам истца, ответчика и всем представленным в обоснование своих правовых позиций доказательствам, исходя из оснований заявленного требования и принципов оценки доказательств в их совокупности с соблюдением критериев относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Завершение рассмотрения кассационной жалобы в соответствии с частью 4 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены приостановления исполнения решения суда первой инстанции, введенного определением Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 с возвращением денежных средств, внесенных на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 06.12.2016 по делу № А70-9233/2016 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2017 по тому же делу отменить, и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда Тюменской области от 06.12.2016 по делу № А70-9233/2016 и

постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2017 по тому же делу.

Возвратить закрытому акционерному обществу «РУССКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН <***>) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам денежные средства в сумме 4 034 152 рубля 05 копеек (четыре миллиона тридцать четыре тысячи сто пятьдесят два рубля и пять копеек), перечисленные по платежному поручению от 19.04.2017 № 989.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья Н.Н. Погадаев

Судья Т.В. Васильева

Судья Н.А. Кручинина

года как требование о взыскании компенсации по статье 1406¹ГК РФ.