Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Республики Хакасия (судья Чумаченко Т.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Девяшиной Ю.В.) кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Республика Башкортостан, ОГРНИП <***>) на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.02.2020 принятого в рамках дела № А74-20451/2018

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «МЭП» (Советская ул., д. 96, г. Черногорск, <...>, ОГРН <***>) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Илона»

(ул. Вяткина, д. 61, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017, ОГРН 1021900522687).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «МЭП» − ФИО2 (по доверенности от 01.06.2020);

от общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Илона» − ФИО3 (по доверенности от 16.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Хакасии с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МЭП» (далее – общество «МЭП», общество) о взыскании 600 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764.

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 12.12.2018 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства.

Определением от 15.02.2019 суд первой инстанции принял уточнение исковых требований и перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением от 12.03.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Илона» (далее – фирма «Илона», фирма).

Решением Арбитражного суда республики Хакасия от 28.05.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 14.08.2019 решение Арбитражного суда республики Хакасия от 28.05.2019 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2019 постановление апелляционного суда от 14.08.2019 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.02.2020 решение суда первой инстанции от 28.05.2019 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемый судебный акт отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе.

В кассационной жалобе предприниматель указывает на неисполнение апелляционным судом указаний суда кассационной инстанции; на ошибочность вывода апелляционного суда об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых спорного обозначения и товарного знака, сделанного без учета вхождения первого во второй, а также идентичности (однородности) деятельности ответчика по розничной реализации товаров, индивидуализируемой спорным обозначением, услуге «реализация товаров» 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для реализации знаков (далее – МКТУ).

До начала судебного заседания заявитель кассационной жалобы представил ее уточнение, в соответствии с которым просит постановление апелляционного суда отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Общество и фирма в отзывах на кассационную жалобу и их представители в ходе судебного заседания оспорили доводы заявителя кассационной жалобы и просили оставить обжалуемое постановление апелляционного суда без изменения, считая его законным и обоснованным.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на нее, а также на предмет нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, и таких нарушений не установлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, комбинированный знак обслуживания

по свидетельству Российской Федерации № 182764 зарегистрирован 20.12.1999 на имя общества с ограниченной ответственностью Торгово-производственная фирма «1000 мелочей» с приоритетом от 30.11.1995 по заявке № 957113614 в отношении услуг 35-го класса «закупка товаров» и 42-го класса «реализация товаров» МКТУ.

В результате переходов исключительного права на указанный знак обслуживания его правообладателем с 31.05.2017 стал предприниматель, о

чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Предпринимателю стало известно о том, что общество «МЭП» использует сходное с его знаком обслуживания обозначение «1000 мелочей» в качестве наименования магазина, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 96, г. Черногорск, Республика Хакасия.

Предприниматель, ссылаясь на отсутствие у общества разрешения на использование спорного знака обслуживания, а также на то, что его действия по использованию обозначения «1000 мелочей» в качестве наименования магазина нарушают исключительное право на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764, направил в адрес общества «МЭП» досудебное предложение об урегулировании спора с требованиями о прекращении всякого использования обозначения «1000 мелочей» и о взыскании компенсации за незаконное использование знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764 в размере 10 000 000 рублей, определенным в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) как двукратный размер стоимости товаров, проданных обществом «МЭП» в течение последних трех лет с использованием вышеуказанного товарного знака.

Поскольку общество «МЭП» добровольно не исполнило требования претензии, в том числе не выплатило компенсацию за нарушение исключительного права на спорный знак обслуживания, предприниматель обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с настоящим исковым заявлением с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительного права на спорный знак обслуживания в размере 600 000 рублей.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, исходил из доказанности наличия у предпринимателя

исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764, а также из доказанности факта нарушения исключительного права на этот знак обслуживания путем использования сходного со спорным знаком обозначения в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров. При этом суд первой инстанции пришел к выводам об отсутствии различительной способности у спорного знака обслуживания и о сходстве использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения и знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и принимая новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, установил наличие признаков злоупотребления правом в действиях предпринимателя, связанных с использованием и защитой исключительного права на спорный знак обслуживания, вследствие не доказанности фактического использования лично им спорного знака обслуживания, а также установил отсутствие вероятности смешения спорного знака обслуживания и использованного обществом «МЭП» обозначения «1000 мелочей» ввиду их несходства и их использования в качестве средств индивидуализации в различных регионах страны.

Суд кассационной инстанции, отменяя постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение в апелляционный суд, указал следующее.

Судом апелляционной инстанции установлено, что имеющимися в материалах дела доказательствами не подтверждается использование предпринимателем лично знака обслуживания, в защиту исключительного права на который был заявлен иск, вследствие чего апелляционный суд пришел к выводу о том, что цель использования данного знака обслуживания противоречит основной функции товарного знака, то есть

средства индивидуализации, и свидетельствует о недобросовестном поведении предпринимателя.

Вместе с тем, как указал Суд по интеллектуальным правам, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) выделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору либо другим лицом под контролем правообладателя. При этом по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя − это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Суд апелляционной инстанции, установив использование знака обслуживания предпринимателя его лицензиатом — индивидуальным предпринимателем ФИО4 на основании прошедшего государственную регистрацию лицензионного договора, тем не менее не учел приведенные нормы права, сделав ошибочный вывод о неиспользовании спорного товарного знака и, как следствие, о злоупотреблении правом в действиях предпринимателя по предъявлению иска (статья 10 ГК РФ).

Таким образом, ссылка суда апелляционной инстанции в обоснование вывода о злоупотреблении правом самим правообладателем (истцом) на неиспользование им самим спорного знака обслуживания

признана Судом по интеллектуальным правам противоречащей фактическим обстоятельствам дела и нормам материального права. В целях проверки факта злоупотребления правом со стороны истца суду апелляционной инстанции предложено установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

Проверяя обоснованность довода предпринимателя о том, что вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения спорного знака обслуживания со спорным обозначением, используемым обществом «МЭП», не основан на положениях гражданского законодательства, Суд по интеллектуальным правам отметил следующее.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительного права на спорный знак обслуживания. При этом суд апелляционной инстанции исходил в частности из того, что по общему зрительному впечатлению спорный знак обслуживания не является сходным с обозначением «1000 мелочей», которое использовалось на вывеске в качестве наименования магазина общества «МЭП», так как знак обслуживания состоит из слов «1000 мелочей», находящихся в окружности, а использованное ответчиком обозначение написано иным шрифтом и не заключено в окружность.

Суд по интеллектуальным правам признал указанный вывод суда апелляционной инстанций не основанным на нормах материального права и сделанным без учета всех имеющих значение обстоятельств.

В частности суд кассационной инстанции указал, что при оценке тождественности или сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений,

предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), методологическими подходами правоприменительной практики, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство № 128).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики суд кассационной инстанции указал, что в

первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании критериев, установленных вышеуказанными нормами, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку знак обслуживания истца является комбинированным, а используемое ответчиком обозначение словесным, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние словесных элементов.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится. В то же время суд кассационной инстанции обратил внимание суда апелляционной инстанции на то, что вхождение одного обозначения в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Как указал Суд по интеллектуальным правам, из содержания постановления суда апелляционной инстанции невозможно установить, на основании каких признаков суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями; учитывалась ли ими степень однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, услугам, оказываемым ответчиком; устанавливали ли судами сильные и слабые элементы в комбинированном знаке обслуживания; проводился ли анализ сравниваемых обозначений с учетом восприятия сравниваемых обозначений в целом (общего впечатления).

Кроме того, суд кассационной инстанции не согласился с примененным судом апелляционной инстанции подходом, согласно

которому вероятность смешения зависит от территориального использования сравниваемых обозначений, поскольку установление данного признака не предусмотрено гражданским законодательством, устанавливающим, что исключительное право на товарный знак распространяется на всю территорию Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции признал вывод апелляционного суда об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения не основанным на нормах материального права и разъяснениях высшей судебной инстанции.

Суд кассационной инстанции также указал, что неправомерна ссылка суда апелляционной инстанции на нормы, регулирующие правовой режим коммерческих обозначений, учитывая, что суд апелляционной инстанции не устанавливал факт возникновения у кого-либо из лиц, участвующих в деле, исключительного права на коммерческое обозначение.

Также признана необоснованной ссылка суда апелляционной инстанции на то, что обстоятельство, связанное с использованием ответчиком части торговых помещений, является основанием для вывода о неиспользовании им вывески «1000 мелочей».

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отметил, что судом апелляционной инстанции не исследованы доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе предпринимателя, в том числе относительно выводов суда первой инстанции об отсутствии у спорного знака обслуживания различительной способности и о необоснованности размера взысканной компенсации. При этом, как указал суд кассационной инстанции, соответствующие доводы истца имеют существенное значение для правильного разрешения спора в части взыскания судебных расходов. Отсутствие самостоятельной оценки соответствующих доводов предпринимателя, изложенных в апелляционной жалобе, свидетельствует о нарушении требований, содержащихся в части 2 статьи 271

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал суду апелляционной инстанции на необходимость устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить в том числе довод о злоупотреблении предпринимателем правом при приобретении исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764, об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При новом рассмотрении дела апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая предпринимателю в удовлетворении иска, исходил из следующего.

Как указал апелляционный суд, товарный знак истца и спорное обозначение ответчика включают в себя тождественные цифровой элемент «1000» и словесный элемент «мелочей», имеют звуковое и смысловое сходство. В то же время, согласно выводам апелляционного суда сравниваемые обозначения не имеют «графического и визуального сходства», поскольку «восприятие обозначения истца как товарного знака в целом усиливается графическим элементом – кругом», а также поскольку «значимыми элементами, влияющими на восприятие товарного знака в

целом и на общее впечатление о данном товарном знаке, являются цифровой элемент «1000» и графический элемент круг, словесный элемент «мелочей» имеет меньшее влияние на визуальное восприятие, поскольку выполнен мелким шрифтом». С учетом этого, по мнению коллегии судей апелляционной инстанции, цифровой и графический элементы в комбинированном обозначении истца «имеют большую значимость в осуществлении обозначением его основной функции — индивидуализации товаров или услуг; при восприятии данного конкретного комбинированного обозначения, состоящего из цифрового, графического и словесного элементов, внимание акцентируется на цифровом элементе «1000» ввиду выполнения его более крупным шрифтом относительно шрифта, которым выполнен словесный элемент «мелочей»».

В то же время в спорном обозначении, используемом ответчиком, цифровой элемент «1000» и словесный элемент «мелочей» выполнены одинаковым шрифтом, элементы расположены последовательно друг за другом; графические элементы отсутствуют, а цифровой элемент «1000» и словесный элемент «мелочей» равнозначны по восприятию.

С учетом этого апелляционный суд, приняв во внимание, что вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг, констатировал, что обозначение ответчика не ассоциируется с товарным знаком истца в целом, несмотря на наличие сходных цифрового и словесного элементов. Сходство до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, а также опасность смешения судом апелляционной инстанции не установлены. По мнению коллегии судей апелляционной инстанции, обозначение ответчика, исходя из общего впечатления, «не воспринимается в качестве товарного знака истца».

На основании изложенного апелляционный суд констатировал

отсутствие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, что и послужило основанием для отказа в удовлетворении иска предпринимателя.

В то же время апелляционный суд апелляционной инстанции согласился с доводом истца о том, что вывод суда первой инстанции об отсутствии различительной способности товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 182764 является ошибочным, поскольку противоречит части 1 статьи 1483 ГК РФ и не учитывает факт предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, которая не была аннулирована.

Относительно доводов ответчика и третьего лица о злоупотреблении правом со стороны истца апелляционный суд указал, что данным доводам оценка дана Судом по интеллектуальным правам дана оценка в постановлении от 25.10.2019.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, заслушав мнение представителей ответчика и третьего лица, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Судами первой и апелляционной инстанций верно определены нормы материального права, подлежащие применению к разрешению настоящего спора, что заявителем кассационной жалобы не оспаривается.

Так, пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ). Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения со знаком обслуживания истца-правообладателя без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Совокупность приведенных выше норм права устанавливает обязательный круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по спорам о защите исключительного права на товарный знак. В предмет доказывания

по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Соответствующие обстоятельства устанавливаются на дату подачи иска.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к оспариванию выводов суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства, в том числе до степени смешения, между товарным знаком и спорным обозначением «1000 мелочей».

Выводы апелляционного суда об обладании истцом на момент вменяемого ответчику правонарушения исключительным правом на защищаемый товарный знак, а также об использовании ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения «1000 мелочей», а также об отсутствии в действиях истца признаков злоупотребления правом заявителем кассационной жалобы не оспариваются, как следствие, в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не требуют проверки.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и № 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же хозяйствующему субъекту.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно

совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указал Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 25.10.2019 по настоящему делу, согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства

обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, с учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь, как указал суд кассационной инстанции в постановлении от 25.10.2019 по настоящему делу, подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании критериев, приведенных в пунктах 41–44 Правил № 482. Так, при определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара (услуги).

При этом, поскольку защищаемый товарный знак является комбинированным, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние изобразительного элемента.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Как указывалось выше, апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции о тождестве сравниваемых товарного знака и спорного обозначения по фонетическому и семантическому критериям.

Вместе с тем апелляционный суд констатировал несходство сравниваемых обозначений по графическому критерию. При этом из мотивировки соответствующего вывода апелляционного суда следует, что коллегия судей пришла к выводу о полном несходстве обозначений по графическому (визуальному) критерию, а не о низкой степени сходства, вследствие чего дальнейший анализ обозначений на вероятность их смешения, в том числе анализ однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и которым индивидуализировались ответчиком его услуги, апелляционным судом не проводился.

Вместе с тем апелляционным судом не учтено, что выявленное судебной коллегией несходство сравниваемых обозначений по одному из трех критериев при их тождестве по двум другим не может свидетельствовать о несходстве обозначений, а может лишь свидетельствовать об отсутствии высокой степени сходства близкого к тождеству, но не исключает среднюю или низкую степень сходства. Более того, как указывал суд кассационной инстанции в постановлении от 29.10.2019 по настоящему делу вхождение одного обозначения (словесного элемента, являющегося единственным элементом в спорном обозначении ответчика) в товарный знак истца исключает вывод о несходстве таких обозначений, однако данное указание суда кассационной инстанции не было учтено судом апелляционной инстанции при

вынесении обжалуемого судебного акта.

Кроме того, выводы апелляционного суда о различиях в композиционном построении сравниваемых товарного знака и спорного обозначения, в шрифтах (их размере); о доминировании в товарном знаке истца графического элемента (окружности) и цифрового элемента (1000) (последний абзац страницы 8 – первый абзац страницы 9 обжалуемого постановления), а также о том, что «бóльшую значимость в осуществлении обозначением его основной функции — индивидуализации товаров или услуг; при восприятии данного конкретного комбинированного обозначения, состоящего из цифрового, графического и словесного элементов, внимание акцентируется на цифровом элементе» (второй абзац страницы 9 обжалуемого постановления) сделан без учета следующих обстоятельств.

Отличия только в шрифте, его размере не влияют на оценку обозначения как тождественного.

Указанная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11.

Согласно пункту 34 Правил № 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе простые геометрические фигуры и числа.

Таким образом, вывод апелляционного суда о том, что индивидуализирующую функцию в знаке обслуживания истца несет элемент «1000» либо указанный элемент в совокупности с графическим элементом — окружностью, представляется недостаточно обоснованным, поскольку указанные элементы, даже не будучи дискламироваными из объема правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) истца, сами по себе являются слабыми, что также не было учтено апелляционным судом при формулировании выводов об отсутствии между сравниваемыми знаком обслуживания и спорным обозначением сходства по графическому

критерию, а также отсутствия сходства в восприятии сравниваемых обозначений в целом (общего впечатления).

В любом случае при изложенных выше обстоятельствах — необоснованности вывода об отсутствии сходства сравниваемых обозначений — вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между знаком обслуживания и спорным обозначением в отсутствие анализа однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания истца и использовалось спорное обозначение ответчика, а также анализа иных обстоятельств, на необходимость учета которых указала высшая судебная иснтанция в пункте 162 постановления № 10, является необоснованным.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, но и различительная способность защищаемого товарного знака. При этом такая вероятность, как указал суд кассационной инстанции в постановлении от 29.10.2019, может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункте 162 Постановления № 10).

Анализ однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания истца, и деятельности ответчика в сфере розничной торговли, осуществлявшейся под спорным обозначением, апелляционным судом в обжалуемом постановлении не приведен.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что выводы суда апелляционной инстанции и применение норм материального права не соответствуют фактическим обстоятельствам дела обстоятельства дела, имеющим принципиальное важное значение для правильного разрешения спора. При этом на необходимость исследования данных обстоятельств и порядке применения материальных норм к спорным

правоотношениям Суд по интеллектуальным правам указывал в постановлении от 29.10.2019 по настоящему делу.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что судом апелляционной инстанции не исследованы доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе предпринимателя, в том числе относительно выводов суда первой инстанции об отсутствии у спорного знака обслуживания различительной способности и о необоснованности размера взысканной компенсации.

То обстоятельство, что в уточнении кассационной жалобы предприниматель одновременно указал и на изменение доводов, приведенных в апелляционной жалобе, не может повлиять на результаты рассмотрения кассационной жалобы, поскольку в рамках данного кассационного производства предпринимателем решение суда первой инстанции не обжалуется, как следствие, соответствующие доводы не могут быть проверены судом кассационной инстанции. Кроме того, предметом рассмотрения апелляционного суда являлась не только апелляционная жалоба истца, но и апелляционные жалобы ответчика и третьего лица.

Отсутствие оценки изложенных в апелляционной жалобе доводов предпринимателя свидетельствует о нарушении требований, содержащихся в части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в судебном акте суда апелляционной инстанции должны быть приведены основания (доводы), по которым обжаловалось решение суда первой инстанции, мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отклонил соответствующие доводы заявителя апелляционной жалобы.

При этом соответствующие доводы заявителя апелляционной и кассационной жалоб имеют существенное значение для правильного разрешения спора в части распределения судебных расходов.

Нарушение процессуального закона в части требований,

предъявляемых к мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции (часть 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Допущенные судом апелляционной инстанции процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании доводов предпринимателя, которые могли повлиять на результат рассмотрения апелляционной жалобы, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судом апелляционной инстанции материалов дела.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебном акте, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемом судебном акте необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем данный судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении суду апелляционной инстанции надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить в том числе доводы, изложенные в апелляционной жалобе предпринимателя, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Поскольку дело повторно направляется на новое рассмотрение, то кассационная инстанция считает необходимым рассмотреть его в ином судебном составе.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.02.2020 по делу № А74-20451/2018 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Третий арбитражный апелляционный суд в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Р.В. Силаев Судьи Д.А. Булгаков

А.А. Снегур