Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ул. Новая Басманная, <...>, ОГРН <***>) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская <...>, <...>, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2014 (судьи Тарасов Н.Н., Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.) по делу № СИП?296/2013

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Тихий Дон» (ул. Береговая, д. 10, <...>, ОГРН <***>)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент)

и федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) (Бережковская <...>, <...>, ОГРН <***>)

о признании недействительным решения Роспатента от 26.07.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 25.04.2013 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 343363.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

В судебном заседании приняли участие представители:

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) – ФИО1 по доверенности от 28.08.2014 № 02/32?570/41;

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» – ФИО2 по доверенности от 21.10.2013 № 749?Д;

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) – ФИО1 по доверенности от 17.12.2013 № 41?1383?12.

Общество с ограниченной ответственностью «Тихий Дон», извещенное о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Тихий Дон» (далее – ООО «Тихий Дон») обратилось в Суд по интеллектуальным правам к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) и федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 26.07.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 25.04.2013 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 343363.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2014 решение Роспатента от 26.07.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 25.04.2013 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 343363 признано не соответствующим пункту 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520?I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 343363 признано недействительным полностью; суд обязал Роспатент восстановить нарушенные права ООО «Тихий Дон» путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания; в удовлетворении требований, заявленных к ФИПС – отказал.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент и ОАО «РЖД» обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Роспатент в кассационной жалобе указывает на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Роспатент считает, что возражение ООО «Тихий Дон», поданное после вступления в силу Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежало рассмотрению в порядке, предусмотренном статьями 1512, 1513 названного Кодекса, а суд первой инстанции сделал неправильный вывод о том, что к порядку рассмотрения возражений применяется Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520?I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках). Вследствие применения закона, не подлежащего применению, и не применения закона, подлежащего применению, суд признал, что возражение по заявленному в нем основанию может быть подано любым лицом, в то время как, по мнению Роспатента, такое возражение может быть подано только заинтересованным лицом.

Роспатент указывает, что ООО «Тихий Дон» не является лицом, заинтересованным в подаче возражения по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Роспатент полагает, что словосочетание «Тихий Дон» не является результатом творческой деятельности ФИО3 и на него не может распространяться правовая охрана в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351?I «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве).

По мнению Роспатента судом первой инстанции не применена часть С(1) статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883; далее – Парижская конвенция), не учтено добросовестное использование ОАО «РЖД» спорного обозначения в течение длительного периода времени и самостоятельная известность этого обозначения применительно к услугам 39 класса МКТУ, оказываемых ОАО «РЖД».

Кроме того, Роспатент ссылается на то, что при подаче возражений ООО «Тихий Дон» оспаривало регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 343363 только в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) и не оспаривало в отношении услуг 39 класса МКТУ, в то время как решением суда первой инстанции правовая охрана товарного знака прекращена в полном объеме, в том числе и для тех услуг, по отношению к которым возражений не заявлялось.

ОАО «РЖД» в кассационной жалобе ссылается на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, указывает, что оспорить регистрацию товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, может только лицо, обладающее авторскими правами на произведения науки, искусства, литературы, поскольку положения этой нормы направлены на защиту обладателя авторского права и его правопреемников на известное в Российской Федерации произведение. По мнению ОАО «РЖД», ООО «Тихий Дон», оказывающее услуги 43 класса МКТУ, не может быть признано лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака «Тихий Дон» по вышеназванному основанию в целом, а тем более в отношении услуг 39 класса МКТУ, которые это общество не оказывает.

Судебное заседание суда кассационной инстанции, назначенное на 31.07.2014, было отложено на 28.08.2014 для направления запросов лицам, обладающим теоретическими и практическими знаниями по существу разрешаемого спора, с целью подтверждения (опровержения) правильности применения судом первой инстанции норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта (часть 11 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам») и получения профессионального мнения ученых по поставленным президиумом Суда по интеллектуальным правам вопросам.

В судебном заседании 28.08.2014 были оглашены поступившие ответы пяти ученых, после чего судебное заседание отложено на 02.10.2014 вследствие неполучения ответа от двух ученых, которым были направлены запросы.

В судебное заседание 02.10.2014 явились представители Роспатента, ФИПС, ОАО «РЖД». ООО «Тихий Дон», извещенное о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, своего представителя в суд не направило, что не является препятствием для рассмотрения кассационных жалоб в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании председательствующим оглашены поступившие профессиональные мнения ученых, поступившие в ответ на запросы.

После заслушивания профессиональных мнений ученых, представители Роспатента и ОАО «РЖД» в своих выступлениях поддержали позиции, изложенные в кассационных жалобах, просили их удовлетворить. Представитель ФИО1 указал, что ФИПС поддерживает позицию Роспатента.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела суд первой инстанции установил, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 343363 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2008 с приоритетом от 18.08.2006 на имя ОАО «РЖД» в отношении части услуг 39 (бронирование билетов для путешествий; доставка корреспонденции; доставка товаров; информация по вопросам перевозок; перевозка путешественников; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; прокат вагонов; услуги транспортные; экспедирование грузов) и услуг 43 (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров) классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак состоит из словесного обозначения «Тихий Дон», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение ООО «Тихий Дон» против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 43 класса МКТУ. Возражение мотивировано тем, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «Тихий Дон» воспроизводит название известного литературного произведения ФИО3 и был зарегистрирован в качестве товарного знака без согласия обладателя авторского права или его правопреемника. При этом ООО «Тихий Дон» указало, что оно осуществляет хозяйственную деятельность, оказывая услуги ресторанов, относящиеся к 43 классу МКТУ, однородные услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а именно: закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров. Названное общество подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве собственного товарного знака словесное обозначение «ТИХИЙ ДОН», защита которого испрашивалась в отношении товаров 9 и 16, а также услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ. Заключением формальной экспертизы было установлено, что испрашиваемой регистрации препятствует сходный с ней до степени смешения товарный знак «Тихий Дон» по свидетельству Российской Федерации № 343363, а также то обстоятельство, что обозначение «Тихий Дон» воспроизводит название известного произведения ФИО3, в связи с чем регистрация не может быть произведена без согласия обладателя авторского права или его правопреемника.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом вынесено решение от 26.07.2013, которым в его удовлетворении отказано.

Не согласившись с названным решением ООО «Тихий Дон» обратилось в суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции указал, что с учетом даты заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках, Закон об авторском праве, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках и абзацем третьим пункта 2.10 Правил № 32 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы и искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, в том числе, в случае, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 этого Закона.

Согласно пункту 3 названной статьи возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в сроки и по основаниям, которые предусмотрены подпунктами 1 и 2 пункта 1 этой статьи, в палату по патентным спорам может подать любое лицо.

Сделав вывод, что оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку по вышеназванному основанию имеет право любое лицо и установив, что согласие правообладателя или его правопреемников на регистрацию товарного знака «Тихий Дон» ОАО «РЖД» не получало, суд первой инстанции признал, что правовая охрана была ему предоставлена с нарушением пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

При этом суд первой инстанции указал, что произведение ФИО3 «Тихий Дон» пользуется широкой известностью в обществе, и со ссылкой на статью 6 Закона об авторском праве отклонил довод Роспатента о том, что словосочетание «Тихий Дон» не является результатом творческой деятельности ФИО3.

Установив, что правовая охрана товарному знаку была предоставлена с нарушением требований закона, с целью восстановления прав и законных интересов подателя возражений – ООО «Тихий Дон» – суд признал недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку и обязал Роспатент внести соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Рассмотрев кассационные жалобы, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, присутствующих в судебном заседании, изучив материалы дела, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения жалоб в силу нижеследующего.

Как разъяснено в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В силу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Аналогичное положение содержалось в пункте 3 статьи 7 действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака Закона о товарных знаках.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами
1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Таким образом, на момент подачи возражения правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в пункте 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункте 3 статьи 7 ранее действовавшего Закона о товарных знаках), обладало только заинтересованное лицо.

Действительно, в действовавшем на момент подачи заявки на регистрацию товарного знак Законе о товарных знаках (пункт 3 статьи 28) не был ограничен круг лиц, обладающих правом подачи возражений по указанному основанию, однако сами по себе основания для отказа в регистрации товарного знака, указанные в статье 7 названного закона, относились к «относительным», то есть преодолимым при определенных обстоятельствах.

Так, зарегистрировать товарный знак, тождественный названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, было возможно, получив согласие обладателя авторского права или его правопреемника, что свидетельствует о том, что ограничения были установлены в законе в пользу этих лиц.

Кроме того, при рассмотрении дела в порядке кассационного производства возник вопрос относительно толкования указанного в пункте 3 статьи 7 названного Закона понятия «название известного произведения» в части соотношения этого понятия с объектами авторского права, подлежащими охране в соответствии с Законом об авторском праве.

С целью подтверждения (опровержения) правильности применения судом первой инстанции норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта президиум Суда по интеллектуальным правам просил высказать свое профессиональное мнение доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского государственного экономического университета ФИО4, кандидата юридических наук, начальника отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации ФИО5, доктора юридических наук, проректора по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) ФИО6, доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Самарского государственного экономического университета ФИО7, кандидата юридических наук, начальника отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации ФИО8, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета ФИО9, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского и предпринимательского права юридической школы Дальневосточного федерального университета ФИО10 по следующим вопросам:

«1. Следует ли норму пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках толковать в правовом единстве со статьей 6 Закона об авторском праве и считать, что в качестве товарных знаков не может быть зарегистрировано название произведения, которое само в силу пункта 3 статьи 6 Закона об авторском праве является объектом авторского права, либо значение имеет только факт известности самого произведения, вне зависимости от творческого характера его названия?

Представляются возможными две точки зрения.

Согласно первой точке зрения норма пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках охватывает обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту, при соблюдении двух условий:

1) соответствующая часть произведения (произведение в целом) является охраноспособной сама по себе (в таком смысле указанная норма направлена на защиту интересов обладателя авторских прав);

2) соответствующая часть принадлежит известному в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы или искусства.

Согласно второй точке зрения, следующей из буквального прочтения этой нормы, эта норма охватывает:

1) обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате такого произведения, при соблюдении лишь одного условия – известности соответствующего произведения (т.е. независимо от охраноспособности такого названия и/или самого произведения в целом);

2) обозначения, тождественные объекту авторского права – произведению искусства (как объекту авторского права) в целом или его фрагменту (при таком прочтении появляется смысл в использовании в одной норме понятий «цитата» и «фрагмент»).

Второй из указанных подходов вызывает также вопрос о том, охватываются ли пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках названия известных произведений, которые связываются в сознании рядового потребителя не только с этим известным произведением (например «Капитал» и т.п.), и требуется ли в таком случае оценка судом того, насколько то или иное обозначение связывается для рядового потребителя именно с конкретным произведением.

2. Какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании регистрации такого товарного знака с учетом того, что согласно вышеназванной норме регистрация товарного знака возможна с разрешения обладателя авторского права или его правопреемника?

Ограничен ли круг таких лиц только самим обладателем авторского права, его правопреемниками, или же заинтересованными лицами могут быть признаны и иные лица, например, обладающими фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения?

Если исходить из одного из предложенных подходов, согласно которому в данной норме имеется ввиду название любого известного произведения, независимо от охраноспособности или истечения срока охраны как названия, так и произведения в целом, возникают вопросы о субъекте, согласие которого требуется для использования такого названия, а также о правовом значении такого согласия.

Если будет сделан вывод об отсутствии субъекта, который вправе дать в этом случае согласие на использование наименования произведения, необходимо определить, в чьих интересах устанавливается запрет на использование наименования известного произведения.

Влечет ли применение в законе термина «название известного в Российской Федерации произведения» без указания на такое название как на объект авторского права нарушение регистрацией тождественного таком названию товарного знака прав неограниченного круга лиц, в сознании которых такое произведение является известным, и каким образом указанные лица должны подтверждать свою заинтересованность при оспаривании товарного знака?».

Согласно профессиональному мнению доцента кафедры гражданского и предпринимательского права юридической школы Дальневосточного федерального университета, кандидата юридических наук ФИО10, рассматриваемая норма (пункт 3 статьи 7 Закона о товарных знаках) охватывает обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту, если соответствующая часть произведения (произведение в целом) является охраноспособной сама по себе и принадлежит известному в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы или искусства. Иной подход к решению данной проблемы, основанный на буквальном толковании данного положения, представляется не соответствующим смыслу закона.

По второму вопросу ученым высказана позиция о том, что круг лиц, заинтересованных в оспаривании регистрации товарного знака, тождественного названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, ограничивается самим обладателем авторского права и его правопреемниками ввиду того, что положения абзаца 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках специально направлены на защиту обладателей авторских прав.

Доктором юридических наук, проректором по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) ФИО6 по первому вопросу высказано профессиональное мнение о том, что указанная в запросе правовая норма (пункт 3 статьи 7 Закона о товарных знаках) должна толковаться в совокупности с нормами пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона об авторском праве. Иными словами, название произведения должно быть охраноспособным само по себе, т.е. быть объектом авторского права, а само произведение должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

По второму вопросу ученым высказано мнение о том, что лицом, чье согласие требуется для регистрации товарного знака, тождественного названию известного произведения, является сам автор (соавторы) или его (их) правопреемники. Таким образом, заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны товарного знака по этому основанию может быть признан обладатель авторского права или его правопреемник; круг заинтересованных лиц ограничен; обладатель права на фирменное наименование вправе воспользоваться иными способами защиты своего права, если у него нет иного законного интереса в предъявлении соответствующего требования.

Кандидатом юридических наук, доцентом кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета ФИО9 по первому вопросу высказано профессиональное мнение о том, что структура нормы пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации) выделяет два вида объектов:

1) неохраняемые авторским правом объекты – название произведения науки, литературы и искусства, персонаж или цитата из такого произведения. Признак таких объектов – то, что они являются частями произведения, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака;

2) охраняемые объекты авторского права – произведение искусства (произведения науки и литературы не упомянуты) или его фрагмент. Признак таких объектов – известность не требуется.

По мнению ученого, охрана неоригинальному названию произведения может быть представлена при двух условиях: если оно обрело известность (имело успех), если неоригинальное название приобрело различительный характер.

Исходя из названных условий ученый полагает, что не всякое известное неоригинальное название произведения охватывается нормой пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках. Некоторые названия, не смотря на известность именно в качестве названий произведений, так и не приобрели различительную способность, т.е. способность связываться в глазах рядового потребителя с конкретным произведением («Капитал» К. Маркса, «Огонь» А. Барбюса, «Воскресенье» Л.Н. Толстого, «Школа» А. Гайдара, «Государство» Платона и т.п.). Для того, чтобы эти названия вызывали ассоциацию с конкретным произведением, необходима дополнительная идентификация. В случае известных, но не приобретших различительную способность названий произведений, суду может потребоваться оценка того, насколько то или иное обозначение связывается для рядового потребителя с известным произведением. Что касается обозначения «Тихий Дон», то оно, как представляется, охватывается нормой пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, поскольку является не только известным в качестве названия произведения, но и приобретшим различительную способность.

По второму вопросу ученый высказал мнение о том, что существует множественность лиц, заинтересованных в оспаривании регистрации товарного знака, в который включено название известного произведения: 1) обладатель исключительного права на произведение в течение всего срока действия исключительного права; 2) при отсутствии согласия правообладателя на использование известного названия произведения на первый план выступают правила о запрете недобросовестной конкуренции – в этом случае заинтересованными лицами являются субъекты предпринимательской деятельности, чьи интересы нарушаются использованием названия известного произведения (осуществляющие виды деятельности, аналогичные тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак). В заключении высказывается мнение, что защита прав лиц, имеющих право на средства индивидуализации (включая фирменное наименование), идентичные или сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, осуществляется исходя из принципа старшинства средств индивидуализации по правилам пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно совместному заключению профессора, кандидата юридических наук, начальника отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации ФИО5 и кандидата юридических наук, начальника отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации ФИО8, норма, содержащаяся в абзаце 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках охватывает обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту при соблюдении двух условий в совокупности:

1) охранспособности произведения (его части) как с точки зрения его соответствия требованиям статьи 6 Закона об авторском праве, так и с точки зрения территориального действия авторских прав (статья 5 Закона об авторском праве, статья 1256 Гражданского кодекса Российской Федерации) и сроков их действия, а также возможности досрочного перехода произведения в общественное достояние (статья 27 Закона об авторском праве, статьи 1281 – 1283 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) известности соответствующего произведения науки, литературы или искусства в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Учеными высказано мнение о том, что и требование охранспособности, и требование известности в равной степени должны применяться ко всем видам произведений и их частей, перечисленным в данной норме.

По второму вопросу ученые указали, что, по их мнению, применительно к абзацу третьему пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации) заинтересованными лицами следует считать обладателей исключительных прав на соответствующие охраняемые произведения науки, литературы и искусства. Другие лица могут спаривать регистрацию товарного знака по иным основаниям.

Согласно заключению доктора юридических наук, заведующего кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского государственного экономического университета ФИО4, толкование нормы, закрепленной в пункте 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, дает достаточные основания для вывода о том, что в качестве товарных знаков не могут регистрироваться названия любых известных на дату подачи заявки произведений науки, литературы и искусства, независимо от того, носят ли сами названия творческий характер. Как указывает ФИО4, пункт 3 статьи 7 Закона о товарных знаках связывает охрану названий произведений (в части их возможной регистрации в качестве товарных знаков) лишь с одним условием – известностью произведения на дату регистрации товарного знака. Данная норма, как полагает ученый, преследует две взаимосвязанные цели: с одной стороны она направлена на охрану имущественных и личных неимущественных интересов авторов (иных правообладателей) известных произведений (это означает, что правовая охрана названий известных произведений действует лишь в пределах установленных законом сроков охраны самих произведений);
с другой стороны цель нормы пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках состоит в том, чтобы предотвратить получение лицами, пытающимися зарегистрировать названия известных произведений в качестве товарных знаков, необоснованных преимуществ за счет того, что их товарные знаки будут ассоциироваться публикой с известными произведениями науки, литературы, искусства.

По второму вопросу ученым высказано мнение, что в качестве лиц, заинтересованных в оспаривании регистрации товарных знаков, совпадающих с названиями известных произведений науки, литературы и искусства могут выступать лишь сами авторы, их наследники, а в исключительных случаях – иные правообладатели таких произведений. ФИО4 указал, что такой вывод вытекает как из буквального текста пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (где авторы и иные правообладатели названы в качестве лиц, управомоченных давать согласие на регистрацию товарного знака, тождественного названию известного произведения), так и из смысла закрепленной данным пунктом нормы.

Согласно заключению доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Самарского государственного экономического университетах ФИО7 по первому вопросу, норма пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках (также как и норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации) предназначена для решения вполне определенной задачи: исключить регистрацию в качестве товарных знаков «обозначений», правовая охрана которых вызовет нежелательные экономические последствия для именно правообладателя. Вопрос же о том, что именно защищается – это сфера действия авторского права. ФИО7 считает недопустимым формальное толкование закона без увязки с нормами авторского права, указывает, что формальным полагает подход, который «автоматически» исключает государственную регистрацию товарных знаков только потому, что при отсутствии согласия правообладателя они совпадают с наименованием какого-либо произведения. Специалист указывает, что сами по себе наименования и отдельные элементы авторского произведения получают правовую защиту лишь в том случае, если обладают признаками результата интеллектуальной деятельности.

По второму вопросу ученый со ссылкой на соответствующие нормы Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (статьи 2 – 6) указывает, что охрана осуществляется в пользу автора и его правопреемников. Правовое согласие этих лиц исключает в будущем возможные возражения относительно правомерности акта регистрации применительно к обсуждаемой норме (пункт 3 статьи 7 Закона о товарных знаках), но не исключает оспаривания по другим основаниям. Поскольку в данной норме речь идет именно о правообладателях, то фактором, вызывающим необходимость получить согласие, следует усматривать существование исключительного права, а в гипотезу нормы несомненно входит его наличие. При прекращении действия исключительного права нет возможности применять саму норму и правило о даче согласия. Другие лица также могут быть признаны заинтересованными в оспаривании, в частности, ими могут быть и обладатели фирменных наименований, однако они должны опираться на другую правовую аргументацию и другие нормы (а не на отсутствие согласия).

С учетом выраженных в заключениях мнений ученых, принимая во внимание, что как в пункте 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, так и в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных известным в Российской Федерации на дату подачи заявки названиям произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только обладатели авторских прав в отношении известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

При этом само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права (ранее действовавший Закон об авторском праве, глава 70 Гражданского кодекса Российской Федерации), а его название, которое само по себе может не отвечать условию охранспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения).

Суд первой инстанции сделал правильный, основанный на материалах дела вывод о том, что произведение ФИО3 «Тихий Дон» является объектом авторского права, а его название является известным в Российской Федерации.

Вместе с тем, поскольку ООО «Тихий Дон» не является ни правообладателем в отношении произведения ФИО3 «Тихий Дон», ни его правопреемником, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о наличии у этого лица права на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Тихий Дон» по заявленному им основанию.

В свою очередь, Роспатент, отказывая в удовлетворении возражения ООО «Тихий Дон», сделал правильный вывод об отсутствии у этого общества заинтересованности и, соответственно, права на подачу возражения по заявленному им основанию.

При этом ООО «Тихий Дон» как лицо, обладающее фирменным наименованием, тождественным оспариваемому товарному знаку, и оказывающее услуги 43 класса МКТУ, однородные услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не лишено права обратиться в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарного знака по иным основаниям, установленным законом.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным довод Роспатента о том, что суд первой инстанции ошибочно прекратил правовую охрану оспариваемого товарного знака в полном объеме (то есть в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ), в то время как ООО «Тихий Дон» при подаче возражения просило прекратить правовую охрану этого товарного знака только в отношении услуг 43 класса МКТУ, оставив в силе правовую охрану товарного знака для всех позиций, касающихся услуг 39 класса МКТУ.

При указанных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу об удовлетворении кассационных жалоб Роспатента и ОАО «РЖД» и об отмене оспариваемого решения суда первой инстанции как принятого с неправильным применением норм материального права.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

Поскольку судом первой инстанции установлены все имеющие значение для правильного рассмотрения дела фактические обстоятельства, но при вынесении судебного акта неправильно применены нормы материального права, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным, отменив принятый по делу судебный акт, вынести решение по существу об отказе в удовлетворении заявленных ООО «Тихий Дон» требований о признании недействительным решения Роспатента от 26.07.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 25.04.2013 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 343363.

Так как ОАО «РЖД» понесло судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы, и по результатам рассмотрения дела в суде кассационной инстанции жалоба названного общества удовлетворена, понесенные им судебные расходы подлежат возмещению за счет ООО «Тихий Дон».

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2014 по делу
№ СИП-296/2013 отменить.

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Тихий Дон» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 26.07.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 25.04.2013 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 343363 отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тихий Дон» в пользу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 2 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий Л.А. Новоселова

Члены президиума: Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина