Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г. , при ведении протокола секретарем судебного заседания Ибрагимовой А.Г., рассмотрев дело по иску

УФИЦ РАН (ИНН: 0274064870, ОГРН: 1030204207582; ранее - ФГБУН Институт химии РАН (ИНН 0276014561, ОГРН 1020202853010)

к ООО ЗТХС (ИНН 0276075557, ОГРН 1030204216976)

о взыскании задолженности в размере 1 652 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 29 520 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца – представителя по доверенности №1 от 05.03.2018

от ответчика – представителя по доверенности от 30.10.2017 ФИО1

ФГБУН Институт химии РАН (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО ЗТХС (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности в размере 1 652 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 29 520 руб.

29 января 2018 года судом в порядке процессуального правопреемства истец ФГБУН Институт химии РАН заменен на правопреемника УФИЦ РАН (ИНН: <***>).

В обоснование иска истцом указал следующее. В соответствии с заключенным лицензионным договором от 18.06.2013 УФИХ РАН передал ООО «ЗТХС» на условиях простой (неисключительной) лицензии Патент на изобретение № 2123347 «Способ получения лаппаконитина гидробромида», патентообладатель УФИХ РАН (далее - Патент) в объеме, предусмотренном разделом 2 настоящего договора, а Лицензиат обязуется принять и оплатить право его использования. Стоимость договора составила 2478000 руб. Как указывает истец, он свои обязательства исполнил, передав патент для использования Ответчику. Ответчик обязательства исполнил частично, оплатив суму в размере 826000 руб. Ссылаясь на ст. 309-310 ГК РФ Истец просит взыскать с ответчика сумму долга в размере 1652000 руб.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв, из которого следует, в нарушение условий Лицензионного договора (раздел 2), Лицензиаром (истцом) техническая документация представителю Лицензиата (ответчику) передана не была. Акт о предоставлении права между сторонами оформлен не был. Отсутствие переданной технической документации не позволило Лицензиату использовать патент на изобретение. Не предоставление Истцом необходимых документов явилось причиной отказа Ответчика от подписания акта приема-передачи права использования Патента.

Исследовав представленные доказательства, суд

УСТАНОВИЛ:

Предметом иска истцом определено требование о взыскании 1652000 руб. долга.

18 июня 2013 между ФГБУН «Институт органической химии» Уфимского научного центра Российской академии наук (Лицензиар, правопреемник - УФИЦ РАН) и ООО «ЗаводТехноХимСинтез» (Лицензиат) подписан лицензионный договор (далее, Договор), в соответствии с которым Лицензиар передает Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии Патент на изобретение № 2123347 «Способ получения лаппаконитина гидробромида» (далее - Патент), патентообладатель Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, в объеме, предусмотренном разделом 2 настоящего договора, а Лицензиат обязуется принять и оплатить право его использования.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1.2 Договора, Лицензиар осуществляет передачу Патента в целях его использования Лицензиатом для организации производства и выпуска лаппаконитина гидробромида.

Согласно п. 1.3 Договора, Лицензиар осуществляет дальнейшее научно-техническое сопровождение по внедрению данной технологии в производство фармацевтической субстанции лаппаконитин гидробромид при промышленном производстве, осуществляет другую помощь и, при необходимости, поставку образцов лаппаконитина гидробромида (п. 1.1.-1.3.Договора).

Согласно п. 2.1 Договора, вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства продукции с использованием Патента, составлена на русском языке и передается Лицензиаром уполномоченному представителю Лицензиата на бумажном носителе в одном экземпляре.

Согласно п. 2.2 Договора, при передаче Патента оформляется акт о предоставлении права за подписями уполномоченных представителей обеих сторон.

Согласно п. 2.3 Договора, если Лицензиат или его уполномоченный представитель не явятся в срок, установленный для передачи, то Лицензиар имеет право переслать документацию с приложением подписанных со своей стороны двух экземпляров акта о предоставлении права заказным почтовым отправлением.

Согласно п. 3.1 Договора, Лицензиар обязан: Предоставить Лицензиату право использования Патента в течение 5 дней с даты регистрации Договора в Роспатенте; Одновременно с предоставлением права использования Патента передать Лицензиату экземпляр Патента на бумажном носителе; Одновременно с передачей Патента предоставить Лицензиату подписанный со своей стороны Акт о предоставлении права использования Патента в двух экземплярах.

Согласно п. 2.5 Договора, после предоставления права использования Патента Лицензиату, последний имеет право использовать Патент следующими способами: изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции, изготовленной в соответствии с Патентом.

Исходя из буквального толкования условий Договора, суд приходит к выводу о том, что стороны Договора определили моментом возникновения права Лицензиата на использование Патента дату подписания Сторонами Акта о предоставлении права использования Патента (пункты 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1 Договора).

При этом, в материалы дела Акт о предоставлении права использования Патента Истцом не предоставлен.

Судом также установлено, что в материалах дела отсутствуют доказательства передачи Лицензиату технической документации, необходимой и достаточной для производства продукции с использованием Патента, как то предусмотрено п. 2.1 Договора.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что у Лицензиата отсутствовала как юридическая, так и техническая возможность использования Патента для производства продукции.

Подтверждением данного вывода являются следующие обстоятельства.

Согласно п. 9.1 Договора, Лицензиат обязуется в течении 10 календарных дней, следующих за отчетным периодом, предоставлять Лицензиару сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции, произведенной с использованием Патента, и специальной продукции в течении отчетного периода, а также сведения о ценах на указанную реализуемую продукцию.

При этом, а материалах настоящего дела отсутствуют доказательства передачи Лицензиатом Лицензиару указанных в п. 9.1 Договора сведений, а также отсутствуют какие-либо запросы Лицензиаром у Лицензиата названных сведений, что свидетельствует об отсутствии производства Лицензиатом продукции, с использованием Патента.

Таким образом, в нарушение условий Лицензионного договора, Лицензиаром техническая документация уполномоченному представителю Лицензиата передана не была. Акт о предоставлении права между сторонами оформлен не был. Отсутствие у Лицензиата права использования Патента и отсутствие технической документации не позволило Лицензиату производить продукцию с использованием Патента и осуществлять получение лаппаконитина гидробромида. Какие-либо доказательства производства и выпуска лаппаконитина гидробромида Истцом в материалы дела не представлены.

Разделом 2 Лицензионного Договора установлено, что Истец, одновременно с передачей прав на использование патента, передает Ответчику техническую документацию в объеме необходимом и достаточном для организации производства лаппаконитина гидробромида – действующего агента отечественного лекарственного антиаритмического препарата аллапинин. Необходимый объем технической документации определяется нормативными документами - ОСТ 42-510-98 «Стандарт отрасли. Правила Организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)», ГОСТ Р 52550 -2006 «Производство лекарственных средств. Организационно-технологическая документация», ГОСТ Р 52249 -2009 «Правила производства и контроля лекарственных средств» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 20.05.2009 N 159-ст), Приказом Минпромторга России №916 от 14.06.2013г. «Об утверждении правил надлежащей производственной практики», которые регламентируют требования к организации производства и контроля качества фармацевтических субстанций для производства лекарственных средств.

Согласно указанным нормативным и регулирующим документам для организации и освоения производства лаппаконитина гидробромида необходимы следующие документы и информация:

- информация об исходном лекарственном сырье, а также используемых в процессе материалах, оформленные в соответствии с требованиями НТД в виде спецификаций. В спецификациях должны быть приведены требования к качеству исходных материалов, которые используются в технологическом процессе по защищенному патентом способу;

- сведения по составу необходимого оборудования, применяемым в производстве и испытаниях продукта приборах, рекомендуемым техническим и инженерным решениям (параметрам подготовки воды, пара, технологических жидкостей, способам нагрева и охлаждения реакционных масс, утилизации отходов и т.п.);

- лабораторный и опытно-промышленный регламенты производства, описывающие параметры, режимы, условия и последовательность выполняемых технологических операций;

- инструкции, методики, процедуры (по отбору проб, проведению испытаний, пошаговой технологической схемы получения субстанции, методики на контроль качества промежуточной и готовой продукции и т д).

Без указанных документов и информации использование патента и организация выпуска лаппаконитина гидробромида является невозможной, так как получение разрешений на производство и реализацию фармацевтической продукции связано с их обязательным наличием.

Таким образом, для использования спорного Патента, учитывая, что в данном случае Лицензиат для получения производственных и финансовых результатов должен был организовать и освоить производство по уникальной технологии, необходимо наличие специфической информации и знаний, которые имелись только у разработчика данной технологии. Следовательно, без перечисленных документов, невозможно производство какой-либо продукции с использованием Патента.

Отсутствие у Лицензиата документов, содержащих «ноу-хау», а также отсутствие у Лицензиата опыта и знаний, полученных Лицензиаром в ходе исследовательских работ и разработки передаваемого по лицензионному договору способа получения лаппаконитина гидробромида, которые Истец должен предоставить Ответчику в соответствии с пунктами 2.1. и 5.2. Договора, не позволили последнему использовать Патент в целях изготовления продукции.

При этом, по спорному Лицензионному договору от 18.06.2013 Лицензиат перечислил Лицензиару денежные средства в размере 826 000 рублей (платежные поручения №220 от 22.03.2016 и №1441 от 26.12.2016).

Суд приходит к выводу, что при наличии всех вышеуказанных обстоятельств, данная оплата денежных средств не подтверждает надлежащее исполнение Лицензиаром своих обязанностей возникших из Договора. В рассматриваемом случае, данная оплата является не подтверждением Лицензиатом надлежащего выполнения обязанностей Лицензиара по Договора, а является неотработанным авансом по Договору.

Ссылку Истца на Акт приемки-сдачи выполненных работ №1 от 01.04.2016 и Акт приемки-сдачи выполненных работ №2 от 26.12.2016, как на доказательство надлежащего оказания услуг по Лицензионному договору от 18.06.2013, суд находит несостоятельной, ввиду следующего.

Согласно Акту приемки-сдачи выполненных работ №1 от 01.04.2016, Истец, в лице зам.директора ФИО2, и Ответчик, в лице директора ФИО3 составили Акт о том, что согласно лицензионного договора от 18.06.2013 обязательства по передаче Патента на изобретение №2123347 выполнены. Оплата состоялась частично на сумму 201 000 руб.

Как указывалось выше, согласно буквальному толкованию пунктов Договора, передача самого Патента, в отсутствие передачи права на использование Патента и в отсутствие передачи технической документации для использования Патента, не подтверждает исполнение Лицензиаром своих обязанностей по Договору, от исполнения которых поставлена в зависимость обязанность Лицензиата по оплате.

Дополнительно, суд считает необходимом отметить, что в тексте Акта приемки-сдачи выполненных работ №1 от 01.04.2016 указано, что данный Акт заключается Ответчиком, в лице директора ФИО3, однако в графе рядом с подписью от имени ООО «Завод «ТехноХимСинтез» указана фамилия «Кильдибеков». При этом в материалы дела не представлена доверенность, подтверждающая наличие полномочий у данного лица на подписания такого рода документов.

Согласно Акту приемки-сдачи выполненных работ №2 от 26.12.2016, Истец, в лице Вр.И.О. директора ФИО4, и Ответчик, в лице директора ФИО3 составили Акт о том, что согласно лицензионного договора от 18.06.2013 обязательства за 1 этап по передаче Патента на изобретение №2123347 в сумме 826 000 рублей выполнены. Окончательный расчет за 1 этап составил 625 000 рублей.

Исходя из буквального толкования текста Акта приемки-сдачи выполненных работ №2 от 26.12.2016, суд приходит к выводу о том, что названным документом Стороны подтвердили факт перечисления денежных средств в рамках Лицензионного договора от 18.06.2013 в размере 826 000 руб. от Ответчика к Истцу, а не факт передачи права на использование Патента от Истца к Ответчику.

В подтверждение довода о передаче технической документации истцом в материалы дела представлен лабораторный регламент на производство лаппаконитина и опытно-промышленный регламент на производство аллапинина. Данные документы не имеют отношения к производству фармацевтической субстанции лаппаконитин гидробромид, поименованной в п. 1.1 Лицензионного договора от 18.06.2013. Иной технической документации, а также документа подтверждающего передачу всей необходимой технической документации для производства фармацевтической субстанции - лаппаконитин гидробромид в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420-453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами данного раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

В силу ст.ст. 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Поскольку в нарушение условий Лицензионного договора, Истцом не исполнены обязательства по передаче права использования Патента, а также по передачи технической документации в объеме необходимом и достаточном для организации производства лаппаконитина гидробромида, у Ответчика не возникла обязанность по оплате, предусмотренная Лицензионным договором от 18.06.2013.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

УФИЦ РАН (ИНН: <***>, ОГРН: <***>; ранее - ФГБУН Институт химии РАН (ИНН <***>, ОГРН <***>) в удовлетворении исковых требований к ООО ЗТХС (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности в размере 1 652 000 руб.- отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Г. Фазлыева