Гражданский кодекс часть 1

Открытое акционерное общество «Акмай» (далее по тексту решения – ОАО «Акмай») обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «НПП Ойл-Инжиниринг» об обязании ответчика зарегистрировать дополнительные соглашения от 05.01.2004 года, 01.12.2004 года, 04.01.2006 года, 09.02.2006 года к сублицензионному договору № 1 от 3.04.2003 года на использование изобретений, оформленных между сторонами.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, ходатайствовал об обязании ответчика зарегистрировать дополнительное соглашение от 09.02.2006 года к сублицензионному договору на использование изобретений.

Уточнение иска судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято.

Ответчик исковые требования не оспорил.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей истца и ответчика, суд первой инстанции

УСТАНОВИЛ:

Как усматривается из материалов дела, ООО «НПП Ойл-Инжиниринг» является владельцем неисключительных лицензий на право использования патентов Российской Федерации на изобретения № 2084705, 2175058, вправе заключать сублицензионное соглашение /лицензионные договора на использование изобретений приложены в материалы дела, надлежащим образом зарегистрированы. Договора заключены соответственно 14 января 2002 года и 4 января 2003 года сроком действия на 10 лет/.

3 апреля 2003 года между истцом по делу /сублицензиат/ и ответчиком по делу /сублицензиар/ оформлен договор № 1, в соответствии с п.2.1. которого сублицензиар предоставляет сублицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое сублицензиатом в соответствии с настоящим договором, неисключительную лицензию на использование изобретений, защищенных патентами, на территории Российской Федерации.

При этом сублицензиату предоставляется право на производство работ по лицензии /л.д. 8-13 том 1/.

Срок действия договора стороны определили в 3 года /п. 13.1. договора/.

Российским агентством по патентам и товарным знакам принято решение о регистрации договора /решение – л.д. 15 том 1/.

При этом оговорено, что решения об изменении положений договора, о продлении срока его действия или о прекращении действия договора должны быть в месячный срок направлены в отдел лицензий и договорных отношений Роспатента для регистрации.

Договору присвоен регистрационный номер 16595/03 от 25.04.2003 года.

Между сторонами отсутствует спор по факту заключения сублицензионного договора, действия условий договора и т.п.

9 февраля 2006 года сторонами оформлено дополнительное соглашение, в соответствии с п.1 которого стороны указали о продлении срока действия договора на 5 лет – до 25.04.2011 года /см. л.д. 18 том 1/.

14 декабря 2006 года ответчиком в адрес истца направлено письмо, в соответствии с которым ответчик указал, что дополнительные соглашения не имеют юридической силы, ООО «Ойл-Инжиниринг» требует немедленного прекращения ОАО «Акмай» незаконного использования технологий и оборудования /л.д. 22 том 1/.

9 февраля 2007 года истцом по делу в адрес ответчика направлено письмо-ответ, согласно которому ОАО «Акмай» пояснило, что до момента поступления данного письма никаких обращений, предупреждений и т.п. о нежелании ООО «Ойл-Инжиниринг» предоставления технологий для использования ОАО «Акмай» не было, о том, что дополнительные соглашения до настоящего времени не зарегистрированы также Общество не уведомлено /л.д. 23 том 1/.

Истец в письме от 9 февраля 2007 года ходатайствовал о регистрации дополнительных соглашений к договору в установленном законом порядке.

Учитывая, что до настоящего времени регистрация дополнительного соглашения к договору о продлении срока его действия не произведена, ответчик обратился в суд с соответствующими исковыми требованиями.

В соответствии с п.13 Патентного закона Российской Федерации патентообладатель /лицензиар/ может предоставить право на использование объекта промышленной собственности, охраняемого патентом (свидетельством) Российской Федерации на основе лицензионного договора о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом (свидетельством) Российской Федерации другому лицу (лицензиату) /патент – л.д. 16-17 с указанием регистраций договоров неисключительной лицензии/.

В соответствии с ч.1 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

По договору неисключительной лицензии лицензиату предоставляется неисключительное право на использование охраняемого объекта промышленной собственности, при этом лицензиар сохраняет за собой все права, вытекающие из патента.

В соответствии с п.9 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 29 апреля 2003 года № 64, ведение дел по регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности договор, осуществляется правообладателем (патентообладателем) или в соответствии с пунктом 25 настоящих Правил лицом, которому передается право по договору, самостоятельно или через представителя, полномочия которого удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В судебном заседании представитель истца пояснила, что условия сублицензионного договора до настоящего времени исполняются со стороны истца, выполненные работы принимаются ответчиком, что подтверждается подписанными актами № 2, 3 от 26.06.2006 года по сдачи приемки технической продукции по договору. Истец, используя данные изобретения, производит регулярные выплаты вознаграждений, что подтверждается платежными поручениями № 724, 727, 728 от 29.06.2006 года, № 1415 от 18.12.2006 года, а также подписанным сторонами актом сверки по состоянию на 3 мая 2007 года.

Ответчик в отзыве на иск оспорил доводы истца, указал, что акты № 2 и 3 от 26.06.2006 года и платежные поручения № 724, 727, 728 от 29.06.2006 года относятся к скважинам, отработанным до мая 2006 года. Ответчик не оспаривает факт продолжения работ истцом в 2007 году /отзыв – л.д. 3 том 2/. Не оспаривает исковые требования в части обязания зарегистрировать дополнительное соглашение к сублицензионному договору.

В судебном заседании ответчик пояснил, что в настоящее время не имеет возможности самостоятельно/добровольно зарегистрировать договор в виду пропуска срока, поскольку само соглашение о продлении договора подписано в феврале 2006 года /указанное за подписью представителя отражено в протоколе с/з от 23 августа 2007 года/.

Учитывая, что в силу положений Патентного закона Российской Федерации, вышеуказанных Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, изменения и дополнения к зарегистрированным договорам в отношении определения сторон, предмета договора, объема передаваемых прав, территории и срока действия подлежат обязательной регистрации, принимая во внимание положения ст. 165 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок действия основных лицензионных договоров на использование изобретений, с учетом вышеизложенного /доводов истца и ответчика/, а также принимая во внимание необходимость регистрации дополнительного соглашения, в соответствии с которым сторонами пролонгирован сублицензионный договор, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению.

Расходы по госпошлине по иску в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует возложить на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Открытого акционерного общества «Акмай» - удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Ойл-Инжиниринг» зарегистрировать дополнительное соглашение от 9 февраля 2006 года к сублицензионному договору № 1 от 3 апреля 2003 года /регистрационный номер 16595/03 от 25.04.2003 года/.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Ойл-Инжиниринг» в пользу Открытого акционерного общества «Акмай» госпошлину по иску в размере 2 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в силу.

Решение вступает в силу по истечении месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в соответствии со ст. 257-260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в течении месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный Арбитражный суд Уральского округа в соответствии со ст. 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aac.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Э.Т. Шарафуллина