Гражданский кодекс часть 1

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью «МДО покрытие» обратилось с заявление к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с участием 3-его лица Общества с ограниченной ответственностью «Керамические трансформаторы» о признании недействительным отказа Роспатента от 28.06.11г. в государственной регистрации исключительного лицензионного договора №2011Д04002 от 04.03.2011г. о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту № 2333561.

Заявитель поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

3-е лицо поддержало позицию заявителя.

Роспатент просил в удовлетворении заявленных требований отказать по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Как усматривается их материалов дела, 04.03.2011г. заявитель и 3-е лицо подписали лицензионный договор о предоставлении ООО «Керамические трансформаторы» права использования изобретения № 2333561 «Катушка индуктивности» (входящий номер договора 2011Д04002).

22.03.11г. ООО «Керамические трансформаторы» подало в Роспатент заявление о регистрации лицензионного договора.

28.06.11г. Роспатент направил в адрес ООО «Керамические трансформаторы» уведомление № 2011Д04002/93об отказе в государственной регистрации лицензионного договора.

В соответствии с условиями лицензионного договора, лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения № 2333561 «Катушка индуктивности» в отношении способов использования, указанных в пункте 2.3 лицензионного договора. При этом в соответствии с пунктом 3.1.4 лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном договоре.

В направленном Роспатентом уведомлении указано, что положения п. 3.1.4 лицензионного договора противоречат положению под. п. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ. Исключительная лицензия предоставляется без сохранения за лицензиаром прав выдачи лицензий другим лицам. По мнению Роспатента, в вышеуказанном случае нельзя зарегистрировать несколько исключительных лицензий в отношении изобретения, поскольку невозможно произвести разделение объема передаваемых прав в зависимости от способа введения продукции в гражданский оборот. Формула изобретения такой возможности не предусматривает.

Заявитель полагает, что решение Роспатента об отказе в регистрации лицензионного договора, содержащееся в уведомлении принято с нарушением ст.ст. 1233, 1235, 1236, 1354, 1358 и 1367 ГК РФ. Роспатент неправомерно ограничивает право на распоряжение исключительным правом на изобретение, предусмотренное п. 1 ст. 1233 ГК РФ и п. 1 ст. 1358 ГК РФ.

Пунктом 1 ст. 1236 ГК РФ устанавливается два вида лицензионных договоров в зависимости от того, сохраняется у лицензиара, предоставившего право использования результата интеллектуальной деятельности одному лицензиату, возможность предоставления права использования такого результата другим лицензиатам или нет. В первом случае речь идет о простой (неисключительной) лицензии, во втором - об исключительной лицензии.

В соответствии с п. 3 ст. 1236 ГК РФ, в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные для лицензионных договоров разных видов.

Заявитель полагает, что системный анализ п. п.1, 3 ст. 1236 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ и под. п. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ позволяет сделать вывод, что при выделении видов лицензионных договоров, основанном на критерии сохранения права лицензиара выдавать лицензии, в п. 1 ст. 1236 ГК РФ имеется в виду предоставление разным лицензиатам права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одними и теми же способами.Что касается предоставления лицензиаром различным лицензиатам разных способов использованиярезультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то как полагает заявитель, по смыслу ст. 1236 ГК РФ, выдача исключительной лицензии на одни способы использования не препятствует в дальнейшем выдавать лицензии (как исключительные, так и неисключительные) третьим лицам на другие способы использования.

По мнению заявителя, согласно п. 3.1.10 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных Приказом Роспатента от 29.12.09г., в соответствии с действующим законодательством в отношении одного охраняемого объекта, например, изобретения, могут быть зарегистрированы несколько исключительных лицензийили исключительная и несколько неисключительных лицензий при условии, что объем предоставляемых по договорам прав не пересекается. Следовательно, как полагает заявитель, ГК РФ разрешает патентообладателю выдавать несколько исключительных лицензий на использование одного и того же результата интеллектуальной деятельности, при условии, что объем предоставляемых прав по данным лицензиям не пересекается.

В соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Пунктом 1 ст. 1358 ГК РФ установлено, что патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение. Согласно ст. 1367 ГК РФ право на использование изобретения по лицензионному договору предоставляется в установленных договором пределах.В соответствии с п. 6 ст. 1235 ГК РФ, одним из существенных условий лицензионного договораявляется определение способов использования результатов интеллектуальной деятельности.

Пунктом 1 ст. 1358 ГК РФ предусмотрено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения любым не противоречащим закону способом,в том числе путем (1) ввоза на территорию Российской Федерации, (2) изготовления, (3) применения, (4) предложения о продаже, (5) продажи, (6) иного введение в гражданский оборот или хранения для этих целей. ГК РФ содержит открытый перечень способовиспользования результатов интеллектуальной деятельности и патентообладатель вправе определить иные способы использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности, при условии их соответствия закону.

Заявитель и ООО «Керамические трансформаторы» предусмотрели в лицензионном договоре предоставление ООО «Керамические трансформаторы» исключительной лицензии на использование изобретения следующими конкретными способами: разработка новых технологий с использованием изобретения; изготовление, использование, предложение к продаже, продажа и иное введения в хозяйственный оборот трансформаторовмалой, средней и большой мощности, как высоковольтных, так и низковольтных, с керамической изоляцией алюминиевых обмоток, которые будут изготавливаться на основании изобретения, а также с использованием составных частей, изготавливаемых на основании изобретения.

Стороны лицензионного договора определили конкретные способы использования изобретения и конкретную продукцию, производимую на основании изобретения, поскольку заявитель не был заинтересован в выдаче исключительной лицензии в отношении всех способов использования изобретения. ООО «Керамические трансформаторы» не требуются все способы использования изобретения.

По мнению заявителя, он и ООО «Керамические трансформаторы» действуя в полном соответствии со ст. ст. 1233, 1235, 1236, 1358 и 1367 ГК РФ, правомерно предусмотрели в лицензионном договоре выдачу исключительной лицензии на конкретные способы использования изобретения. Определяя в лицензионном договоре конкретные способы использования в качестве существенного условия, указанного в законе (п. 6 ст. 1235 ГК РФ), заявитель исходил из того, что он предоставляет ООО «Керамические трансформаторы» право на использование изобретения только определенными способами, желая оставить за собой право выдавать исключительные лицензии на иные способы использования изобретения, не предусмотренные лицензионным договором с ООО «Керамические трансформаторы».

Отказывая в регистрации лицензионного договора, Роспатент указал, что формула изобретения не предоставляет возможности разделения объема передаваемых прав в зависимости от способа введения продукции в гражданский оборот. В соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Формула изобретения выражает сущность изобретения и основывается на его описании (п. 2 ст. 1375 ГК РФ).

Правовое значение формулы изобретения заключается исключительно в определении объема правовой охраны изобретения (т.е. в установлении круга объектов, на которые распространяется действие интеллектуальных прав патентообладателя), а не в определении конкретных способов использования изобретения и возможности/невозможности предоставления исключительной лицензии различным лицам на разные способы использования изобретения.

Формула изобретения не содержит описание видов продукции, которые возможно изготавливать на основании изобретения, она содержит лишь описание существенных признаков изобретения, подлежащего правовой охране. Способы использования и производимые на основании изобретения виды продукции могут определяться патентообладателем самостоятельно и ограничиваются только одним требованием, установленным ГК РФ (не должны противоречить закону). ГК РФ не содержит положений о том, что право патентообладателя на предоставление права использования изобретения третьим лицам, а также возможность предоставления разным лицам различных способов использования изобретения каким-либо образом ограничивается формулой изобретения.

Кроме того, заявитель ссылается на то, чтов патенте на изобретение напрямую указано, что изобретение может использоваться в электрических сетях, сетях связи, трансформаторах распределительных цепей, в качестве соленоидов и иным образом, т.е. приведен лишь примерный перечень продукции, производимой на основании или с использованием изобретения. Данный перечень не ограничен формулой изобретения. При подписании лицензионного договора, как заявитель, так и ООО «Керамические трансформаторы» были заинтересованы в предоставлении исключительного права на использование изобретения способами, указанными в лицензионном договоре.В получении других способов использования изобретения ООО «Керамические трансформаторы» не заинтересовано и другую продукцию, кроме обозначенной в лицензионном договоре, производить не собирается.

Таким образом, заявитель считает, что решение Роспатента является незаконным, а также нарушает (неправомерно ограничивает) его право на распоряжение исключительным правом на изобретение, предусмотренное п. 1 ст. 1233 ГК РФ и п. 1 ст. 1358 ГК РФ.

Заинтересованное лицо просило в удовлетворении заявленных требований отказать, считая доводы заявителя необоснованными.

По результатам исследования совокупности доказательств и обстоятельств по заявленным требованиям, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении требования заявителя исходя при этом из следующего.

22.03.11г. в Роспатент поступило заявление о регистрации исключительного лицензионного договора № 2011Д04002 от 04.03.2011г. на использование изобретения по патенту № 2333561 в отношении определенных в договоре способов использования. Вышеуказанный договор заключен между ООО «МДО Покрытие» и ООО «Керамические трансформаторы».

28.06.2011г. Решением Роспатента в государственной регистрации вышеуказанного лицензионного договора отказано, поскольку положения договора противоречат понятию исключительного лицензионного договора, определенного п. 1 ст. 1236 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1369 ГК РФ и п. 5.2.2 Положения о Роспатенте, Роспатент осуществляет государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение.

Согласно п.1 ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор, предусматривающий предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам называется исключительным лицензионным договором.

В соответствии с подп. 10 п. 7.10 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством РФ, регистрация возмездного договора о предоставлении права использования товарного знака осуществляется при условии, если в договоре не содержится внутренних противоречий.

Однако в представленном на регистрацию исключительном лицензионном договоре № 2011Д04002 от 04.03.2011г. содержалось условие об оставлении у правообладателя права заключать с другими лицами лицензионные договоры (п. 3.1.4 договора), что противоречит п. 2.3 договора, в соответствии с которым лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам.

Таким образом, представленный лицензионный договор содержал внутренние противоречия при наличии, которых Роспатент, согласно Регламенту, не имел законной возможности зарегистрировать таком лицензионный договор.

Пункт 3.1.4 вышеуказанного договора противоречил понятию исключительной лицензии в смысле п. 1 ст. 1236 ГК РФ, поскольку нем содержалось условие, согласно которому у лицензиара остается право заключать с другими лицами лицензионные договоры на указанное в договоре изобретение.

Таким образом, регистрация вышеуказанного договора в Роспатенте не могла быть осуществлена, поскольку условия договора противоречили закону и существу распоряжения исключительным правом, что не допускается п. 1 ст. 1233 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что в указанном договоре им были определены различные способы использования изобретения в зависимости от получаемого продукта, признается судом необоснованным, поскольку способами использования изобретения считаются все способы введения изобретения в гражданский оборот (ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа и хранение). Таким образом, в ГК РФ четко определены способы использования изобретения, которые не зависят от получаемого результата, а, следовательно, способы использования изобретения нельзя разделить в зависимости от получаемого результата.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Так, объем правовой охраны изобретения определяется на основании приведенной в патенте формулы. Формула изобретения по свидетельству № 2333561 состоит из одного независимого пункта, что свидетельствует о невозможности выделения нескольких независимых объектов, право пользования, на которые могли бы быть переданы лицензиатам без пересечения передаваемых прав.

Согласно п. 3.1.10 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношении одного охраняемого объекта могут быть зарегистрированы несколько исключительных лицензий или исключительная и несколько неисключительных лицензий только при условии, что объем предоставляемых по договорам прав не пересекается.

Таким образом, суд пришел к выводу, что объем передаваемых прав по лицензионным договорам пересекается, что противоречит действующему законодательству, в связи с чем решение Роспатента от 28.06.2011г. не может быть признано недействительным.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на заявителя в соответствии с ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 1233, 1235, 1236, 1354, 1358, 1367 ст. ст. 110, 198, 201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья Н.Ю.Карева