Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Матюшенковой Ю.Л. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Есениной М.Н. рассматривает в открытом судебном заседании дело по заявлению Штадлер Форм Актиенгесселшафт к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительными решений, третье лицо Ваказим Пропертиз Лимитед

В судебное заседание явились:

От истца ФИО1 д. от 17.07.12, ФИО2 д. от 20.06.12

От ответчика ФИО3 д. от 28.-6.12, ФИО4 д. от 02.03.12

От третьего лица ФИО5 д. от 25.03.11

УСТАНОВИЛ:

Истец Штадлер Форм Актиенгесселшафт обратился с иском, которым просил:

Признать незаконными решения Роспатента № 2995728147/50 от 18.06.12 об отказе в удовлетворении возражения против действия товарного знака STAHLER 437591 и № 200672746/50 от 18.06.12 об отказе в удовлетворении возражения против действия товарного знака STAHLER 437592,

Обязать Роспатент внести в реестр товарных знаков запись об аннулировании товарных знаков STAHLER 437591 и STAHLER 437592,

Запретить Ваказим Пропертиз Лимитед, ООО «Виан Престиж», ООО «Технопарк-Центр» незаконное использование обозначения STAHLER,

Запретить Ваказим Пропертиз Лимитед незаконное использование обозначения STADLER,

Запретить ООО «ТехноМаг» незаконное использование обозначения STADLERFORM,

Взыскать с Ваказим Пропертиз Лимитед компенсацию за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности в размере 10 000 руб.,

Взыскать с ООО «Виан Престиж» компенсацию за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности в размере 10 000 руб.,

Взыскать с ООО «Технопарк-Центр» компенсацию за неправомерное использование результата интеллектуальной деятельности в размере 10 000 руб.

Определением от 12.10.12 по делу А40-95272/12-117-908 суд выделил в отдельное производство исковые требования к Роспатенту о признании незаконными решений и обязании внести изменения в реестр товарных знаков. Выделенным в отдельное производство требованиям был присвоен номер дела А40-142173/12-117-1379. К участию в деле в качестве третьего лица привлечено Ваказим Пропертиз Лимитед.

В обоснование требований о признании незаконными решения Роспатента истец привел следующие доводы. Товарные знаки, принадлежащие третьему лицу, имеют приоритет от 03.11.05 и 28.09.05. Третье лицо приобрело права на них лишь в 2011 г. по договору уступки товарных знаков. Фирменное наименование истца имеет более ранний приоритет по отношению к дате регистрации товарных знаков. Регистрация товарных знаков STAHLER может привести к введению потребителей в заблуждение, поскольку для российского потребителя в силу длительности использования товарный знак STADLERFORM прочно ассоциируется с фирменным наименованием истца Штадлер Форм АГ. Товарные знаки STAHLER и STADLERFORM сходны до степени смешения. Регистрацией спорных товарных знаков нарушено право истца на фирменное наименование. Регистрация и использование спорных товарных знаков являются злоупотреблением правом, актом недобросовестной конкуренции.

Ответчик возражает против иска , считает вынесенные решения законными и обоснованными.

Третьим лицом представлен отзыв по делу, из которого следует, что третье лицо с исковыми требованиями не согласно, считает оспариваемые решения Роспатента законными и обоснованными. Третье лицо оспаривает нарушение прав истца на фирменное наименование, приоритет фирменного наименования истца по отношению к дате приоритета товарных знаков; использование истцом обозначения STADLERFORM до даты приоритета товарных знаков третьего лица, известность этого обозначения и введение потребителей в заблуждение. Используемые истцом и третьим лицом обозначения являются сходными до степени смешения, но не тождественными.

Исследовав письменные доказательства, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд установил, что иск не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Фактические обстоятельства спора подтверждаются документально и не оспариваются сторонами.

Истец является правообладателем товарного знака со словесным обозначением «STADLER FORM» по международной регистрации от 17.08.2009г. за № 1020396 с конвенционным приоритетом от 25.02.2009 г. со сроком действия 10 лет в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ. Компания Штадлер Форм Актиенгесселшафт создана 10.09.1998.

Третье лицо является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением «STAHLER» выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита по свидетельству № 437591 с приоритетом от 03.11.2005г. в отношении товаров 11 класса МКТУ., а также комбинированного товарного знака со словесным обозначением «STAHLER» выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита по свидетельству № 437592 с приоритетом от 28.09.2006г. в отношении той же группы товаров.

27.02.2012г. компания Штадлер Форм АГ обратилась в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам «STAHLER» №437591 и №437592. Возражения были мотивированы тем, что оспариваемые товарные знаки не соответствуют требованиям:

- п. 3 ст. 6 Закона «О товарных знаках» и п. 3 ст. 1483 ГК РФ - введение потребителей в заблуждение;

- п. 3 ст. 7 Закона «О товарных знаках» и п. 8 ст. 1483 ГК РФ - сходство с ранним фирменным наименованием;

- ст. 10 bis Парижской конвенции - недобросовестная конкуренция.

18.06.2012г. Роспатент оспариваемыми решениями в удовлетворении возражений отказал, правовую охрану товарных знаков №437591 и 437592 оставил в силе, с чем заявитель не согласен, считает свои права нарушенными, а решения ответчика недействительными.

Ссылки заявителя на нормы ГК РФ неправомерны по следующим основаниям. К спорным правоотношениям не подлежат применению нормы части четвертой ГК РФ в силу следующих обстоятельств.

Приоритет товарных знаков Ваказим Пропертиз Лимитед установлен [О свидетельству № 437591 с 03 ноября 2005 года (зарегистрирован 28 марта 2007 года), по свидетельству № 437592 - с 28 сентября 2006 года .зарегистрирован 17 сентября 2007 года) Приоритет указанных товарных знаков и их регистрация получены во время действия Закона «О товарных знаках», поэтому именно его положения подлежат применению.

Согласно ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к ношениям, возникшим после введения их в действие. В п. 2 совместного Постановления Пл енумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» указано, что часть четвертая ГК РФ введена в действие с 01 января 2008г. В силу ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ» она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01 января 2008 года, она применяется к правам и обязанностям, которые возникли после 3 декабря 2007 года. При рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01 января 2008 года, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой ГК РФ».

С учетом изложенного, несоответствие оспариваемых решений нормам части четвертой ГК РФ не является основанием для признания решений недействительными.

По мнению заявителя, оспариваемые решения нарушают п. 3 статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках», в соответствии с которым н е допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащие элементы, являющиеся ложным или способными ввести потребителя в заблуждением относительно товара или его изготовителя.

Истец полагает, что оспариваемые товарные знаки вводят потребителя в заблуждение в связи с тем, что для российского потребителя в силу их длительного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака и в сознании потребителей обозначение STADLERFORM и сходные с ним обозначения ассоциируются именно с Компанией Штадлер Форм АГ. Поставки продукции компании, маркируемой товарным знаком «STADLERFORM», осуществляются с 1998 года. В Российскую Федерацию первые поставки были осуществлены в 2005 году. В 2010 году компания открыла официальное представительство в РФ и ещё более активно стала наращивать присутствие на российском рынке электроники.

В Роспатент, а также в материалы дела заявителем были представлены доказательства, подтверждающие, по его мнению, осуществление деятельности компании Штадлер Форм в РФ и за её пределами:

- Документы, подтверждающие поставки в зарубежных странах продукции
«STADLERFORM» с 1998 года: каталоги, рекламные материалы, документы на участие в выставках, письма партнеров;

- Документы, подтверждающие поставки в РФ продукции «STADLERFORM» в 2005 году: сертификат, санитарно-эпидемиологическое заключение, счета, письма клиентов, отгрузочные документы.

- Документы, подтверждающие поставки в РФ продукции «STADLERFORM» в 2010-2011 годах: договоры и контракты на поставку товаров, таможенные декларации, дополнения к ГТД, таможенные расписки, товарно-транспортные накладные, отметки таможенных органов. Рекламные и выставочные материалы.

- Сертификат на увлажнитель воздуха модели ФРЕД и фотографии товара. Указанный товар был представлен суду на обозрение в ходе судебного заседания.

- Сертификаты соответствия РФ на
продукцию торговой марки «STADLERFORM», выданные на продукцию марки Stadlerform,

- Компании Штадлер Форм принадлежат доменные имена
http://www.stadlerform.com и http://www.stadlerform.ru , под которым в сети Интернет
размещен сайт компании, информирующий потребителей о продукции компании;

- АФФИДЕВИТ г-на ФИО6 Штадлер, в котором он делает заявление о том, что «в 2005 году Компания экспортировала - через ее дочернюю компанию ФИО7, ФИО8 (Швейцария) - увлажнители воздуха FRED под торговой маркой «STADLERFORM» в Россию, которые были проданы в России».

- Письмо компании ООО фирма «ДИ ДЖЕЙ», которым она официально подтверждает, что в октябре 2005г была закуплена партия увлажнителей воздуха, маркированных товарным знаком «STADLERFORM» производства компании StadlerFormAG, Швейцария.

Представленные заявителем доказательства в их совокупности и взаимной связи не подтверждают довод заявителя о том, что на момент возникновения приоритета оспариваемых товарных знаков STAHLER для российского потребителя обозначение STADLERFORM и сходные с ним обозначения ассоциируются именно с Компанией Штадлер Форм АГ. Представленными доказательствами не подтверждается, что в период с 2005 г. на российском рынке продукция, маркированная обозначением STADLERFORM, была представлена настолько широко, чтобы быть известной, знакомой и привычной широкому кругу потребителей.

Документы, подтверждающие деятельность Компанией Штадлер Форм АГ.-
каталоги, рекламные материалы, документы на участие в выставках, письма партнеров – не относятся к периоду 2005 – 2006 г. и к деятельности на территории Российской Федерации. Они подтверждают, что с 1998 г. Компания осуществляла некоторую деятельность на территории европейских стран, что само по себе не делает продукцию компании известной для российских потребителей.

Истец ссылается на то, что с 2005 г. он широко осуществляет поставки продукции в РФ. Между тем, представленные им доказательства об этом не свидетельствуют. В подтверждение представлены документы, относящиеся к поставке в РФ продукции «STADLERFORM» в 2005 году: сертификат, санитарно-эпидемиологическое заключение, счета, письма клиентов, отгрузочные документы, документы, относящиеся к поставке в РФ продукции «STADLERFORM» в 2010-2011 годах: договоры и контракты на поставку товаров, таможенные декларации, дополнения к ГТД, таможенные расписки, товарно-транспортные накладные, отметки таможенных органов. Рекламные и выставочные материалы.

Доказательства, относящиеся к деятельности 2010 – 2011 гг., не принимаются судом как подтверждающие довод заявителя о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с тем, что ему хорошо известно обозначение «STADLERFORM», поскольку продукция, маркированная STADLER, не была доступна потребителям до 2010 г. Доказательств того, что продукция STADLER поставлялась в РФ с 2005 г., не представлено. Договоры, относящиеся к тому периоду, и доказательства их исполнения, отсутствуют.

Аффидевит Т г-на ФИО6 Штадлера, в котором он делает заявление о том, что «в 2005 году Компания экспортировала - через ее дочернюю компанию ФИО7, ФИО8 (Швейцария) - увлажнители воздуха FRED под торговой маркой «STADLERFORM» в Россию, которые были проданы в России» не является допустимым доказательством обстоятельств, на которые ссылается заявитель, равно как и письмо компании ООО фирма «ДИ ДЖЕЙ», которым она официально подтверждает, что в октябре 2005г была закуплена партия увлажнителей воздуха, маркированных товарным знаком «STADLERFORM» производства компании StadlerFormAG, Швейцария. Указанные обстоятельства должны подтверждаться письменными доказательствами, которыми оформлены соответствующие сделки. Сами по себе заявления г-на Штадлера или ООО фирма «ДИ ДЖЕЙ» не могут допустимо и достоверно подтверждать те обстоятельства, на которые ссылается заявитель.

Сертификат, санитарно-эпидемиологическое заключение относятся к продукции, маркированной FRED, производителем которой является Компания Штадлер Форм АГ. Из письма аккредитованного органа по сертификации ТЕСТБЭТ от 18.04.12 следует, что в 2005 году выдавался сертификат соответствия на партию увлажнителей воздуха FREDEXPORT изготовителя Штадлер Форм АГ. Сертификация бытовой техники торговой марки STADLERFORM не производилась.

Суду представлен сертификат на увлажнитель воздуха модели ФРЕД и фотографии товара. Указанный товар был представлен суду на обозрение в ходе судебного заседания.

Суду были представлены на обозрение два экземпляра увлажнителя воздуха (фотографии упаковки, товара, маркировки представлены в дело). Ни на изделиях, ни на упаковке не имеется сведений о дате изготовления и поставки в РФ. На изделии и упаковке большими буквами, бросающимися в глаза, выполнена надпись FRED, которая и ассоциируется с обозначением товара. Обозначение StadlerForm указано мелкими буквами в качестве производителя и лица, для которого выполнен дизайн изделия. Исследование представленных изделий не позволяет придти к выводу, что для потребителя они должны ассоциироваться как продукция, имеющая обозначение «STADLERFORM».

Судом также принимается во внимание, что закупка и поставка одной партии товара, о которой говорится в аффидевите, сертификате и письме аккредитованной организации, не свидетельствует о широком распространении в РФ продукции с соответствующим обозначением и известности этой продукции среди потребителей.

Ссылка заявителя на наличие у него международной регистрации товарных знаков не принимается судом, поскольку обозначение «StadlerForm» по международной регистрации № 1020396 имеет дату приоритета 17 августа 2009 года, а товарный знак «StadlerForm» зарегистрирован в США 20 июля 2010 года под номером 3.822.140. Заявки на регистрацию обозначения «StadlerForm» в качестве товарного знака были поданы в Роспатент только в 2010 году.

Заявитель указал что Компании Штадлер Форм принадлежат доменные имена
http://www.stadlerform.com и http://www.stadlerform.ru , под которым в сети Интернет
размещен сайт компании, информирующий потребителей о продукции компании. Доказательств использования указанных доменных имен с 2005 г. не представлено. Кроме того, указанное обстоятельство не относится к использованию товарных знаков или обозначений, под которыми реализуется товар, поэтому не подтверждает довода об известности российскому потребителю обозначения STADLERFORM как свидетельствующего об изготовителе товара Компании Штадлер Форм АГ.

С учетом изложенного, суд не установил в оспариваемых решениях Роспатента нарушения п. 3 ст. 6 Закона «О товарных знаках». Оспариваемые товарные знаки не могут считаться вводящими потребителей в заблуждение.

ПО мнению заявителя, при вынесении оспариваемых решения было допущено нарушение п. 3 ст. 7 Закона «О товарных знаках» и п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Оспариваемые товарные знаки третьего лица имеют сходство с ранее зарегистрированным фирменным наименованием заявителя.

В соответствии с п. З ст. 7 указанного Закона н е могут быть зарегистрированы на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию в отношении однородных товаров, ... права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Заявитель указал, что в соответствии с п .8 ст. 1483 ГК РФ н е могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, ... права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». По мнению заявителя в данном случае следует учесть норму ст. 1483 ГК РФ.

По основаниям, приведенным выше, суд не усматривает оснований для применения к спорным правоотношениям норм части четвертой ГК РФ. Поэтому доводы сторон проверяются с учетом норм Закона «О товарных знаках».

Вопрос о тождестве или сходстве до степени смешения обозначений STAHLER и STADLER был предметом исследования при рассмотрении Арбитражным судом города Москвы дела А40-37701/12-5-343. Решением от 14.06.12 суд установил, что словесное обозначение ««STADLER FORM» схоже до степени смешения с охраняемым элементом ранее зарегистрированного товарного знака «STAHLER», которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в отношении однородных товаров и услуг. Указанным решением суд признал недействительным решение Роспатента, которым Компании было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1020396.

То обстоятельство, что обозначение, используемое для идентификации товаров, сходно до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица, само по себе не служит основанием для признания не соответствующим закону решения Роспатента, поскольку применимым законодательством не предусмотрен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием. Такой запрет имеет место в части четвертой ГК РФ, которая к спорным правоотношениям неприменима.

По мнению заявителя, имеет место н арушение ст. 10 bis Парижской конвенции и злоупотребление правом третьего лица при получении прав на товарный знак.

В обоснование заявитель ссылается на следующие обстоятельства. Компания Штадлер Форм в течение длительного времени продвигает на мировом и российском рынке бытовой техники товары под обозначением StadlerForm; обозначение известно и связывается потребителем именно с заявителем, которому принадлежат исключительные права на данное обозначение.

Приобретение третьим лицом исключительных прав на товарные знаки «Stahler» и последующая подача возражения в Роспатент и заявления в суд против международной регистрации «StadlerForm», представляет собой злоупотребление правом, поскольку единственной целью причинение вреда интересам Компании Штадлер Форм АГ. и незаконное приобретение исключительных прав на обозначение «StadlerForm».

В силу ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности запрещаются все действия, способные каким-либо способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента

В соответствии с этой нормой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 указанной конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, и согласно подп. 1 пункта 3 подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности,
способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или
торговую деятельность конкурента:

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении
коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Материалами настоящего дела не подтверждается, что при вынесении оспариваемых решений, оставлении в силе правовой охраны товарных знаков STAHLER, ответчиком были нарушены нормы ст. 10 bis Парижской конвенции, т.е. совершены действия, способные каким-либо способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента. Отсутствие в действиях компании Ваказим Иропертиз Лимитед нарушений ст. 10 bis Парижской конвенции установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-37701/12-5-343.

В силу ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Материалами дела не подтверждается наличие оснований для признания оспариваемых решений недействительными, предусмотренных ст. 198 АПК РФ.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 65, 106, 110, 167-170 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья Ю.Л. Матюшенкова