Гражданский кодекс часть 1

ООО «Ю энд Партнерс» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Юнайтед Партнерс» (далее- ответчик) о защите прав на товарные знаки по свидетельствам №701105 и №701259 и взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарные знаки, правообладателем которых является истец.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представители ответчиков против удовлетворения требований возражали по доводам, изложенным в отзывах.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «Ю ЭНД ПАРТНЕРС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (именуемое далее «Истец»), действует на рынке юридических услуг под своим фирменным наименованием «Общество с ограниченной ответственностью «Ю ЭНД ПАРТНЕРС»» уже более 2,5 лет, а именно с 28 апреля 2017 г. В соответствии с основным видом деятельности по коду ОКВЭД 69.10 «Деятельность в области права», Истец оказывает юридические услуги в различных сферах права, таких как: гражданское, земельное, градостроительное, антимонопольное и арбитражное право, а также оказывает юридические консультационные услуги в сфере государственно-частного партнёрства и проектного финансирования.

Для индивидуализации своей деятельности Истец зарегистрировал серию товарных знаков:

- цветной комбинированный товарный знак со словесным элементом «YOU&PARТNЕRS», который числится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под № 701105, в отношении услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ, и имеет приоритет от 15.08.2018 года, заявка № 2018734842, а также

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЮЭНДПАРТНЕРС», который числится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под № 701259, в отношении услуг 45 класса МКТУ, и имеет приоритет от 15.08.2018 года, заявка № 2018734844 (далее - товарные знаки Истца).

Услуги Истца представлены и рекламируются на его интернет-сайте по адресу: https://youandpartners.ru/ (далее - интернет-сайт Истца) и в прочих материалах.

17 апреля 2019 г. Истец узнал от своего клиента о существовании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭНДПАРТНЕРС» (с 02.09.2019 г. -ЮНАЙТЕД ПАРТНЕРС») (ИНН <***>, ОГРН <***>, именуемого далее «Ответчик»). Клиент Истца, при попытке связаться с Истцом посредством электронной почты, спутал интернет-сайты Истца (http://www.youandpartners.ru/) и Ответчика (https://u-partners.ru/) и вступил в переписку с представителем Ответчика, отправив сообщение с запросом коммерческого предложения по адресу электронной почты Ответчика. Клиенту Истца важно было оперативно получить от Истца коммерческую информацию для заключения контракта, однако из-за спутывания интернет-сайтов Ответчика и Истца, клиент был введен в заблуждение, и контракт с Истцом не был подписан.

Изучив интернет-сайт Ответчика по адресу https://u-partners.ru/ (далее - интернет-сайт Ответчика), Истец обнаружил, что Ответчик действует на рынке юридических услуг под фирменным наименованием «Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭНДПАРТНЕРС»» (наименование Ответчика, которое он использовал в период с 07.03.2018 по 02.09.2019 г.). Основным видом деятельности Ответчика также является «Деятельность в области права» код ОКВЭД 69.10, чему соответствует информация, размещенная на вышеуказанном интернет-сайте Ответчика в разделе "услуги". Дополнительными видами деятельности Ответчика являются: "деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию" код ОКВЭД 69.20; "деятельность области налогового консультирования" код ОКВЭД 69.20.3; "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления" код ОКВЭД 70.22; "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки" код ОКВЭД 82.99, аналогичные дополнительные виды деятельности осуществляет Истец.

Дата регистрации и дата включения фирменного наименование юридического лица Истца в ЕГРЮЛ - 28.04.2017.

Дата регистрации и дата включения фирменного наименование юридического лица Ответчика в ЕГРЮЛ - 07.03.2018.

Истец также обнаружил, что в оформлении интернет-сайта Ответчика, его маркетинговых и прочих материалах используются обозначения «U & Р A R Т N Е R S» [Ю ЭНД ПАРТНЕРС].

Истец пришел к выводу, что заявленное обозначение «U & Р A R Т N Е R S» [Ю ЭНД ПАРТНЕРС] является фонетически и семантически тождественным с товарными знаками Истца.

Помимо этого, Истцом было обнаружено, что в оформлении сайта и маркетинговых материалах Ответчика используется фирменный стиль Истца, применены схожие цветовые решения.

Исходя из вышеприведенных фактов, Истец сделал вывод о том, что Ответчик не только нарушает исключительные права Истца на средства индивидуализации (фирменное наименование и товарные знаки Истца), но и ведет в отношении Истца недобросовестную конкуренцию, вызывая смешение своей деятельности с деятельностью Истца.

В связи с изложенными обстоятельствами, истец обратился в суд с требованиями о запрете использования спорного обозначения и взыскании компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В своём исковом заявлении истец просит прекратить незаконное использование товарного знака, взыскать компенсации.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Истцом в материалы дела представлено заключение специалиста Автономной Некоммерческой Организации «Центр патентных экспертиз» № 020060/6/77001/252019/И-12266 от «15» июля 2019 года в области исследования средств индивидуализации, в котором установлено сходство до степени смешения фирменных наименований Истца и Ответчика;

установлено сходство до степени смешения ТЗ Истца и используемых Ответчиком следующих вариантов комбинированного обозначения:

- комбинированного обозначения, состоящего из буквы «U» в квадрате и словесного элемента «PARTNERS» («U PARTNERS»);

- комбинированного обозначения, включающего словесный элемент «UPARTNERS»;

- комбинированного обозначения, состоящего из буквы «U» в квадрате и словесного элемента «& PARTNERS» под ним;

- комбинированного обозначения, состоящего из буквы «U» в квадрате и словесного элемента «AND PARTNERS» под ним.

предложенные Ответчиком изменения в обозначение «U & PARTNERS» и последующая регистрация в Роспатенте обозначения:

признаны ничтожными в силу пп.1 п.1 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, коим и является буквенный символ «U» и геометрическая фигура в виде квадрата.

Также в материалы дела представлено Уведомление ФИПС от 21.05.2019 г. № 2018743038/50(W18029697) об отказе в регистрации обозначения Ответчика по заявке № 2018743038 от 04.10.2018 года.

В качестве причины отказа в регистрации ТЗ Ответчика ФИПС указал, что заявленное Ответчиком обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками Истца «ЮЭНДПАРТНЕРС», «YOU&PARTNERS», зарегистрированными для однородных услуг 35 и 45 классов.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство использовавшихся Ответчиком обозначений и товарных знаков Истца подтверждено заключением Роспатента, а также независимого эксперта. В то время, как Ответчик, оспаривая наличие сходства, приводит в отзыве лишь собственное мнение, а также ссылается на википедию и астрологические показания, которые не могут рассматриваться в качестве относимых доказательств.

Факт незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Допущенное Ответчиком нарушение исключительных прав Истца выражается в размещении в сети Интернет публикаций и иного контента с использованием обозначений, сходных до степени смешения с ТЗ Истца.

В исковом заявлении, а также в письменных пояснениях к иску Истцом приведены доказательства размещения многочисленных материалов с использованием принадлежащих Истцу товарных знаков. Указанные публикации имели место на момент составления нотариального протокола - 11.04.2019 г., а также на момент подготовки письменных пояснений (29.01.2020 г.). Иные из указанных публикаций и в настоящее время размещены в сети Интернет.

Соответственно, допущенные Ответчиком нарушения носят длящийся характер и не устранены Ответчиком после того, как ему стало известно о нарушении его действиями прав Истца.

Суд признает обоснованными требования истца о прекращении ответчиком незаконное использование товарных знаков.

Наряду с изложенным, суд отклоняет требование истца об изъятии товара, маркированного товарным знаком, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о количестве, наименовании и местонахождении товара, что исключает возможность надлежащего исполнения решения.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, п.п. 1 п. 4 ст. 1515 или п.п. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в частности, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию. Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации до 250.000 рублей за каждый из товарных знаков.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Пресечь действия ООО «Юнайтед Партнерс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) путем запрета использования обозначений «U & PARTNERS» (Ю ЭНД ПАРТНЕРС), а также любых других обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «Ю энд Партнерс» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Партнерс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ю энд Партнерс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «YOU&PARTNER S», зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под № 701105, в отношении услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ в размере 250.000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЮЭНДПАРТНЕРС» зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под № 701259, в отношении услуг 45 классов МКТУ в размере 250.000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Партнерс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ю энд Партнерс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в размере 19.000 (девятнадцать тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов