АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
26 августа 2019 года г. Нижний Новгород
Резолютивная часть решения объявлена 19 августа 2019 года.
Решение изготовлено в полном объеме 26 августа 2019 года.
Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи Снегиревой Ирины Гарольдовны (шифр судьи 4-339),
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Неробковой Н.Б.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКСБУС» г. Марибор республика Словения
к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Спец-техника Нижегородец» г. Нижний Новгород
и третьим лицам, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, обществу с ограниченной ответственностью «Ивеко Руссия» г. Химки г. Москва, обществу с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец» г. Нижний Новгород и Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округуг. Нижний Новгород, обществу с ограниченной ответственностью «Волго-окская экспертная компания» г. Нижний Новгород
о взыскании 11 928 457 руб. 72 коп.
при участии в судебном заседании представителей сторон:
- от истца: ФИО1 – адвоката, доверенность от 11.11.17, удостоверение от 15.01.03 № 1346;
- от ответчика: ФИО2 – представителя, доверенность от 11.01.19 № 005, ФИО3 – представителя, доверенность от 27.02.19 № 013;
- от третьих лиц: ООО «СТ Нижегородец»: ФИО4 – представителя, доверенность от 09.01.19 № 52, ООО «Ивеко Руссия», МРУ Росфинмониторинга по ПФО, ООО «Волго-окская экспертная компания»: не явились.
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Нижегородской области к ООО «Спец-Техника Нижегородец» о взыскании задолженности по выплате лицензионных платежей в сумме 11 928 457 руб. 72 коп. обратилось ООО «ФЕНИКСБУС».
Суд согласно ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ привлек к участию в процессе в качестве третьеих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора:
- ООО «Ивеко Руссия» (определением от 12.09.18),
- ООО «СТ Нижегородец» (пределением от 04.02.19),
- МРУ Росфинмониторинга по ПФО (определением от 06.03.19).
Определением от 03.04.19 суд:
- принял к рассмотрению ходатайство истца о назначении по делу судебной автотовароведческой экспертизы с поручением ее проведения государственному научному центру РФ ФГУП «Центральный Ордена Трудового Красного Знамени НИИ автомобильный и автомоторный институт НАМИ»,
- согласно ст. 55.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ удовлетворил ходатайство ответчика о вызове в судебное заседание в качестве специалистов –экспертов ООО «Волго-окская экспертная компания» ФИО5 и ФИО6 для дачи пояснений по заключению от 29.03.19 № 14АТЭ-19.
Определением от 27.05.19 суд согласно ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ привлек к участию в процессе в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, ООО «Волго-окская экспертная компания».
Определением от 13.06.19 суд:
- согласно ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ отклонил ходатайство истца о назначении судебной автотовароведческой экспертизы,
- приобщил к материалам дела пояснения привлеченного в качестве специалиста – эксперта ООО «Волго-окская экспертная компания» ФИО6
В судебном заседании 14.08.19 суд:
- согласно п. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ принял к рассмотрению ходатайство истца об уменьшении суммы иска и взыскании с ответчика 143 640 Евро (эквивалентных на дату обращения с иском 10 461 617 руб. 21 коп.) задолженности по выплате лицензионных платежей (уточнение требований истца том 8, л.д. 95-106,
- по правилам ст. 56 Арбитражного процессуального кодекса РФ отклонил ходатайство истца о привлечении к участию в процессе в качестве свидетеля господина Альфредо Д’Эррико, являвшегося в период с 2008 года по 2015 год генеральным директором ООО «Ивеко Руссия» (том 8, л.д. 136, 137), поскольку, с учетом представленных в материалы дела доказательств, а также процессуальных сроков рассмотрения дела и целесообразности, пояснения указанного лица не будут иметь существенного значения для разрешения спора по существу.
В судебном заседании 14.08.19 по правилам ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ объявлен перерыв до 15 часов 19.08.19, после чего рассмотрение дела продолжено.
Третьи лица – ООО «Ивеко Руссия», МРУ Росфинмониторинга по ПФО, ООО «Волго-окская экспертная компания», надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, что согласно ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ не препятствует разрешению спора без их участия.
Ответчик отзывом и дополнениями к нему иск оспорил, пояснив, что истцом не представлено надлежащих доказательств использования ответчиком в процессе производства автобусов модели Нижегородец VSN технологии истца, в связи с чем основания для выплаты роялти отсутствуют (том 1, л.д. 178-183, том 2, л.д. 30, 31, 74-78, 111-114, том 3, л.д. 26-30, том 4 л.д. 4-6, том 8, л.д. 7-10, 138-142).
Третье лицо – ООО «СТ Нижегородец» отзывом и дополнениями к нему пояснило, что истцом не представлено надлежащих доказательств в обоснование своей позиции, в частности, в отношении аффилированности ООО «Спец-техника Нижегородец» и ООО «СТ Нижегородец», при этом в действиях истца присутствуют признаки злоупотребления правом (том 3, л.д. 72-75, том 8, л.дю. 28-30).
Третье лицо – ООО «Ивеко Руссия» отзывом пояснило, что не является участником правоотношений между истцом и ответчиком (том2, л.д. 131).
Третьи лица – МРУ Росфинмониторинга по ПФО, ООО «Волго-окская экспертная компания» письменные отзывы на иск не представили.
В порядке, предусмотренном п. 2 ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в судебном заседании 19.08.19 сторонам объявлена резолютивная часть решения.
Заслушав представителей истца, ответчика и третьего лица – ООО «СТ Нижегородец», изучив собранные по делу доказательства, суд не усматривает оснований для удовлетворения иска.
При этом суд исходит из следующих обстоятельств дела, норм материального и процессуального права.
Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака «FeniksBus», технической документации на производство автобусов «FeniksBus», а также интеллектуальной собственностью «ноу-хау» на производство автобусов «FeniksBus», что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака в Международном реестре товарных знаков от 15.11.12 № 1134860 (том 1, л.д. 168-172).
Между истцом (продавцом) и ответчиком (покупателем) подписано лицензионное соглашение от 06.09.13, согласно п. 1.2 которого продавец предоставляет покупателю права на использование лицензии по производству секрета производства «ноу-хау» и продаже автобусов семейства «FeniksBus» на базе шасси IVECO (том 1, л.д. 22-26).
В соответствии с п. 1.4 соглашения стороны предусмотрели, что единовременная компенсация (паушальный взнос) за использование технологии производства автобусов «FeniksBus» составляет 250 000 Евро. За каждый проданный автобус, изготовленный по технологии производства, переданной по лицензионному соглашению, покупатель выплачивает лицензионные платежи (роялти) в размере 0,9% от стоимости автобуса. Лицензионный платеж уплачивается раз в год единовременно за все проданные в течение года автобусы, изготовленные по переданной технологии.
Впоследствии между сторонами заключены дополнительные соглашения (контракты) от 25.11.13 № LA 201/13, 26.12.13 № LA 202/13, 24.12.13 № LA 203/13 (том 1, л.д. 27-56).
В рамках указанных сделок предусмотренные контрактами документацию и инструменты истец передал ответчику.
Ответчик обязанность по оплате паушального взноса исполнил надлежащим образом, что подтверждается представленными в материалы дела платежными документами и сторонами не оспаривается.
Полагая, что ответчик использовал предоставленную технологию для производства автобусов в период с 2015 года по 2016 год в количестве 532 штук, истцом рассчитана сумма роялти в соответствии с п. 1.4 лицензионного соглашения в размере 143 640 Евро (с учетом заявленного уточнения).
Претензией истец обратился к ответчику с требованием о выплате лицензионных платежей.
Уклонение ответчика от указанной обязанности послужило основанием для обращения заявителя с иском.
Исходя из положений ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с п. п. 1, 5 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений. При этом обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.
В соответствии с ч. 3 ст. 247 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью, с участием иностранных лиц, в соответствии с соглашением сторон, заключенным по правилам, установленным статьей 249 Кодекса.
Как следует из ч. 1 ст. 249 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в случае, если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключительную компетенцию иностранного суда.
Указанные правовые нормы предоставляют право сторонам, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, заключить соглашение о выборе компетентного суда по рассмотрению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности.
В соответствии с п. 1 ст. 1210 Гражданского кодекса РФ стороны договора могут при его заключении или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.
Как следует из материалов дела, при заключении лицензионного соглашения от 06.09.13 не был сделан выбор права, применимого к отношениям сторон по передаче документации и оборудования.
Между тем, выбор права осуществлён сторонами при заключении контрактов №№ 201/13, 202/13 и 203/13.
Пункты 9.6 контракта №№ 201/13, 203/13, п. 9.5 контракта № 202/13 предусматривают разрешение споров и регулирование договоров правом Российской Федерации.
Согласно п. 3 ст. 1210 Гражданского кодекса РФ выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц с момента заключения договора.
Соответственно выбор права РФ, применимого к отношениям сторон по передаче документации и оборудования, действителен с момента заключения лицензионного соглашения от 06.09.13.
Положения п. 2 ст. 1210 Гражданского кодекса РФ устанавливают, что соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела.
Кроме того, выбор российского права не только прямо выражен в условиях контрактов, но и явно следует из совокупности обстоятельств дела.
Согласно п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.07.13 № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» соглашение о применимом праве считается заключенным, если стороны спорного правоотношения при обосновании своих требований и возражений (например, в исковом заявлении и отзыве на него) ссылаются на одно и то же применимое право.
При этом суды должны учитывать положение п. 3 ст. 1210 Гражданского кодекса РФ, согласно которому выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения договора.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.19 № 24 «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации» в соответствии с п. 2 ст. 1210 Гражданского кодекса РФ соглашение о применимом праве либо должно быть прямо выраженным, либо определенно вытекать из условий договора или совокупности обстоятельств дела (подразумеваемое соглашение о применимом праве). В соглашении о применимом праве стороны вправе использовать любые термины и формулировки, указывающие на выбор права (например, указание на применение права, законодательства, законов, нормативных актов или норм определенной страны). Суд вправе констатировать существование подразумеваемого соглашения о применимом праве, в частности, в случае, если стороны при обосновании своих требований и возражений (например, в исковом заявлении и отзыве на него) ссылаются на одно и то же применимое право (п. 27 постановления).
Закреплённый высшими судебными инстанциями подходявляется устоявшимся в практике Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ. Например: решения от 07.03.14 по делу № 107/2013, 18.04.17 по делу № 102/2016, 17.03.14 по делу № 195/2013, а также постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.11.18 № С01-766/2018 по делу № А63-11422/2017.
Как следует из материалов дела, в направленной истцом претензии ответчику содержатся ссылки на нормы российского законодательства.
Истец в исковом заявлении мотивировал свое требование ссылками на нормы российского права. Ответчик в отзыве на исковое заявление ссылался также на положения Гражданского кодекса РФ. Соответственно в рамках рассматриваемого дела стороны в суде подтвердили достигнутое ранее соглашение о праве, применяемом к их правам и обязанностям.
Заявление истца о применении норм права Словении, сделанное в судебном заседании 14.08.19, противоречит достигнутому сторонами соглашению о применимом праве РФ, не соответствует позиции истца, занимаемой им более года с момента подписания искового заявления – с 28.05.18.
При этом п. 8 ст. 1211 Гражданского кодекса РФ не подлежит применению даже при отсутствии выбора истцом и ответчиком применимого права.
Согласно указанной норме, в отношении лицензионного договора применяется право страны, на территории которой лицензиату разрешается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а если такое использование разрешается на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности лицензиара.
Ни лицензионное соглашение, ни контракты не разрешают использование технической документации истца на территории нескольких стран.
Лицензионное соглашение и контракты не определяют территорию использования ответчиком технической документации.
Довод истца о том, что при не указании территории действия лицензии объект интеллектуальной собственности может использоваться на территории любой страны мира, является неправомерным. Вывод о последствиях не указания территории действия лицензии (действует ли лицензия на территории всех стран мира, страны лицензиата и т.д.) может быть сделан только при применении норм выбранного права, но не на стадии его выбора сторонами или судом.
Согласно п. 3 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ если территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации (но не любой страны мира).
Кроме того, п. 8 ст. 1211 Гражданского кодекса РФ введён редакцией от 30.09.13 (вступил в силу с 01.11.13). Следовательно, он не применим к лицензионному соглашению от 06.09.13 и может действовать только в отношении контрактов от 25.11.13, 24.12.13, 26.12.13.
Положения ст. 1211 Гражданского кодекса РФ устанавливают, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан – право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.
Согласно п. 3 ст. 1211 Гражданского кодекса РФ (в редакции от 23.07.13) стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается лицензиар в лицензионном договоре. Однако данное положение является диспозитивным и применяется только в том случае, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела.
Аналогичные положения содержатся в действующей редакции п. 9 ст. 1211 Гражданского кодекса РФ.
Также заключенные сторонами спора договоры имеют наиболее тесную связь с правом Российской Федерации ввиду следующих обстоятельств.
Согласно условиям лицензионного соглашения стороны намеревались передать объекты интеллектуальной собственности для их применения ответчиком на территории Российской Федерации.
Соглашение предусматривало намерение по закупке ответчиком автобусов для их переоборудования в Российской Федерации при условии оказания истцом содействия на заводе в Нижнем Новгороде (пункты 1.2.8., 1.4 лицензионного соглашения).
Контракты №№ 201/13, 203/13 по купле-продаже документации предусматривают ввоз (отправку) документации на территорию Российской Федерации (пункты 5, 6 контрактов).
Ответчик имеет производственные мощности по переоборудованию автобусов только на территории Российской Федерации. Возможность использования технологии истца за пределами России у ответчика отсутствует и отсутствовала на момент заключения лицензионного соглашения и контрактов.
Право передачи технологии для использования другими производителями, в том числе в других странах (право на заключение сублицензионных договоров) ответчику не предоставлялось.
Ответчик не осуществлял на момент заключения лицензионного соглашения и контрактов и не осуществляет экспорт автобусов.
Ответчик получил Одобрение типа транспортного средства № ТС RUE-RU.MT20.00117 на производимые автобусы в соответствии с нормами российского права с указанием места производства (завода-изготовителя) на территории г. Нижнего Новгорода;
Правоотношения сторон возникли на территории РФ – лицензионное соглашение (согласно письму от 13.11.13) и контракты были заключены в г. Нижнем Новгороде.
Договоры истца и ответчика заключались для осуществления ответчиком хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации.
Иной связи с правом Словении, кроме места регистрации истца, у заключенных сторонами спора договоров не имеется. Указанная позиция подтверждается сложившейся правоприменительной практикой.
Таким образом, настоящий спор подлежит разрешению с применением права Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, 06.09.13 стороны заключили лицензионное соглашение, целью которого согласно пунктов 1.1, 1.7 сделки являлось намерение в дальнейшем заключить договоры, которые бы позволили покупателю получить от продавца лицензионные права (право использования технической документации, права интеллектуальной собственности на ноу-хау, право на использование торговой марки и торгового названия). Лицензионные права планировались к передаче для изготовления автобусов FeniksBusFBI 83 модели 2013 года (п. 1 соглашения) на базе шасси IVECO (п. 1.1. соглашения).
Кроме того, у истца предполагалась закупка автобусов марки FeniksBusFBI модели 2013 (минимум 24 единицы в год); переоборудование закупленных автобусов по технологии и на оборудовании истца; оказание истцом технической помощи при переоборудовании; продажу ответчиком в Российскую Федерацию автобусов с использованием торговой марки и торгового названия FeniksBusFBI.
В дальнейшем между истцом и ответчиком были подписаны контракты:
- от 25.11.13 № LA 201/13 купли-продажи технической документации,
- от 26.12.13 №LA 203/13 купли-продажи технологической и производственной документации.
Во исполнение указанных контрактов истец передал ответчику техническую и технологическую документацию на DVD-дисках согласно перечням приложений №№ 1, 2 к контрактам (приобщены к материалам дела).
Также между ответчиком и компанией «ФениксБусд.о.о.» Нови Сад (Сербия) был подписан договор от 24.12.13 № LA 202/13 по покупке специальных инструментов для производства основных частей кузова.
Контракты в части передачи документации и оборудования и их оплаты были исполнены сторонами, что подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривается.
При этом в материалы дела представлен проект договора № LA 204/13, предусматривающего обязанность по выплате авторского вознаграждения (роялти) в размере 0,9% за передачу лицензионных прав, не подписанный сторонами.
Между тем, ответчик не осуществлял закупку у истца автобусов и их реализацию под наименованием FeniksBus. Предусмотренной соглашением технической помощи (консультаций) истец ответчику не предоставлял, что подтверждается сторонами.
Технология, переданная по контрактам, относится к модели FeniksBusFBI2013 года, изготавливаемой на базе шасси IVECO 2012 года, что не оспаривается истцом. Производство шасси IVECODaily 2012 модельного года прекращено 31.12.13. Производитель с 12.05.14 перешёл на производство шасси IVECO Daily 2014 модельного года, что подтверждается письмом ООО «ИвекоРуссия» от 19.07.19.
Между ответчиком и третьим лицом – ООО «СТ Нижегородец» заключен договор на выполнение подрядных работ от 04.08.15 № 131/03-СТ (том 3, л.д. 121-127).
Согласно указанному договору ответчик (подрядчик) по заказу третьего лица – ООО «СТ Нижегородец» (заказчика) осуществляет подрядные работы по переоборудованию автобусов на базе шасси IVECO.
Данный договор заключен во исполнение договора на переоборудование автобусов между ООО «ИвекоРуссия» и ООО «СТ Нижегородец» от 08.04.10 № 20/03-СТ (том 3, л.д.79-106). Переоборудование осуществляется с использованием материалов и оборудования (машкомплектов), поставляемых ответчику ООО «СТ Нижегородец» по договору от 04.08.15 № 79/02-СТ (том 3, л.д. 125-127).
Переоборудованные автобусы возвращаются заказчику. Автобусы реализуются под маркой Нижегородец VSN.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ от 25.12.18 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ о заключении и толковании договора» при толковании условий договора в силу абзаца 1 ст. 431 Гражданского кодекса РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац 1 ст. 431 Кодекса). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств (п. 43 постановления).
В силу ст. 1235 Гражданского кодекса РФ по лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах.
Предметом соглашения от 06.09.13 не является предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности. В силу п. 1 соглашения, стороны «исходят из того, что их интересам соответствует заключение и исполнение лицензионного соглашения… которое будет содержать нижеследующие условия:…». Условием п. 1.2 соглашения предусмотрено, что оно «будет включать в себя предоставление … права на использование лицензии…которое будет чётко определено в договоре». Согласно п. 1.7 соглашения «передача документации, указанной в настоящем Соглашении… должна быть произведена после подписания окончательной редакции этого лицензионного соглашения…».
При квалификации договора для решения вопроса о применении к нему правил об отдельных видах договоров необходимо прежде всего учитывать существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных законом или иным правовым актом, независимо от указанного сторонами наименования квалифицируемого договора, названия его сторон, наименования способа исполнения и т. п. (п. 47 постановления Пленума Верховного суда РФ от 25.12.18 № 49).
По соглашению, поименованному как лицензионное, стороны намеревались заключить в будущем договор о предоставлении права использования документации, ноу-хау, инструментов и оборудования, технической помощи.
В силу положений п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса РФ по предварительному договору стороны или одна из них обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ, об оказании услуг и т. п. (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
Анализ содержания соглашения позволяет признать, что оно является по существу предварительным договором, который обязывал стороны заключить договоры на предоставление технической (технологической) документации, документации по омологации, специального инструмента для производства кузова (п. 1.2 соглашения.). На предварительный характер договора указывает буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (п. п. 1, 1.2, 1.3, 1.7 соглашения).
В таком качестве соглашение не может быть источником обязательств по передаче прав, товаров и услуг, равно как обязательств по их оплате.
Условие соглашения по передаче лицензионных прав (прав на ноу-хау, права на использование торговой марки и торгового наименования FeniksBus) не выполнено. Стороны не подписали лицензионное соглашение в окончательной редакции, как то предусматривал п. 1.7 сделки. Подписанные истцом и ответчиком контракты не предусматривают передачу прав на ноу-хау, выплату роялти за переданные права, закупку ответчиком у истца автобусов и их реализацию под наименованием FeniksBus. Также не было исполнено обязательство сторон по заключению договора на передачу документации по омологации (п.1.2.4 лицензионного соглашения).
Вместо этого стороны заключили договоры купли-продажи документации. Лицензионный договор предоставляет право использования объекта, а контракты. предусматривают не предоставление права использования, но переход права собственности на документацию (п. 7.2 контрактов).
Право собственности переходит к покупателю с даты получения продавцом полной оплаты (п. 7.2 контрактов.).
Оплата передачи документации по контрактам произведена ответчиком полностью, что не оспаривается истцом . Обязательств по дальнейшей выплате роялти за передачу права собственности или прав использования документации контракты не содержат.
При указанных обстоятельствах отсутствуют основания полагать, что контракты представляют собой лицензионный договор на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности истца и устанавливают для ответчика обязанность выплачивать истцу лицензионное вознаграждение, поскольку контракты не содержат всех существенных условий, характерных для договоров данного вида.
При этом исковые требования относятся к выплате роялти за использование ноу-хау. Из соглашения следует, что истец намеревался передать права использования документации и ноу-хау.
Документация и ноу-хау образуют два разных объекта договора.
Состав документации, составляющий ноу-хау, в соглашении не идентифицирован. Соглашение не указывает, что вся планируемая к передаче документация является ноу-хау.
Контракты не предусматривают условия о передаче прав на ноу-хау.
На переданных ответчику согласно приложениям № № 1 и 2 к контрактам документах на DVD-дисках отсутствуют отметки «конфиденциально» или иная информация об ограниченном доступе. У ответчика не установлено обязательство по обеспечению конфиденциальности документации.
Иных доказательств передачи ответчику прав на использование ноу-хау и документации в составе ноу-хау в материалы дела истцом не представлено.
При этом довод истца о наличии у ответчика обязанности по выплате роялти и при фактическом неиспользовании ответчиком переданной по контрактам документации со ссылкой на постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.09 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отклоняется судом как основанный на неверном толковании правовых норм.
В соответствии с п. 13.7 указанного постановления по смыслу п. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 Кодекса вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим в случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
Однако соглашение устанавливает два вида лицензионных платежей:
- за предоставление права использования,
- за фактическое использования документации.
В соответствии с п. 1.3.соглашения цена для получения прав на лицензию будет состоять из следующего:
а) возмещение расходов на создание и обновление документации;
b) стоимость специального инструмента;
с) стоимость технической помощи.
В силу п. 1.4. соглашения за предоставление права на лицензию по пунктам а),b) и с) предусмотрены единовременные (паушальные) выплаты в размере 250 000 евро.
За фактическое использование лицензионных прав п. 1.4. соглашения устанавливаются периодические лицензионные платежи (роялти). Это подтверждается определением размера роялти в зависимости от стоимости каждого кузова, проданного по время действия соглашения.
Указанные положения свидетельствуют о том, что при заключении соглашения стороны ставили выплату роялти в зависимость от фактического применения документации и объема такого применения.
Контракты обязанности по выплате роялти не предусматривают.
Следовательно, право взыскивать периодические платежи (роялти) за предоставление права использования лицензионных прав, уже оплаченных другими видами платежей (паушальными выплатами), у истца отсутствует.
Кроме того, согласно п. 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.19 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац 3 п. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.
Также довод ответчика о невозможности использования технологии истца подтверждается заключением специалиста ООО «Волго-окская экспертная компания» от 29.03.19 № 14АТЭ-19. На основании изучения документации, переданной истцом на DVD-дисках по контрактам №№ 201/13 и 203/13, специалист пришел к выводам, что объём документации не является достаточным для организации производства автобусов на базе IVЕCODAILY. Использование автобусов на базе IVЕCODAILY с использованием документации, переданной ответчику по контрактам №№ 201/13, 203/13 невозможно.
Данное обстоятельство подтверждается также служебными записками от 25.12.13 и 07.04.14 сотрудника ответчика о невозможности использования технологии, переданной по контрактам от 26.12.13 № LA 203/13, 25.11.13 № LA 201/13 при производстве автобусов на базе шасси IVECO.
Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют об обоснованности довода ответчика о неисполнении истцом обязанности по передаче документации, достаточной для изготовления автобусов FenixBusFBI83, установленной п. 1 контрактов, и противоречит намерению сторон по организации изготовления автобусов FenixBusFBI83 на базе шасси IVECO, выраженному в п. п. 1, 1.2. лицензионного соглашения.
Как следует из материалов дела, производство ответчиком автобусов «Нижегородец VSN» осуществляется на основании договоров от 04.08.15 № 79/02-СТ, 04.08.15 № 131/03-СТ, заключенных между ООО «СТ Нижегородец» и ответчиком.
При выполнении работ по договорам применяется техническая и технологическая документация, переданная заказчиком работ – ООО «СТ Нижегородец». Данное обстоятельство подтверждается пояснениями третьего лица – ООО «СТ Нижегородец».
В доказательство данной позиции в материалы дела представлены документы по применяемой технологии (тома 5-7), в том числе::
- конструкторская документация – Автобус Нижегородец мод. VSN700,
- конструкторская документация – Автобус Нижегородец мод. VSN800;
- конструкторская документация – Автобус Нижегородец мод. VSN900;
- Иструкция по сборке автомобиля: Общий перечень операций по сборке Автобуса «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: автобусов «Нижегородец» VSN 900;
- Инструкция по сборке автомобиля: автобусов «Нижегородец» VSN 700,800;
- Инструкция по сборке автомобиля: Крепление готового каркаса автобуса VSN к раме IVECO Daily;
- Инструкция по сборке автомобиля: Установка поручней на автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: Антикоррозийная обработка автобуса «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: вклейка стеклопластиковых масок и листового пластика на крыши. Проект автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: нанесение клеевого слоя при установке пластиковых обивок на автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: подготовка к нанесению теплоизоляционной пены на автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: вклейка панорамных стекол на автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: Порядок установки брызговиков на автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: установка сидений на автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: установка перегородки водителя автобуса «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: установка подкрылков на автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборе автомобиля: инструкция по установке колпаков на колеса на автобус «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: критерии проверки дверей автобуса «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: доработка трубы глушителя автобуса каркасного «Нижегородец» VSN;
- Инструкция по сборке автомобиля: формирование стеклопластиковых деталей автобуса «Нижегородец» VSN.
Кроме того, используются общедоступные технологии производителя шасси IVECO, что подтверждается представленными ответчиком скриншотом интернет-страницы https://www.iveco.com/russia/services/pages/bodybuilders.aspx о предоставлении компанией IVECO изготовителям автобусов руководства «Монтаж кузова и оборудования», а также Инструкцией по производству кузовных работ IVECO DAYLY M.Y.2012 «Малотоннажные автомобили».
Неприменение ответчиком технологии истца и применение им иной технологии подтверждается заключением органа по сертификации ИНСАТ № 40-Э от 20.02.19, согласно которому автобусы FenixBusFBI83 и Нижегородец VSN имеют разные характеристики, визуальные, конструктивные и технические отличия и, соответственно, изготавливаются с применением разных технологий. Аналогичный вывод содержится в письме органа по сертификации ИНСАТ от 31.01.18 (том 4, л.д. 78-129).
Довод истца о расчёте стоимости кузова по согласованию с ответчиком в размере 30 000 Евро не находит подтверждение в материалах дела. Сумма в 30 000 евро указана в проекте контракта № LA 204/13, который не был подписан сторонами. Определение истцом стоимости кузова в размере 50% от цены продажи транспортного средства не подтверждено доказательствами.
Истец не обосновал соотношение стоимости кузова и иных частей транспортного средства. Включение истцом в стоимость кузова стоимости оборудования, размещаемого в кузове, не обосновано.
Согласно разъяснению органа по сертификации ИНСАТ, в состав кузова как основного конструктивного элемента, входит каркас, устанавливаемый на базу – шасси автобуса, наружной облицовки, пола, проёмов для окон и дверей (письмо ИНСАТ от 31.01.19). Согласно «Методическим рекомендациям по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства при ОСАГО № 001МР/СЭ», утвержденной. НИИАТ Министерства транспорта РФ 12.10.04), кузов транспортного средства – несущая конструктивная часть транспортного средства, предназначенная для размещения грузов, пассажиров и специального оборудования.
В связи с изложенным расчёт размера роялти, представленный истцом, нельзя считать обоснованным.
Таким образом, проанализировав с учетом требований главы 7 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные в материалы дела документы и пояснения сторон в их взаимосвязи совокупности, суд пришел к выводу о том, что истец не доказал суду обоснованность предмета иска обстоятельствами дела и нормами материального права.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о невозможности удовлетворения иска за счет ответчика – ООО «Спец-техника Нижегородец».
Расходы по госпошлине относятся на заявителя иска, а излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета РФ.
Руководствуясь ст. ст. 104, 110, 167, 168, 170, п. 2 ст. 176, ст. 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска истцу отказать.
Возвратить плательщику госпошлины – гражданке ФИО7 (ИНН <***>) г. Воронеж из федерального бюджета РФ 7 333 руб. 91 коп. госпошлины, уплаченной по чеку-ордеру ОПЕРУ Центрально-Черноземного банка № 9013 филиал № 3 от 28.05.18 (операция № 4961).
Основанием для возврата госпошлины является настоящий судебный акт.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд г. Владимир через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам г. Москва в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта.
Судья И. Г. Снегирева
Помощник судьи Коробова О.А., тел. <***>