Гражданский кодекс часть 1

установил: ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ООО «Тепломаш» об обязании прекратить нарушение исключительных прав истца на товарный знак ПЕНОПЛЭКС®, а именно – использовать сходное до степени смещения обозначение ПЕНОПЛЕ КС для обозначения товаров и услуг классов МКТУ 01, 19, 27, 35, 37, 42 и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 руб.

Представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство об уточнении предмета требований, изложив требования в следующей редакции: «Обязать ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на товарный знак ПЕНОПЛЭКС®, а именно – использовать сходное до степени смешения обозначение ПЕНОПЛЕКС для обозначения товаров и услуг классов МКТУ – 27». В части взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 МРОТ, что составляет 100 000 руб., требования оставил в прежней редакции.

Суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял уточнения предмета иска.

Представитель истца требования поддержал и пояснил, что ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (товары и услуги) является обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) «ПЕНОПЛЭКС», зарегистрированный в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 28.08.2002г. в отношении товаров (услуг) классов МКТУ – 01, 19, 27, 35, 37, 42. Товарный знак «ПЕНОПЛЭКС» используется для маркировки экструдированного пенополистирола, производимого и реализуемого истцом. ООО «Тепломаш» разместил рекламу однородных товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ПЕНОПЛЭКС» в нескольких журналах. Истец полагает, что используемое ответчиком в рекламных объявлениях обозначение «ПЕНОПЛЕ КС» сходно до степени смешения с товарным знаком «ПЕНОПЛЭКС®», принадлежащим истцу, а поэтому обратился в арбитражный суд с требованиями к ООО «Тепломаш» о прекращении использования товарного знака «ПЕНОПЛЕКС» для обозначения товаров и услуг класса МКТУ – 27 и взыскании с ООО «Тепломаш» в пользу ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» денежной компенсации в размере 100 000 руб. на основании ст. 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» от 23.09.1992г. №3520-1.

Представитель ответчика пояснил, что с исковыми требованиями не согласен, поскольку истец пришел к неправильному выводу о том, что действия ответчика являются нарушением исключительных прав истца как правообладателя товарного знака. Более того, неограниченное количество торговых организаций по всей стране предлагают указанные плиты к продаже, не являясь их непосредственным производителем.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (товары и услуги) является обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) «ПЕНОПЛЭКС» согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 219656 с датой приоритета 03 сентября 2001 года, зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 28.08.2002г. в отношении товаров (услуг) классов МКТУ – 01, 19, 27, 35, 37, 42. Товарный знак «ПЕНОПЛЭКС» используется для маркировки экструдированного пенополистирола, производимого и реализуемого истцом.

ООО «Тепломаш» разместил рекламу однородных товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ПЕНОПЛЭКС» в нескольких журналах.

Так в апреле 2007 года в журнале «Стройка. Ростовский выпуск» № 13 (150) на 76 странице и в журнале «Стройка. Ростовский выпуск» № 14 (151) на страницах 80-81 ответчиком были размещены рекламные объявления о продаже экструдированного пенополистирола и теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЕ КС П-25, П-30, П-35 (т. 2, л.д. 145, т. 3,л.д. 40). Помимо указанных объявлений, в рекламно-ценовом еженедельнике «Краснодарский Торговый Дом» № 20 (295) от 28.05.07г. ответчиком было размещено объявление на странице 90, дизайн которого практически полностью совпадает с дизайном объявления в журнале «Стройка. Ростовский выпуск» (т.3, л.д. 104). Во всех рекламных объявлениях указаны одни и те же контактные телефоны: (863) – 2360-860, 2360-960, рекламные материалы которых были согласованы ответчиком с ООО «ЮТД» по договору об оказании услуг от 12.10.2007 №245 (т.3, л.д. 119-120).

Истец, посчитав, что используемое ответчиком в рекламных объявлениях обозначение «ПЕНОПЛЕ КС» сходно до степени смешения с товарным знаком «ПЕНОПЛЭКС®», принадлежащим истцу, обратился в арбитражный суд Ростовской области с настоящим иском, указав в качестве правовых оснований ст. 138 ГК РФ, ст.ст. 2-4, 45, 46 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» от 23.09.1992г. №3520-1.

Проанализировав имеющиеся материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 138 ГК РФ в случае и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

В соответствии со статьей 1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон о товарных знаках) товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Из смысла легального определения товарного знака следует, что его основное назначение – служить для индивидуализации, то есть, для отличия товаров, работ или услуг от однородных товаров, работ или услуг других юридических и физических лиц. Правовая охрана товарного знака предоставляется в Российской Федерации на основании его государственной регистрации в порядке, установленном законом и в силу международных договоров РФ.

Приоритет товарных знаков истца по заявленным требованиям ответчик оспаривает, ссылаясь на то, что законом не запрещено продавать изделия производителя под его же торговым знаком.

Исходя из содержания пункта 2 статьи 4 Закона о товарных знаках, исключительный характер права на товарный знак означает, что его обладатель монопольно владеет возможностью реализовывать те правомочия, которые в этом праве заложены. Правообладатель может запрещать другим лицам использовать охраняемый товарный знак при обстоятельствах такого использования без надлежащего разрешения.

Статьей 4 Закона о товарных знаках предусмотрено, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя. Нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Нарушением исключительного права (незаконным использованием товарного знака) признается использование без разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Исходя из положений названной статьи в предмет доказывания по настоящему делу входит: во-первых, сравнение объектов исключительных прав истца и используемого ответчиком обозначения на предмет их смешения; во - вторых, определение объема правовой охраны товарного знака, права на который зарегистрированы; в-третьих, выяснение обстоятельств о том, какое отношение имеет ответчик к сфере деятельности истца и какие конкретно нарушения им допущены.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При проведении сравнительного анализа зарегистрированного товарного знака истца и обозначения ответчика с учетом фонетического, визуального и сематического аспектов сопоставления, суд считает доказанной угрозу смешения обозначений по следующим основаниям.

Так сходство изобразительных элементов обозначения ответчика и товарного знака истца подтверждены заключением специалистов.

Согласно заключению патентного поверенного РФ ФИО2 о тождественности (схожести до степени смешения) обозначения «ПЕНОПЛЕКС» с зарегистрированными товарными знаками «PENOPLEX», «ПЕНОПЛЭКС» установлено, что обозначение «ПЕНОПЛЕ КС» (используемое для идентификации продукции ООО «Тепломаш» в рекламе) является сходным до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками «PENOPLEX», «ПЕНОПЛЭКС» (т.1, л.д. 109-111).

В соответствии с заключением эксперта в области интеллектуальной собственности учреждения ТПП фирмы «Донэкспертиза», патентного поверенного РФ рег. №48 ФИО3 от 31.10.07 № 0480501968 установлено следующее (т.4, л.д. 6-12). Обозначение «ПЕНОПЛЕ КС», используемое ООО «Тепломаш» для рекламы, является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПЕНОПЛЭКС» (свидетельство № 219656), так как оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, при этом ассоциирование обусловлено установлением звукового (фонетического) и графического (визуального) сходства сравниваемых обозначений «ПЕНОПЛЕ КС» и товарного знака «ПЕНОПЛЭКС».

На страницах 76, 80 журнала «Стройка. Ростовский выпуск» №№ 13, 14 ООО «Тепломаш» использует обозначение «ПЕНОПЛЕ КС» в рекламе теплоизоляционных плит. На странице 90 рекламно-ценового еженедельника «Краснодарский Торговый Дом» № 20 ООО «Тепломаш» использует обозначение «ПЕНОПЛЕ КС» в рекламе теплоизоляционных плит.

ООО «Тепломаш» использует обозначение «ПЕНОПЛЕ КС» для рекламы теплоизоляционных плит – товара однородного с товаром 27 класса МКТУ – изоляционные покрытия, в отношении которого, в том числе зарегистрирован товарный знак «ПЕНОПЛЭКС» (свидетельство № 219656) и действует исключительное право на его использование правообладателя ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

С учетом установленных судом обстоятельств по делу и принимая во внимание совпадающие сферы фактической деловой деятельности сторон по спору, суд считает подтвержденным факт сходности до степени смешения обозначения, используемого ответчиком, с товарным знаком истца.

Судом отклоняются доводы ответчика о том, что рекламные модули, содержащие обозначение ПЕНОПЛЕ КС, являлись объектом рекламирования товара, производимого под торговой маркой ПЕНОПЛЭКС®, и размещались в целях изучения спроса на продукцию, которую планировал закупать ответчик, поскольку ответчиком не учтено, что для признания сходства сравниваемых объектов достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителей. Истец обосновал негативные последствия для него, связанные с применением обозначения «ПЕНОПЛЕКС» ответчиком – конкурентом в торговой деятельности, с учетом финансовых затрат на рекламу в различных средствах массовой информации.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьей 46 Закона о товарных знаках.

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Закона Российской Федерации от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, вместо возмещения убытков выплаты определенной судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом. Поскольку компенсация взыскивается вместо возмещения убытков, то не обязательно доказывать размер убытков, размер компенсации может определяться исходя из иных обстоятельств. В данном случае суд принимает во внимание объективную возможность ответчика пользоваться результатами чужой рекламной компании. Истребуемая истцом сумма компенсации находится в нижнем диапазоне предусмотренной законом ответственности.

Требования о запрете использовать обозначение «ПЕНОПЛЕКС» соответствует предусмотренному в статье 12 ГК РФ способу защиты нарушенного права в виде восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

При таком положении, правовые и фактические основания иска доказаны полностью, иск подлежит удовлетворению.

Судебные расходы относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

В соответствии с определением Арбитражного суда Ростовской области по настоящему делу Учреждением Торгово-промышленная палата Ростовской области фирма «Донэкспертиза» экспертом ФИО3 было составлено экспертное заключение от 31.10.2007 №0480501968. Согласно ст. 109 АПК РФ денежные средства, причитающиеся экспертам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда, а поэтому стоимость выполненной судебной экспертизы печатных рекламных модулей в размере 17 700 руб., зачисленных на депозитный счет арбитражного суда Ростовской области по платежному поручению от 01.10.07 № 5012 плательщиком – обществом с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб», следует перечислить на счет Учреждения Торгово-промышленная палата Ростовской области фирма «Донэкспертиза».

Руководствуясь ст. 138 ГК РФ, ст. 46 Закона Российской Федерации от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Тепломаш» прекратить использование товарного знака «ПЕНОПЛЕКС» для обозначения товаров и услуг класса МКТУ - 27.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тепломаш» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» 105 500 руб., из которых: денежная компенсация в размере 100 000 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 5 500 руб.

Перечислить на расчетный счет Учреждения Торгово-промышленная палата Ростовской области фирма «Донэкспертиза» стоимость выполненной судебной экспертизы печатных рекламных модулей в размере 17 700 руб., зачисленных на депозитный счет арбитражного суда Ростовской области по платежному поручению от 01.10.07 № 5012 плательщиком – обществом с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, а также в порядке, определенном главами 35, 36 АПК РФ.

Судья Л.Г. Петухова