Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) (место нахождения: 125993, Москва, ш. Волоколамское, д. 4, ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (место нахождения: 197110, Санкт-Петербург, пр. Петровский, д. 26, ИНН <***>, ОГРН <***>),

третьи лица: 1) ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского"; 2) ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (место нахождения: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50, ИНН <***>, ОГРН <***>)

о защите прав патентообладателя

при участии

от истца: представитель ФИО1 по доверенности от 31.05.2013:

от ответчиков: 1) представитель ФИО2 по доверенности от 16.10.2012 № 123/53;

от третьих лиц: 1) представитель не явился (уведомлен); 2) представитель ФИО3 по доверенности от 27.11.2012 № 19/12;

установил:

Истец обратился в Арбитражный суд с исковыми требованиями:

- к ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" – с требованием о выплате компенсации за неправомерное использование технических решений по 7 патентам на катерах с зав.номерами №№ 201-212 в общей сумме 11 484 339,00 руб.;

- к ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" и ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" - с требованиями о понуждении к заключению 4-сторонних лицензионных договоров в прилагаемой редакции;

- к ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" с требованиями о заключении лицензионных договоров в прилагаемой редакции по патентам №№ 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 для катеров с зав. № 214;

- о запрещении до момента заключения лицензионных договоров использования технических решений по патентам №№ 2108258, 2108259, 2108260, 2369516,2355592,2386567 и 2396180 на катерах с зав. №214;

- о признании патрульных катеров с зав. №№200-213 – до момента удовлетворения заявленных требований – контрафактными.

Определением от 08 августа 2012 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. Профессора Н.Е. Жуковского».

Определением от 19.12.2012 производство по делу было приостановлено, в связи с назначением патентоведческой экспертизы.

25.04.2013 в арбитражный суд поступило заключение эксперта.

Определением от 30.04.2013 производство по делу было возобновлено, судебное заседание назначено на 26.06.2013.

В судебном заседании 26.06.2013 истец заявил ходатайство о вызове в суд эксперта, проводившего экспертизу – ФИО4, для дачи пояснений по представленному заключению.

Ходатайство истца судом удовлетворено.

Распоряжением от 12.08.2013 в связи с истечением срока привлечения судьи в отставке ФИО5 к осуществлению правосудия и в соответствии со ст. 15 АПК РФ дело №А56-19831/2012 передано в производство судьи Кожемякиной Е.В.

Согласно п. 5 ст. 18 АПК РФ, в случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала. Совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, в том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, отложение судебного разбирательства, одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости не является заменой судьи.

В судебном заседании 14.08.2013 была обеспечена явка эксперта ФИО4, пояснения которого зафиксированы в протоколе судебного заседания и аудиозаписи.

Истец заявил ходатайство об исключении заключения эксперта из числа доказательств по делу как несоответствующее действительности.

Ходатайство истца об исключении заключения эксперта из числа доказательств по делу судом принято к рассмотрению как правовая позиция, которой будет дана оценка в окончательном судебном акте.

Истец поддержал исковые требования.

Ответчики возражали против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзывах.

В судебном заседании от 14.08.2013, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Для оценки доводов сторон и исследования представленных документов, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 27.09.2013 истец в порядке ст. 49 АПК РФ заявил об уточнении исковых требований, в соответствии с которыми просил взыскать 11 484 339,00 руб. убытков за неправомерное использование технических решений по семи патентам на катерах с зав. № № 201-212, обязании ответчиков для катеров с зав. № 214 заключить по патентам № 2108258, № 2108259, № 2108260 четырехсторонние лицензионные договора с МАИ и ЦАГИ в редакции, приложенной к иску, обязании ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" заключить с МАИ лицензионные договора по патентам № 2369516, № 2355592, № 2386567, № 2396180 в редакции, приложенной к настоящему иску, обязании ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для катеров с зав. № 214 заключить с МАИ лицензионные договора по патентам № 2369516, № 2355592, № 2386567, № 2396180 в редакции, приложенной к настоящему иску, а также до момента заключения лицензионных договоров запретить ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" использование технических решений по патентам № № 2108258, 2108259, 2108260, 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 на катерах с зав. № 214.

Одновременно с этим, истец заявил об отказе от иска в части признания патрульных катеров с зав. №№ 201-213, которые построены с незаконным использованием технических решений по патентам № № 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 контрафактными.

В соответствии с п. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Отказ от иска заявлен уполномоченным лицом, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

При этих условиях, в силу требований п. 4, ч. 1 ст. 150 АПК РФ, определением от 27.09.2013 судом было принято заявление Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) об отказе от иска в части признания патрульных катеров с зав. №№ 201-213, которые построены с незаконным использованием технических решений по патентам № № 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 контрафактными и прекращено производство по делу в указанной части.

В порядке ст. 49 АПК уточнения исковых требований судом приняты к рассмотрению.

Истец поддержал исковые требования с учетом уточнений, представил письменные возражения на отзыв ответчика.

Ответчики возражали против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве. Представитель ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" представил письменные объяснения, которые судом приобщены к материалам дела.

Для оценки доводов сторон и исследования представленных документов, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 11.10.2013 стороны поддержали свои правовые позиции.

Одновременно истцом в порядке статьи 49 АПК РФ были уточнены исковые требования, а также ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» было переведено в третьи лица из числа ответчиков.

В соответствии с уточненными требованиями истец исключил требования об:

-обязании ответчиков СФ «Алмаз» (Лицензиат) и ЦМКБ «Алмаз» (Солицензиар 1) для катеров с зав. № 214 и далее заключить по патентам №№ 2108258, 2108259 и 2108260 4-сторонние лицензионные договора с МАИ (Солицензиар 2) и ЦАГИ (Солицензиар 3) в редакции, приложенной к настоящему иску;
-обязать ответчика СФ «Алмаз» (Лицензиат) для катеров с зав. № 214 и далее заключить с МАИ (Лицензиар) лицензионные договора по патентам №№ 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 в редакции, приложенной к настоящему иску.

Оставив требования в следующем виде:

-обязать ответчика СФ «Алмаз» выплатить МАИ возмещение упущенной выгоды за счет незаконно полученного по катерам проекта 12200 с зав. №№ 201-213 дохода, а именно, за счет части его прибыли, определяемой разрешенной гензаказчиком рентабельности (в сумме 11 484 399 руб.);

-запретить СФ «Алмаз» до момента заключения соответствующих лицензионных договоров использовать при дальнейшем строительстве катеров проекта 12200 технические решения, защищенные вышеперечисленными патентами: 2108258, 2108259, 21082604, 2369516, 2355592, 2386567, 2396180.

При отсутствии возражений со стороны ответчика и вновь переведенного в число третьих лиц ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», а также мнения истца, судом были заслушаны доводы по уточненным требованиям.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из текста искового заявления, Московский государственный авиационный институт (технический университет) ныне Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) является обладателем семи нижеуказанных патентов на изобретение: патентов №№ 2108258, 2108259, 2108260 под названием "Быстроходное судно" и с приоритетом от 25.03.1996 и патентов №№ 2369516, 2355592 под названием "Быстроходное судно" и с приоритетом от 25.10.2007, 2386567 - "Быстроходное судно" с приоритетом от 25.11.2008 и 2396180 - "Быстроходное судно" с приоритетом от 09.02.2009.

Из вышеперечисленных патентов, патенты под номерами №№ 2108258, 2108259, 2108260 под названием "Быстроходное судно" и с приоритетом от 25.03.1996 находятся в совместном обладании у МАИ и Государственного научно-исследовательского центра ЦАГИ им. проф. Н.Е.. Жуковского (далее ЦАГИ) и с Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (далее ЦМКБ "Алмаз"), которые оформлялись через ЦМКБ "Алмаз" на условиях, оговоренных в 3-сторонних договорах от 10.03.1997 "О совместном патентовании изобретений" №№ БВИ-98, БВИ-99, БВИ-101.

По мнению истца, права патентообладателя МАИ были нарушены ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (далее СФ "Алмаз"), которое при строительстве 14 патрульных катеров проекта 12200 "Соболь" в 2006 - 2011 годах с заводскими номерами 200-213 без разрешения патентообладателей использовало технические решения по указанным семи патентам. Эти технические решения позволяют катеру за счет изменения режимов обтекания корпуса при неизменной установленной мощности главных двигателей и использовании комплекса автоматически управляемых интерцепторов (КАУИ) увеличить скорость максимального хода с 29 узлов до 48-49 узлов, а также существенно улучшить мореходные и эксплуатационные качества судна.

Использование технических решений, защищенных указанными патентами и факт нарушения прав патентообладателей, по каждому из семи патентов истец подтверждает следующими доказательствами: сравнительными таблицами анализа признаков первых независимых пунктов формул изобретений, ссылками на конкретные чертежи и фото; вещественным доказательством, в качестве которого выступает строящийся в настоящее время катер с зав. № 214 на площадке ОАО "Морской завод "Алмаз" (контрагент СФ "Алмаз") по адресу: Санкт-Петербург, Уральская ул., 19 (катер с зав. № 213 стоит в эллинге завода после завершения заводских ходовых испытаний); расчетом и обоснованием стоимости лицензий по вышеуказанным патентам, утвержденным руководителями ЦМКБ "Алмаз", МАИ и ЦАГИ.

Патентообладатели МАИ и ЦАГИ в период 2000-2011 года направляли письма в адрес руководства СФ "Алмаз" и ЦМКБ "Алмаз" с предложениями заключить лицензионные договора по патентам №№ 2108258, 2108259 и 2108260 между СФ "Алмаз" и ЦМКБ "Алмаз" и по патентам №№ 2369516, 2355592, 2386567 и 2396180 между СФ "Алмаз" и МАИ.

Обращения остались без конструктивного ответа, лицензионные договора заключены не были.

Свой отказ от заключения лицензионных договоров по спорным патентам ответчик СФ "Алмаз" объясняет отсутствием информации по изобретениям, а также ссылкой на договор от 20.03.2002 № 1/02-12200 "Разработка технического проекта, рабочей конструкторской, эксплуатационной и сдаточной документации (кроме ремонтной документации) проекта 12200 в соответствии с СТУ 12200.360070.108 (с гарантией подтверждения основных тактико-технических элементов)", заключенный между СФ "Алмаз" (заказчик) и ЦМКБ "Алмаз" (исполнитель).

Порядок использования технических решений, защищенных патентами №№ |2108258, 210828259 и 2108260 ("Быстроходное судно", приоритет от 25.03.1996) был определен договорами "О совместном патентовании изобретений" от 10.03.1997 №№БВИ-98 (по заявке № 96105768, патент № 2108260), БВИ-99 (по заявке № 96105767, патент № 2108258) и БВИ-101 (по заявке № 96105766, патент № 2108259).

ОАО ЦМКБ «Алмаз» в нарушение вышеуказанных договоров передало документацию ОАО СФ «Алмаз», нарушив права сопатентообладателя МАИ.

Согласно расчету МАИ размер убытков, причиненный ОАО ЦМКБ «Алмаз» составил 1 931 740,00 руб. исходя из следующего расчета:

1) по патенту № 2108258: 303 256 руб. x 0,25 x 1 = 75 814 руб., 303 256 руб. x0,25 x 0,5 x 12= 454 884 руб. Итого 530 698 руб., где 03256 руб. - сумма согласованная сторонами применительно к быстроходному судну проекта 12200 «Соболь», 0,25 - согласованная доля МАИ в патенте (договор № БВИ-99 от 10.03.1997); 1=100% и 0,5=50% - отношение к 1-му серийному (зав. № 201) и последующим (с зав. № 202) заказам. 12 - число последующих катеров (зав. №№ 202 - 213).

2) по патенту № 2108259: 181 954 x0,35 x 1=63 684 руб., 181 954 x 0,35 x 0,5 x12=382 103 руб. Итого 445 787 руб., расчет на основании договора № БВИ-101 от 10.03.1997 аналогичный расчету приведенному выше.

3) по патенту № 2108260: 545 860x0,25x1=136 465 руб., 545 860x0,25x0,5x12=818 790 руб. Итого 955 255 руб., расчет на основании договора № БВИ-98 от 10.03.1997 аналогичный расчету приведенному выше.

Московский авиационный институт является обладателем патентов 2369516 приоритет 25.10.2007, «Быстроходное судно», 2355592 приоритет 25.10.2007, «Быстроходное судно», 2386567 приоритет 25.11.2008, «Быстроходное судно», 2396180 с приоритет 09.02.2009, «Быстроходное судно». Технические решения, защищенные данными патентами, были созданы в инициативном порядке вне работ МАИ по договорам с ЦМКБ или СФ.

В связи с неправомерным использованием ОАО СФ «Алмаз», технических решений, защищенных патентами 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 истец предъявил требование о взыскании убытков в размере 8 370 446 руб., из которых по патенту № 2369516- 2 236 904 рублей; по патенту № 2355592 - 2 876 024 рублей; по патенту № 2386567 - 2 543 542 рублей; по патенту № 2396180 - 713 976 рублей.

Таким образом, общий размер убытков составил 11 484 339,00 руб.

Одновременно с этим, истец просил суд обязать ответчиков для катеров с зав. № 214 заключить по патентам № 2108258, № 2108259, № 2108260 четырехсторонние лицензионные договора с МАИ и ЦАГИ в редакции, приложенной к иску, обязать ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" заключить с МАИ лицензионные договора по патентам № 2369516, № 2355592, № 2386567, № 2396180 в редакции, приложенной к настоящему иску, обязать ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" для катеров с зав. № 214 заключить с МАИ лицензионные договора по патентам № 2369516, № 2355592, № 2386567, № 2396180 в редакции, приложенной к настоящему иску, а также до момента заключения лицензионных договоров запретить ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" использование технических решений по патентам № № 2108258, 2108259, 2108260, 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 на катерах с зав. № 214. Впоследствии истец отказался от данного требования, что не противоречит положениям АПК РФ.

За защитой своих нарушенных прав истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, полагая, что права истца нарушены не были. ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" поддерживает позицию ответчика.

Третье лицо - ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского" считает, что ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" допущено нарушение исключительных прав МАИ и ФГУП «ЦАГИ», выразившееся в нарушении закона и условий договоров путем отчуждения технической документации, выполненной с использованием изобретений № 2108258, № 2108259 и № 2108260 без согласия остальных правообладателей.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

В силу ст. 1345 ГК РФ, интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

1) исключительное право;

2) право авторства.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации (ст. 1346 ГК РФ).

Согласно ст. 1347 ГК РФ, автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Положениями ст. 1348 ГК РФ предусмотрено, что граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Катера проекта 12200 «Соболь» строятся ответчиком, который является серийным судостроительным заводом. Строительство ведется по технической документации, головным разработчиком, которой является ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". На разработку технической документации катеров проекта 12200 «Соболь» между ответчиком и ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" заключен договор № 1/02-12200 от 20.03.2002 «Разработка технического проекта, РКД, ЭД и СД (кроме ремонтной документации) проекта 12200 в соответствии с СТУ 12200.360070.108 (с гарантией подтверждения основных ТТЭ)» и дополнительные соглашения № 1 от 01.03.2006 и № 2 от 15.01.2007 к нему.

Таким образом, по данному договору ответчику была реализована Техническая документация на проект катеров 12200 «Соболь».

Вместе с тем, пунктом 7.3. указанного договора определено, что ФГУП ЦМКБ «Алмаз» (в настоящее время ОАО «ЦМКБ «Алмаз») обеспечивает патентную чистоту по Российской Федерации результатов работ по настоящему договору.

Кроме того, между ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", истцом и ЦАГИ заключены договоры № БВИ-98, № БВИ-99 и № БВИ-101 от 10.03.1997 года «О совместном патентовании изобретения», в соответствии с пунктом 4 которых, в случае продажи третьим лицам проектной документации, в которой использованы технические решения запатентованного изобретения, оставшаяся от уплаты всех налогов ЦМКБ «Алмаз» часть прибыли, приходящаяся на данное изобретение распределяется следующим образом: ЦМКБ «Алмаз» - 35%, МАИ - 25%, Гос НИЦ ЦАГИ- 40%.

Указанные договоры подписаны сторонами, в них урегулирован вопрос продажи технической документации, в которой содержатся технические решения, защищенные патентами на изобретения. Пунктом 9 договоров установлен срок их действия - до прекращения действия патента и завершения финансовых расчетов. Таким образом, договоры продолжают действовать и в настоящее время.

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Пунктом 3 статьи 421 ГК РФ установлено, что стороны могут заключить договор в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законами или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Пунктом 1 статьи 422 ГК РФ установлено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

На момент заключения договоров действовал Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 № 3517-1, который регулировал правоотношения, возникающие при введении в гражданский оборот технических решений, защищенных патентами на изобретения, в том числе, и заключение лицензионных договоров с патентообладателями.

Статьей 11 Патентного закона определены действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя.

В пункте 6 статьи 11 Патентного закона перечислены действия, после которых происходит исчерпание патентных прав: ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Согласно подпункту 6 пункта 1 ст. 1359 ГК РФ не является нарушением исключительных прав патентообладателя ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Таким образом, договоры о совместном патентовании был заключены в полном соответствии с действующим на момент их заключения Патентным законом и также соответствуют требованиям ст. 1359 ГК РФ.

В рассматриваемой ситуации ответчик получает изобретения, защищенные патентами в составе технической документации, передаваемой по договору ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", которое одновременно является одним из патентообладателей. В этот момент происходит исчерпание патентных прав, дальнейшее строительство катеров по переданной документации уже не должно сопровождаться заключением лицензионных договоров.

Требования истца к ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" о заключении лицензионных договоров в прилагаемой редакции по патентам №№ 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 для катеров с зав. № 214 были исключены, в связи с чем данные требования судом не оценивались.

Однако, следует отметить следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1371 ГК РФ в случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

Патенты №№ 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 были созданы в ходе выполнения ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" договора № 1/02-12200 от 20.03.2002 «Разработка технического проекта, РКД, ЭД и СД (кроме ремонтной документации) проекта 12200 в соответствии с СТУ 12200.360070.108 (с гарантией подтверждения основных ТТЭ)», для выполнения которого, ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" были заключены субподрядные договоры с истцом: договор № 22830-03010-К-66/04-12200-7 от 19.04.2004 на выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Разработка рабочей конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов комплекса КАУИ-4Н4К-12200»; договор № 31590-03010-К-12/06-12200-10 от 06.03.2006 на выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Доработка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов КАУИ-4Н4К-12200 для заказа 12200/200».

МАИ выполнил названные договоры, результатом которого стал комплект рабочей конструкторской и эксплуатационной документации на устройство интерцепторов комплекса КАУИ-4Н4К-12200. Чертежи с шифром НШИБ, на которые в Сравнительной таблице ссылается истец, были также переданы ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", для дальнейшей передачи ответчику в результате выполнения названного договора.

То, что Патенты №№ 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 созданы именно в ходе выполнения субподрядного договора и реализуют задачи, которые были поставлены именно ответчиком, подтверждает и тот факт, что авторами названных патентов наряду с сотрудниками истца являются и сотрудники ответчика и ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз".

В силу ст. 1347 ГК РФ лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Следовательно, включая в перечень авторов названных патентов сотрудников ответчика и ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", истец сам указывает на тот факт, что патенты появились в ходе совместной работы между тремя юридическими лицами: МАИ, ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз", ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". При этом, право на получение патента было реализовано истцом, что полностью соответствует статье 1371 ГК РФ, а заказчики – ответчик и ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", имеют право использовать такое изобретение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, без выплаты дополнительного вознаграждения.

Таким образом, требование о заключении возмездных лицензионных договоров будет правомерно только при его предъявлении к иным проектам, а не к катерам проекта 12200 «Соболь».

ОАО Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", выполняя разработку документации в рамках договора № 1/02-12200 от 20.03.2002, реализовывало свое право на использование изобретения как сопатентообладатель МАИ по патентам №№ 2108258, 2108259, 2108260.

Между МАИ, ЦМКБ «Алмаз» и ГосНИЦ ЦАГИ заключены трехсторонние договоры №№ БВИ-98 от 10.03.1998, БВИ-99 от 10.03.1997, БВИ-101 от 10.03.1997 о совместном патентовании изобретений. Позднее, в соответствии с указанными договорами были совместно запатентованы изобретения, получены патенты №№ 2108258, 2108259, 2108260. Указанными трехсторонними договорами разрешено использование изобретения в проектной документации, в частности, установлено, что в случае продажи третьим лицам проектной документации, в которой использованы соответствующие технические решения, оставшаяся после уплаты налогов часть прибыли, приходящаяся на изобретение, распределяется следующим образом: ЦМКБ «Алмаз» - 30 %, МАИ – 35 %, ГосНИЦ ЦАГИ – 35 % (пункт 4 указанных договоров).

В данном случае ЦМКБ «Алмаз» при выполнении опытно-конструкторских работ для катера проекта 12200 «Соболь» использовало изобретения, совместно запатентованные с МАИ и ГосНИЦ ЦАГИ, что, с учетом указанных положений гражданского законодательства, не является нарушением патентных прав МАИ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1358, пунктом 2 статьи 1348 ГК РФ РФ каждый из правообладателей патента вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Таким образом, использование со стороны ЦМКБ «Алмаз» изобретений в проектной документации не является нарушением патентных прав.

В рамках судебного разбирательства по ходатайству ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" была назначена судебная экспертиза, производство которой было поручено ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры». Согласно заключению от 24.04.2013 эксперт пришел к следующим выводам:

По патенту № 2369516:

В проектно-конструкторской, рабоче-конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов КЛ УИ-4Н4К-12200 для заказа 12200/200 (проект «Соболь»), разработанной МАИ и переданной в адрес ОАО «ЦМКБ «Алмаз», содержится каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения «Быстроходное судно», патент № 2369516. Поскольку в составе указанной выше документации непосредственно содержится каждый признак формулы изобретения, приведенным в независимом пункте формулы, то проведение анализа эквивалентности не требуется.

По патенту № 2355592:

В проектно-конструкторской, рабоче-конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов К А УИ-4Н4К-12200 для заказа 12200/200 (проект «Соболь»), разработанной МАИ и переданной в адрес ОАО «ЦМКБ «Алмаз», не содержится каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в. патенте формулы изобретения «Быстроходное судно», патент № 2355592. В составе указанной выше документации не содержатся признаки, в отношении которых произведена эквивалентная замена.

По патенту № 2386567:

В проектно-конструкторской, рабоче-конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов КАУИ-4Н4К-12200 для заказа 12200/200 (проект «Соболь»), разработанной Ш и переданной в адрес ОАО «ЦМКБ «Алмаз», не содержится каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения «Быстроходное судно», патент № 2386567. В составе указанной выше документации не содержатся признаки, в отношении которых произведена эквивалентная замена.

По патенту №2396180:

В проектно-конструкторской, рабоче-конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов КА УИ-4Н4К-12200 для заказа 12200/200 (проект «Соболь»), сработанной МАИ и переданной в адрес ОАО «ЦМКБ «Алмаз», содержится каждый признак обретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения «Быстроходное судно», патент № 2396180. Поскольку в составе указанной выше документации непосредственно содержится каждый признак формулы изобретения, приведенный в независимом пункте формулы, то проведение анализа эквивалентности не требуется.

В результате реализации договора № 22830-03010-К -66/04-12200-7 от 19.04.2004 были созданы технические устройства, решения, используемые в проекте 12200 «Соболь», признаки которых впоследствии непосредственно были включены в описания патентов на изобретения №№ 2369516, 2396180 «Быстроходное судно».

В результате реализации договора № 31590-03010-К-12/06-12200-10 от 06.03.2006 г. новых патентоспособных решений, по сравнению с ранее указанными и проанализированными патентами на изобретения №№ 2369516, 2396180 «Быстроходное судно», не создано.

В результате реализации договора № 38480-03018-12200 от 29.07.2009 г. новых патентоспособных решений, по сравнению с ранее указанными и проанализированными патентами на изобретения №№ 2369516, 2396180 «Быстроходное судно», не создано.

В результате реализации договора № 39390-03018-12200 от 01.03.2010 г. новых патентоспособных решений, по сравнению с ранее указанными и проанализированными патентами на изобретения №№ 2369516,2396180 «Быстроходное судно», не создано.

По результатам исследований рабочей конструкторской и эксплуатационной документации на устройства интерцепторов комплекса КАУИ-4Н4К-12200, эксперт пришел к выводу, что в результате реализации договора № 22830-03010-К-66/04-12200-7 от 19.04.2004 г. были созданы технические устройства, решения, используемые в проекте 12200 «Соболь», признаки которых впоследствии непосредственно были включены в описания патентов на изобретения №№ 2369516, 2396180 «Быстроходное судно», соответственно, необходимость анализа эквивалентности отсутствует.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Истец предъявил ко взысканию убытки в виде упущенной выгоды в общем размере 11 484 339,00 руб.

В статье 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав названо возмещение убытков, под которыми в соответствии с пунктом 2 ст. 15 ГК РФ понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные расходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Вместе с тем, одним из основных принципов гражданского законодательства является обеспечение восстановления нарушенных прав (п. 1 ст. 1 ГК РФ), поэтому предусмотренные меры, принимаемые при нарушении гражданских прав, имеют целью восстановление имущественной среды потерпевшего лица.

Кроме того, для взыскания убытков, как понесенных, так и неполученных доходов (упущенной выгоды), истец в соответствии с действующим законодательством должен представить доказательства, подтверждающие:

- нарушение ответчиком принятых по договору обязательств;

- размер убытков (реальный и упущенной выгоды), возникших у истца в связи с нарушением ответчиком своих обязательств;

- причиненную связь между убытками и неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 393 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. (п. 2 ст. 15 ГК РФ)

В данном случае, истцом не доказан факт нарушения его прав ответчиком, размер причиненных убытков, а следовательно, причинно-следственная связь.

Одновременно с этим, истцом не представлено документального подтверждения наличия убытков в заявленном размере.

При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.

Учитывая положения п. 10 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996, применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков возможно при наличии условий, предусмотренных законом. Бремя доказывания наличия и размера упущенной выгоды лежит на истце, который должен доказать, что он мог и должен был получить определенные доходы и только неправомерные действия ответчика стали единственной причиной, лишившей его возможности получить прибыль от невозможности осуществления предпринимательской деятельности.

При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Кроме того, при определении размера упущенной выгоды значимым является определение достоверности тех доходов, которые потерпевшее лицо предполагало получить при обычных условиях гражданского оборота.

Таким образом, для взыскания понесенных убытков истец, в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должен представить доказательства, подтверждающие: а) нарушение ответчиком принятых по договору обязательств; б) причинную связь между понесенными убытками и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств; в) размер убытков (реальных и упущенной выгоды), возникших у истца в связи с нарушением ответчиком своих обязательств. Доказыванию подлежит каждый элемент убытков. Следовательно, при предъявлении требования о возмещении убытков потерпевшее лицо должно доказать факт нарушения обязательств или то обстоятельство, что действия (бездействие) ответчика причинили истцу ущерб, размер расходов, которые оно понесло из-за неисполнения обязательств, а также причинную связь между нарушением (неисполнением) обязанности и убытками.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При указанных обстоятельствах, требования истца удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины, а также расходы ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" за производство судебной экспертизы в размере 384 000 руб. относятся на истца.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Принять уточнения исковых требований, исключив требования о нижеследующем:

-обязать ответчиков СФ «Алмаз» (Лицензиат) и ЦМКБ «Алмаз» (Солицензиар 1) для катеров с зав. № 214 и далее заключить по патентам №№ 2108258, 2108259 и 2108260 4-сторонние лицензионные договора с МАИ (Солицензиар 2) и ЦАГИ (Солицензиар 3) в редакции, приложенной к настоящему иску;

-обязать ответчика СФ «Алмаз» (Лицензиат) для катеров с зав. № 214 и далее заключить с МАИ (Лицензиар) лицензионные договора по патентам №№ 2369516, 2355592, 2386567, 2396180 в редакции, приложенной к настоящему иску,

оставив требования в виде:

Удовлетворить ходатайство истца об исключении из числа ответчиков Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», переведя его в третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) (место нахождения: 125993, Москва, ш. Волоколамское, д. 4, ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 8 000,31 руб. излишне уплаченной госпошлины.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) (место нахождения: 125993, Москва, ш. Волоколамское, д. 4, ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" (место нахождения: 197110, Санкт-Петербург, пр. Петровский, д. 26, ИНН <***>, ОГРН <***>) 384 000,00 руб. расходов за производство судебной экспертизы.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кожемякина Е.В.