Гражданский кодекс часть 1

Прокуратура Кировского района г. Томска (далее по тексту – заявитель) обратилась в Арбитражный суд Томской области с заявлением о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО1 ( далее по тексту – ИП ФИО1, ответчик) за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) на том основании, что у указанного индивидуального предпринимателя отсутствует должным образом закрепленное право на использование товарного знака, а правообладателем товарного знака «ОБЖОРНЫЙ РЯД» по свидетельству №377691, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, является ООО «Обжорный ряд». Право на данный знак зарегистрировано 23.04.2009г.

Определением арбитражного суда от 24.08.2011 к участию в деле в качестве потерпевшего, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Обжорный ряд» (далее по тексту – ООО «Обжорный ряд», потерпевший).

ООО «Обжорный ряд», надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не направило своего представителя, представило в суд ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя ООО «Обжорный ряд».

На основании ст. 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие представителя ООО «Обжорный ряд».

Представитель заявителя в судебном заседании поддержала заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении и дополнительных пояснениях.

Представитель ответчика возражает против заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на заявление и дополнительных письменных пояснениях, указав в частности, что ФИО1 обладает исключительными правами на коммерческое обозначение «Обжорный Ряд» для ресторана с 17.03.2005г., указала каким образом было создано данное обозначение. Полагает, что комбинированное обозначение и используемое ИП ФИО1 для индивидуализации принадлежащего ему ресторана, является именно коммерческим обозначением.

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя, ответчика, суд находит заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ФИО1, родившийся ДД.ММ.ГГГГ г. в г. Томске, проживающий по адресу: <...>, ИНН <***>, зарегистрирован индивидуальным предпринимателем 20.02.2001, о чем 29.11.2004 внесена запись за ОГРНИП <***>.

Прокуратурой Кировского района г. Томска по обращению правообладателя товарного знака «Обжорный ряд» ООО «Обжорный ряд» (генеральный директор - ФИО4) о нарушении исключительных прав на указанный товарный знак была проведена проверка соблюдения требований законодательства в области интеллектуальной собственности.

В ходе проведенной проверки 20 мая 2011 г. было установлено, в помещении по адресу: <...> организовано предприятие - кафе (ресторан) использующее в своей деятельности товарный знак «Обжорный ряд» в нарушение законодательства об интеллектуальной собственности. Данная деятельность осуществляется индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН <***>): на здании при входе в ресторан быстрого обслуживания размещен указатель с наименованием организации с использованием товарного знака; также имеется при входе в само здание вывеска с использованием товарного знака «обжорный ряд». В помещении самого ресторана при проверке обнаружено следующее: на столах, на стенах, в меню, в лотках для раздачи, в бонусных картах, в объявлениях имеются рекламные буклеты с указанием на товарный знак «Обжорный ряд»; в товарном чеке при пробитии в кассе указанного ресторана фиксируется ИП ФИО1, осуществляющий свою деятельность по указанному выше адресу.

Данный товарный знак «Обжорный ряд» может быть использован только согласно классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг), указанным в свидетельстве на товарный знак.

Согласно Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 377691 правообладателем является ООО «Обжорный ряд» (<...>).

22.07.2011 г. и.о. прокурором Кировского района г. Томска младшим советником юстиции А.В. Лукиным возбуждено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, предусмотренном ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

Согласно положениям ст. 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет.

Как следует из материалов дела, товарный знак «ОБЖОРНЫЙ РЯД», исключительное право на который имеет истец, согласно свидетельству №377691 является словесным, состоит из словосочетания «ОБЖОРНЫЙ РЯД», выполненного стандартным кириллическим шрифтом, в черном цвете, все буквы — прописные.

Пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ указывает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Таким образом, критериями охраноспособности знака в качестве коммерческого обозначения являются различительная способность (принципиальная возможность отличать товары или услуги одних производителей от других) и известность на определенной территории (например, Томская область). Представляется, что комбинированное обозначение, описанное выше и используемое ИП ФИО1 для индивидуализации принадлежащего ему ресторана, является именно коммерческим обозначением.

Известность ресторана «Обжорный Ряд» на территории Томской области не вызывает никаких сомнений, т. к. существует он уже более пяти лет, расположен в оживленной части города, и все это время услуги ресторана обширно рекламируются. Данный довод мы можем подтвердить следующими доказательствами, помимо ранее прилагавшихся к Отзыву:

- Копиями рекламных календарей, брошюр и сертификатов на скидки (прилагались ранее к Отзыву, а также - Приложения 1 и 2 к настоящим Пояснениям);

- Копией Диплома победителя народной ресторанной премии «Золотая вилка - 2009» в номинации «Лучший ресторан на каждый день» (Приложение 3);

- Копиями договоров, счетов-фактур и эфирных справок, подтверждающих плотную ротацию рекламных роликов ресторана «Обжорный Ряд» на радио и ТВ, в том числе:

а). Справка от ООО «Агентство Рекламный Дайджест» за период с 2005 года по декабрь 2008 года об объемах оказанных ИП ФИО1 услуг по рекламе ресторана «Обжорный ряд», в том числе аудиоролики, изготовление вывески, банеров, размещение рекламы, и т.д. (Приложение 4).

б). Договор на рекламно-информационное обслуживание и Заявка на изготовление видеороликов, в т.ч. ресторана «Обжорный Ряд» - с ФГУП «ВГТРК», 2008 год (Приложения 5-6).

в). Договор на рекламное обслуживание, Эфирные справки о прокате рекламы на радио и телевидении, а также квитанции об оплате - с ООО «Алеет», 2006 год (Приложения 7-10).

г). Договор на оказание рекламно-информационных услуг и эфирные справки за период с 2005 по 2007 годы - с ООО «ТРИА «Тройка» (Приложения 11-14).

д). Договор на размещение рекламы 2006 года, Счета-фактуры, Акты сдачи-приемки работ, Графики подтвержденных выходов рекламы на телевидении за период с 2005 по 2009 годы, от ЗАО «Видео Интернешнал - Томск» (Приложения 15-25).

Все упомянутые документы относятся к периоду до даты регистрации товарного знака, права на которые пытается защитить истец.

Далее, помимо уже упомянутых документов, то обстоятельство, что ресторан «Обжорный Ряд» успешно функционирует как предприятие под данным названием с 2005 года, подтверждается в том числе различными договорами поставки, договорами на оказание услуг (Приложения 26-30).

На основании вышеизложенного, исходя из представленных документов, мы утверждаем, что ИП ФИО1 обладает исключительными правами на коммерческое обозначение «Обжорный Ряд» для ресторана как минимум с 17 марта 2005 года (дата первого документально подтвержденного использования коммерческого обозначения).

Таким образом, Прокуратура Кировского района пытается привлечь ИП ФИО1 к ответственности за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 377691, зарегистрированного 23 апреля 2009 года, хотя ответчик является правообладателем коммерческого обозначения, включающего элемент «Обжорный Ряд», начиная как минимум с 17 марта 2005 года, т. е. за 4 с лишним года до даты регистрации товарного знака. Следовательно, если исходить из сходства коммерческого обозначения и противопоставленного товарного знака (что нами оспаривается и не подтверждено материалами дела), то налицо коллизия исключительных прав на два объекта интеллектуальной собственности, которая подлежит разрешению в соответствии с нормами Гражданского кодекса.

Согласно пункту 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (например, товарный знак и коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения, и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Таким образом, кодекс закрепляет примат объекта старшего права. Им в данном случае является коммерческое обозначение ИП ФИО1, правовая охрана которого возникла за несколько лет до регистрации товарного знака по свидетельству № 377691.

Следовательно, действия лица, привлекаемого к ответственности, не нарушают закон, а значит, не являются противоправными.

В силу положений ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, является также коммерческое обозначение.

Как следует из п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Поскольку законодательством не установлено, в какой форме и из каких обязательных частей должно состоять коммерческое обозначение, суд исходил из того, что коммерческим обозначением может быть признана любая лексическая единица или их сочетание, определенно позволяющие индивидуализировать предприятие.

Критериями охраноспособности знаков в качестве коммерческого обозначения является различительная способность (принципиальная возможность отличить товары или услуги одних производителей от других) и известность на определенной территории.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства суд приходит к выводу, что средство индивидуализации, используемое в деятельности ресторана «Обжорный ряд» обладает достаточной различительной способностью.

Категория «различительная способность» в Гражданском кодексе не раскрывается, однако толкование данного понятия содержится в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Так, пункт (2.3.1) Правил указывает, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Ни к одной из вышеупомянутых категорий нельзя отнести комбинированное обозначение «Обжорный Ряд ресторан быстрого обслуживания», которое использует ответчик.

В связи с этим, оно обладает достаточной различительной способностью, чтобы являться средством индивидуализации и выполнять его главную функцию - отличать товары и услуги одних предпринимателей от аналогичных товаров и услуг их конкурентов.

Правообладатель знака и лицо, привлекаемое к ответственности используют свои обозначения на расстоянии 4000 км друг от друга, говорить о вероятности смешения не приходится.

Указанные обстоятельства были предметом рассмотрения дела № А67-5184/2011. Решением Арбитражного суда Томской области от 30 ноября 2011года, по указанному делу предметом которого было рассмотрение иска ООО «Обжорный ряд» к ИП ФИО1 о защите нарушенных прав на товарный знак № 377691, установлены следующие обстоятельства:

- «тождества между обозначением, используемым ИП ФИО1, и товарным знаком по свидетельств у № 377691 нет» (стр. 4 Решения);

- «опасность смешения обозначений в глазах потребителя не существует, т. к. рядовой потребитель не станет ассоциировать эти средства индивидуализации друг с другом» (стр. 4 Решения);

- «материалами дела не подтверждается сходство до степени смешения и возникновение вероятности смешения товарного знака истца и обозначения ответчика» (стр. 4 Решения);

- «индивидуальный предприниматель ФИО1 обладает исключительными правами на использование комбинированного обозначения «Обжорный Ряд ресторан быстрого обслуживания», что исключает противоправность действий. Данное право никем не оспорено, подтверждено материалами дела.» (стр. 4 Решения);

- «коммерческим обозначением может быть признана любая лексическая единица или их сочетание, определенно позволяющие индивидуализировать предприятие» (стр.5 Решения);

- «исключительные права на коммерческое обозначение включающее элемент «Обжорный Ряд», возникли у ответчика (ИП ФИО1) раньше, чем было зарегистрировано право истца на товарный знак «Обжорный Ряд» (стр. 6 Решения);

- «при таких обстоятельствах, ИП Бабкин не может быть признан нарушителем прав на товарный знак.» (стр. 6 Решения).

Довод потерпевшего о том, что в качестве коммерческого обозначения охране
подлежат только словесные знаки, не основан на законе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ. Никакой оговорки о том, что коммерческим обозначением может быть сугубо словесный элемент, в законе нет (в отличие, например, от статьи 1473 ГК РФ, в которой словесный характер фирменных наименований специально оговорен).

Указание на то обстоятельство, что коммерческое обозначение не является фирменным наименованием, призвано только отграничить две смежные категории(коммерческое обозначение и фирменное наименование). Дефиниция пункта первого статьи 1538 никоим образом не ограничивает виды коммерческих обозначений. При этом, трактуя данную статью, необходимо помнить о диспозитивной направленности гражданско-правового регулирования («все, что не запрещено законом - разрешено»). Отсутствие прямого запрета на включение в состав коммерческих обозначений изобразительных элементов означает, что законодатель допускает существование комбинированных (состоящих из слов и рисунков) коммерческих обозначений.

На наличие у ООО «Обжорный ряд» исключительных прав на фирменное наименование с 4 января 2003 года не относимы к делу и не должны приниматься судом во внимание, в связи со следующим:

В рамках производства по делу в прокуратуре, правообладатель товарного знака не ссылался на наличие у него исключительных прав на фирменное наименование. Данное обстоятельство не отражено в постановлении прокурора, отсутствует оно и в заявлении в суд. Таким образом, прокуратура выходит за пределы доводов заявления, пытаясь привлечь ИП ФИО1 к ответственности за незаконное использование товарного знака, подменив это основание де факто иным - нарушением прав на фирменное наименование.

Административная ответственность по статье 14.10, наступает за незаконное использование товарного знака и не имеет своим основанием использование обозначения, сходного с чужим фирменным наименованием. Наличие или отсутствие у правообладателя товарного знака тождественного фирменного наименования не влияет на оценку действий лица, привлекаемого по статье 14.10 КоАП РФ.

Фирменное наименование - самостоятельный объект исключительных прав, защита которого не осуществляется в рамках статьи 14.10 КоАП РФ. Помимо этого, в силу абз. 2 п. 2 ст. 1476 ГК РФ, фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

Учитывая изложенное, суд считает, что нет оснований для привлечения ИП ФИО1 к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления прокуратуры Кировского района г.Томска о привлечении индивидуального предпринимателя ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ – отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном порядке в течение10 дней в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья Кузнецов А.С.