Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Белгородской области дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> ОГРНИП <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП <***>)

о расторжении лицензионного договора и взыскании 500 000,00 руб.

и по встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***> ОГРНИП <***>)

о взыскании 685244,36 руб.

при участии в судебном заседании:

истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску) - индивидуального предпринимателя ФИО1 (предъявлен паспорт),

ответчика по первоначальному иску (истца по встречному иску) - индивидуального предпринимателя ФИО2 (предъявлен паспорт), представителя – ФИО3 (предъявлен паспорт, диплом), по доверенности от 11 января 2021 г.,

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1) обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2) с требованиями о расторжении лицензионного договора № 007-1 от 15.07.2019 о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) и взыскании 500 000,00 руб. Кроме того, истец просил взыскать с ответчика расходы на оплату услуг представителя в размере 100 000,00 руб., затраты по оплате услуг нотариуса по оформлению доверенности представителя в размере 1800,00 руб., почтовые расходы в размере 84,00 руб.

В обоснование иска ИП ФИО1 указал на то, что между ним и ИП ФИО2 был заключен лицензионный договор № 007-1 от 15.07.2019 о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), в соответствии с которым истцом ответчику было выплачено лицензионное вознаграждение в размере 500 000,00 руб., однако обязательства со стороны ответчика не исполняются, срок на исполнение обязательств истек (л.д. 6-7).

Исковое заявление принято к производству определением суда от 14.12.2020.

ИП ФИО2 представил отзыв на исковое заявление (л.д. 45-47), в котором указал, что в связи с нарушением истцом обязательства, предусмотренного пунктом 5.4 (ежемесячно перечислять лицензиару денежные средства за организацию телефонной линии в размере 15 000,00 руб. без НДС в срок, установленный в пункте 5.2 договора, у ответчика возникло право на одностороннее расторжение договора; в претензии ответчика, направленной 05.11.2020 истцу, содержалось уведомление о расторжении договора в связи с нарушениями, допущенными лицензиатом; поскольку истцом получено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке 13.11.2020, то с данной даты договор считается расторгнутым; соответственно, по мнению ответчика, указанный односторонний отказ от договора исключает удовлетворение требований лицензиата о расторжении договора. Также ответчик указал, что требование о взыскании денежных средств не подлежит удовлетворению, т.к. ИП ФИО2 исполнил свои обязательства по договору надлежащим образом: предоставил ФИО1 по указанному договору за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), а лицензиат принял его; во исполнение пункта 2.4 лицензиаром был проведен инструктаж о правилах и порядке использования секрета производства (ноу-хау); после заключения договора и прохождения обучения лицензиатом осуществлялась предпринимательская деятельность на основе полученных знаний, материалов и информации, со стороны лицензиара также предоставлялось информационно-консультативное содействие, в связи с этим утверждение о неисполнении лицензиатом своих обязательств по договору не является основанным на действительных фактических обстоятельствах.

ИП ФИО2 обратился в суд со встречным иском к ИП ФИО1 о взыскании 685 244,36 руб., из которых: 350 000,00 руб. - задолженность по лицензионному договору № 007-1 от 15.07.2019, 335 244,36 руб. - пени за просрочку оплаты.

В обоснование встречного иска истец по встречному иску указал, что согласно пункту 5.1 договора лицензиат обязуется перечислить лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования секрета производства (ноу-хау) в размере 685 000,00 руб., лицензиатом была оплачена лишь часть вознаграждения в размере 500 000,00 руб. Согласно пункту 9.2 договора в случае нарушения лицензиатом обязательств, предусмотренных пунктами 5.1-5.6 договора, лицензиат выплачивает лицензиару неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день неисполнения обязательств; размер задолженности с учетом неустойки по расчету истца по встречному иску составил 396 269,36 руб., из них: сумма основного долга - 185 000,00 руб., сумма процентов за период с 01.01.2020 по 03.11.2020 - 211 269,36 руб. Кроме того, истец по встречному иску указал, что согласно пункту 5.4 лицензиат обязуется ежемесячно перечислять лицензиару денежные средства за организацию телефонной линии в размере 15 000,00 руб. без НДС в срок, установленный в пункте 5.2 договора; за период действия договора лицензиатом не было осуществлено ни одного подобного платежа; размер задолженности с учетом неустойки по расчету истца по встречному иску составил 288 975,00 руб., из них: сумма основного долга - 165 000,00 руб., сумма процентов за период с 07.01.2020 по 03.11.2020 - 123 975,00 руб. (л.д. 65-68).

Определением суда от 20.01.2021 встречное исковое заявление принято к производству, назначено к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

От ИП ФИО1 поступили возражения на встречный иск (л.д. 82-84), в которых ответчик по встречному иску указал на следующее: спорный лицензионный договор был заключен на основе франшизы «РЕМОНТОФФ», который представляет ответчик, на основе этой франшизы ответчик должен был предоставить полную информацию о ведении бизнеса, бизнес модель и полную поддержку после запуска, ответчик должен был производить набор сотрудников и формирование штатов; после заключения договора условия не выполнились, поступающие ответчику звонки без предварительной беседы с дозвонившимися перенаправлялись на номер истца, консультационного взаимодействия и поддержки со стороны ответчика не производилось; лицензиаром не было передано секрета производства «ноу-хау», были преданы путем направления на мессенджер «ВОТСАП» три листа формата А4 о пройденном обучении (поверхностных знаниях); лицензиар отказывался предоставлять обучение без подписания договора и акта приема-передачи секрета «ноу-хау»; ответчик знал о необходимости регистрации лицензионного договора в Роспатенте, чего сделано не было, товарный знак не был зарегистрирован в Роспатенте; лицензиар обязался, но не выполнил пункты 4.4.1, 4.4.2 договора: не было закуплено оборудование необходимое для замера, истцом было приобретено указанное оборудование за свой счет, не был предоставлен пакет документов (бизнес бук, скрипты, договора с клиентами и подрядчиками, должностные инструкции сотрудников, пакет видео уроков для заочного изучения основ ремонта отделочного бизнеса), не была произведена оплата расходов на открытие ИП и расчетного счета, не была приобретена оргтехника ПК, МФУ (лазерный черно-белый принтер, сканер) - все это было приобретено за счет истца; согласно пункту 5.1 лицензионного договора лицензиатом было перечислено лицензиару 500 000,00 руб. при подписании договора, 185 000,00 руб. оговаривалось произвести после начала работ, но так как ответчик не начал выполнение работ по договору, данная денежная сумма истцом перечислена не была; расторжение лицензионного договора в соответствии с пунктом 6.4 в одностороннем порядке со стороны ответчика является незаконным после выставленных требований истца по неисполнению обязательств по договору, таким образом, ответчик намерено присваивает себе денежные средства без выполнения всякого рода обязательств в силу заключенного лицензионного договора; лицензионный договор заключен с явными нарушениями статьи 1465 ГК РФ о предмете «ноу-хау» отсутствия самого «ноу-хау», статьи 1235 ГК РФ - отсутствие регистрации договора в Роспатенте, отсутствие регистрации товарного знака; в соответствии со статьей 1489 ГК РФ лицензионный договор заключен по мнимой сделке в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и не имеет юридической силы в силу закона об обязательной регистрации договора в Роспатенте.

Ко времени судебного заседания от ИП ФИО2 поступили возражения на отзыв на встречное исковое заявление, в которых истец по встречному иску указал на следующее: ИП ФИО1 приобрел франшизу группы компаний «Ремонтофф» для дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности по дизайну и ремонту квартир, домов, офисов; после заключения лицензионного договора от 15.07.2019 и оплаты лицензионного вознаграждения лицензиаром было проведено обучение; утверждение ответчика по встречному иску о том, что секрет производства был передан лишь путем направления в мессенджере Whats арр трех листов А4 о пройденном обучении, не соответствует действительности; утверждение ответчика о том, что лицензиар отказывался предоставлять обучение без подписания договора и акта приема-передачи не вполне верно, т.к. стороны обсуждали только то, что до начала обучения должен быть подписан только договор; доводы ответчика о заключении договора с нарушениями статьи 1465 ГК РФ ввиду отсутствия его регистрации не могут быть приняты во внимание; обязанности, указанные в пунктах 3.1-3.2, лицензиаром выполнялись надлежащим образом и на систематичной основе; информационно-консультативная поддержка оказывалась на протяжении всего времени осуществления ФИО1 предпринимательской деятельности; оборудование, необходимое для замера, расходы по открытию ИП и расчетного счета, а также расходы по приобретению оргтехники, ПК и МФУ действительно не возмещались лицензиаром лицензиату, т.к. лицензиат не предоставлял никаких документов, подтверждающих понесенные расходы, а согласно пункту 3.3 договора выполнение всех обязательств лицензиаром в рамках настоящего договора является встречным по отношению к исполнению обязательств со стороны лицензиата, поскольку лицензиатом не была исполнена обязанность по внесению второй части лицензионного вознаграждения, лицензиаром было отказано в предоставлении денежных средств на указанные выше расходы.

В судебном заседании ИП ФИО1 пояснил, что возражения ИП ФИО2 на отзыв на встречное исковое заявление он не получал, однако настаивал на рассмотрении дела по существу в данном судебном заседании, указав, что указанные возражения направлены на затягивание процесса; исковые требования по первоначальному иску ИП ФИО1 поддержал, против удовлетворения встречного иска возражал.

ИП ФИО2 и его представитель в судебном заседании против удовлетворения первоначального иска возражали на основании доводов, изложенных в отзыве на исковое заявление, настаивали на удовлетворении встречного искового заявления по основаниям, указанном во встречном иске и возражениях на отзыв на встречное исковое заявление.

Заслушав стороны, суд пришел к выводу, что первоначальный иск удовлетворению не подлежит, а встречный иск подлежит удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 15.07.2019 между ИП ФИО1 (лицензиат) и ИП ФИО2 (лицензиар) был заключен договор № 007-1 от 15.07.2019 о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) (далее – договор, л.д. 10-20), по условиям которого лицензиар обязуется предоставить лицензиату за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), а лицензиат обязуется принять, оплатить и использовать секрет производства (ноу-хау) в течение установленного срока в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 2.1); лицензиат принимает и оплачивает, а лицензиар осуществляет информационно-консультативную поддержку (далее - поддержка) по вопросам использования секрета производства (ноу-хау) (пункт 2.2); после внесения лицензиатом платежа, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего договора, лицензиар передает лицензиату сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), что подтверждается подписанным сторонами актом приема-передачи; лицензиар передает лицензиату информацию, составляющую секрет производства, путем создания лицензиату в момент передачи электронного ящика, где будет размещена указанная документация или доступ к ней; если лицензиат в течение 1 (одного) дня не предоставит лицензиару подписанный со своей стороны акт приема-передачи или мотивированный отказ от его подписания, то секрет производства (ноу-хау) считается переданным надлежащим образом и принятым в полном объеме (пункт 2.3); секрет производства в том числе включает в себя инструктаж о правилах и порядке использования секрета производства (ноу-хау), общей продолжительностью не более 16 (шестнадцати) часов, проводимый лицензиаром в устном порядке после исполнения лицензиатом обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 договора (пункт 2.4); место проведения инструктажа: <...>; дата и время проведения инструктажа 13.08.2019 (пункт 2.6).

Порядок использования секрета производства согласован сторонами в разделе 3 договора, а именно: лицензиат получает право использовать секрет производства (ноу-хау) следующим способом: а) для осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг в сфере ремонта и отделки в жилых и нежилых помещениях с использованием знака обслуживания или коммерческого обозначения, утвержденного лицензиаром (пункт 3.1); на весь срок действия настоящего договора право на использование секрета производства (ноу-хау) разрешается на территории: город Белгород (пункт 3.2); лицензиар гарантирует выполнение всех взятых на себя обязательств по настоящему договору при условии соблюдения лицензиатом всех взятых на себя обязательств; выполнение всех обязательств лицензиаром, в рамках настоящего договора, является встречным по отношению к исполнению обязательств со стороны лицензиата (пункт 3.3).

Права и обязанности сторон закреплены в разделе 4 договора, в т.ч. по условиям договора лицензиар обязуется: предоставить лицензиату за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау) по акту приема-передач и после выполнения лицензиатом условий, предусмотренных пунктом 5.1 договора (пункт 4.4.1); осуществлять поддержку по вопросам использования секрета производства (ноу-хау) (пункт 4.4.2); ежемесячно, начиная со следующего месяца, в котором открыта студия, предоставлять лицензиату не менее 10 (десяти) назначенных встреч, при условии выполнения лицензиатом обязательств, предусмотренных п.п. 5.2-5.6 договора (пункт 4.4.3); предоставить лицензиату для открытия студии ремонта и отделки жилых и нежилых помещений « г.к. Ремонтофф» следующее по пунктам: - провести обучение технологии ведения бизнеса «г.к. Ремонтофф» в головном офисе компании в г. Томск; - запуск эффективных каналов для привлечения платежеспособных клиентов; - оплата первого месяца аренды и брендирование студии «г.к. Ремонтофф»; - необходимое оборудование для работы на замере; - передать контакты потенциальных сотрудников для формирования штата; - маркетинговый бюджет на первый месяц работы студии; - роялти за первый месяц работы студии; - оплата колл центра за первый месяц работы студии; - предоставить пакет документов (бизнес бук, скрипты, договора с клиентами и подрядчиками, должностные инструкции сотрудников, пакет видео уроков для заочного изучения основ ремонтно-отделочного бизнеса); - оплата расходов на открытие ИП и расчетного счета; - приобрести орг. технику (пункт 4.4.4).

Финансовые обязательства согласованы в разделе 5 договора, а именно: лицензиат обязуется перечислить лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования секрета производства (ноу-хау) в размере 685 000,00 руб. (НДС не уплачивается в связи с применением лицензиаром упрощенной системы налогообложения) не позднее даты, установленной в соответствии с пунктом 2.6 настоящего договора; платеж производится не равным частями 500 000,00 руб. при подписании договора, 185 000,00 руб. после начала работ (пункт 5.1); лицензиат обязуется ежемесячно перечислять лицензиару денежные средства за организацию телефонной линии в размере 15 000,00 руб. без НДС в срок, установленный в пункте 5.2 договора (пункт 5.4); все платежи осуществляются на основании настоящего договора, выставления счетов со стороны лицензиара не требуется (пункт 5.7); отчетным месяцем является календарный месяц с 1 (первого) по последнее число месяца включительно (пункт 5.10); лицензиат обязуется ежемесячно предоставлять подписанный со своей стороны акт оказанных услуг в двух экземплярах не позднее последнего дня отчетного периода по форме, установленной в приложении №2 к настоящему договору (пункт 5.11); в случае непредставления подписанного со стороны лицензиата акта оказанных услуг на бумажном носителе или непредставления лицензиару мотивированного отказа от подписания акта оказанных услуг в срок, установленный в пункте 5.11 договора, все услуги по настоящему договору считаются надлежаще оказанными и принятыми (пункт 5.12); все услуги по настоящему договору также могут считаться надлежаще оказанными и принятыми лицензиатом в отчетном периоде в случае, совершения лицензиатом конклюдентных действий по перечислению денежных средств лицензиару любого из платежей за следующий отчетный период (пункт 5.13).

Срок действия, порядок изменения и расторжения договора согласован в разделе 6 договора, в частности, договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2020 (пункт 6.1); договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе лицензиара в случаях нарушения лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе в случае нарушения лицензиатом принятых на себя обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 (существенные), п.п. 5.2-5.6 (существенные), пунктом 9.5 (существенные) договора, при этом стороны договорились, что все денежные средства, полученные по настоящему договору лицензиаром, не подлежат возврату лицензиату, а лицензиат в свою очередь со дня получения уведомления о расторжении настоящего договора обязан прекратить любое использование секрета производства (ноу-хау), предоставленного по настоящему договору (пункт 6.4).

Ответственность сторон определена в разделе 9 договора, в том числе в соответствии с пунктом 9.2 договора в случае нарушения лицензиатом обязательств, предусмотренных пунктами 5.1-5.6 договора, лицензиат выплачивает лицензиару неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день неисполнения обязательств, при этом лицензиар оставляет за собой право приостановить исполнение обязательств, до полного погашения задолженности лицензиатом.

Во исполнение договора ИП ФИО1 была произведена оплата вознаграждения в размере 500 000,00 руб.

Полагая, что обязательства по договору со стороны ИП ФИО2 не исполнены, в адрес последнего ИП ФИО1 04.10.2020 была направлена претензия с требованием о расторжении договора и возврате полученных денежных средств (л.д. 21-23).

Принимая во внимание, что направленная претензия оставлена без удовлетворения, ИП ФИО1 обратился в арбитражный суд с требованиями о расторжении лицензионного договора и взыскании 500 000,00 руб.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Так, согласно статье 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В соответствии со статьей 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Как следует из статьи 307 ГК РФ, в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

По правилам статьи 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или договором.

Согласно статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В качестве основания иска истец по первоначальному иску указал на нарушение договора ответчиком, выразившееся в непередаче лицензиаром секрета производства «ноу-хау».

ИП ФИО2, возражая против требований истца по первоначальному иску, указал, что ИП ФИО1 приобрел франшизу группы компаний «Ремонтофф» для дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности по дизайну и ремонту квартир, домов, офисов, лицензиар по договору исполнил свои обязательства надлежащим образом:

- предоставил ФИО1 по указанному договору за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), а лицензиат принял его, данный факт подтверждается актом приема-передачи секрета производства (ноу-хау) от 26.09.2019, подписанным обеими сторонами лицензионного договора №007-1 от 15.07.2019;

- во исполнение пункта 2.4 лицензиаром был проведен инструктаж о правилах и порядке использования секрета производства (ноу-хау), что подтверждается фотоматериалами собственноручных конспектов истца.

Как пояснил ИП ФИО2, официальная торговая марка РЕМОНТОФФ с идентификационным номером 697362 зарегистрирована 11.02.2019 и опубликована 11.02.2019 заявка на регистрацию была подана 07.09.2017; исключительное право на РЕМОНТОФФ действует до 07.09.2027, правообладателем является ФИО2.

В силу пункта 2.3 договора после внесения лицензиатом платежа, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего договора, лицензиар передает лицензиату сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), что подтверждается подписанным сторонами актом приема-передачи; лицензиар передает лицензиату информацию, составляющую секрет производства, путем создания лицензиату в момент передачи электронного ящика, где будет размещена указанная документация или доступ к ней.

В материалы дела представлен акт приема-передачи секрета производства (ноу-хау) от 26.09.2019 (л.д. 52 (оборотная сторона)), который был подписаны истцом по первоначальному иску без претензий к стороне ответчика по первоначальному иску. Акт прямо указывает на то, что ИП ФИО2 передал, а ИП ФИО1 принял секрет производства (ноу-хау) (все документы, сведения предпринимательского характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), которые собраны лицензиаром в процессе предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по ремонту и отделке в жилых и нежилых помещениях, которые имеют действительную и/или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа в отношении которых лицензиаром введен режим коммерческой тайны) в соответствии с пунктом 2.1 заключенного сторонами лицензионного договора № 007-1 от 15.07.2019; в соответствии с пунктом 2.4 договора лицензиар провел инструктаж лицензиату.

Кроме того, в материалы дела представлено приложение № 2 к лицензионному договору (л.д. 53), согласно которому лицензиат принял, а лицензиар оказал информационно-консультативную поддержку (далее - поддержка) по вопросам использования секрета производства (ноу-хау) за период с 26 сентября по 27 сентября 2019 г. по лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) № 007-1 от 15.07.2019 на сумму 685 000,00 руб. без НДС; вышеперечисленные услуги выполнены лицензиаром полностью и в установленный срок; лицензиат не имеет претензий к лицензиару.

Также ответчик по первоначальному иску пояснил, что после заключения договора и прохождения обучения лицензиатом осуществлялась предпринимательская деятельность на основе полученных знаний, материалов и информации; со стороны лицензиара также предоставлялось информационно-консультативное содействие; ФИО1 приезжал в г. Томск, в течение трех дней проходил обучение, в ходе которого были переданы основные сведения по ведению данного вида предпринимательской деятельности; фото листов с записями, выполненными им собственноручно (что ФИО1 подтвердил в ходе судебного заседания) были сделаны ФИО2 и направлены в рабочий чат для распространения среди других членов команды (л.д. 83-91); акт приема-передачи был подписан после проведения обучения.

Относительно доводов ИП ФИО1 о том, что лицензиаром не осуществлялась информационно-консультативная поддержка, не предпринимались действия по комплектации штата сотрудников, не было приобретено оборудование необходимое для замера, не был предоставлен пакет документов, не произведена оплата расходов по открытию ИП и расчетного счета, не приобретена оргтехника ПК, МФУ, ИП ФИО2 пояснил, что лицензиаром указанные обязанности выполнялись надлежащим образом и на систематичной основе, информационно-консультативная поддержка оказывалась на протяжении всего времени осуществления ФИО1 предпринимательской деятельности, при поступлении от него вопросов по ведению данного бизнеса, по правилам и технологии выполнения тех или иных ремонтных работ лицензиаром, его помощниками были даны ответы, что подтверждается перепиской в мессенджере Whats арр, и аудиосообщениями; контакты сотрудников (плиточники, прорабы, отделочники) также были предоставлены лицензиату в объеме, достаточном для формирования рабочей бригады по выполнению ремонтных работ, данный факт также подтверждается перепиской сторон; пакет документов был предоставлен лицензиату в электронном виде путем направления в личные сообщения в социальной сети Вконтакте.

Кроме того, ответчик по первоначальному иску пояснил, что оборудование, необходимое для замера, расходы по открытию ИП и расчетного счета, а также расходы по приобретению оргтехники, ПК и МФУ действительно не возмещались лицензиаром лицензиату, т.к., во-первых, лицензиат не предоставлял никаких документов, подтверждающих понесенные расходы, во-вторых, согласно пункту 3.3 договора выполнение всех обязательств лицензиаром в рамках настоящего договора является встречным по отношению к исполнению обязательств со стороны лицензиата, а поскольку лицензиатом не была исполнена обязанность по внесению второй части лицензионного вознаграждения (185 000,00 руб.), лицензиаром было отказано в предоставлении денежных средств на указанные выше расходы.

Анализируя представленные сторонами доказательства, в т.ч. переписку сторон, суд пришел к выводу, что со стороны ответчика по первоначальному иску (лицензиара) договор исполнен, что подтверждается в т.ч. актом приема-передачи секрета производства (ноу-хау) от 26.09.2019.

Каких-либо претензий к составу и содержанию технологии ноу-хау истец по первоначальному иску при подписании акта не заявлял.

При таких обстоятельствах вывод истца по первоначальному иску о ненадлежащем исполнении лицензиаром условий договора является несостоятельным.

Более того, принимая во внимание длительный характер исполнения договора, у истца по первоначальному иску не возникало сомнений относительно предмета договора, а также относительно полученного им права на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, возражая против первоначального иска, ИП ФИО2 указал на то, что в связи с нарушением ИП ФИО1 обязательства, предусмотренного пунктом 5.4 (ежемесячно перечислять лицензиару денежные средства за организацию телефонной линии), у ИП ФИО2 возникло право на одностороннее расторжение договора.

В претензии, направленной ИП ФИО2 ИП ФИО1 05.11.2020, вместе с ответом на претензию содержалось уведомление о расторжении договора в связи с нарушениями, допущенными лицензиатом; письма были направлены на 2 адреса: указанный в договоре и указанный в досудебной претензии; согласно сведениями с сайта Почта России оба письма были получены адресатом (13.11.2020 и 10.12.2020, соответственно) (л.д. 54-58).

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно абз. 2 пункта 2 статьи 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктом 6.4 лицензионного договора предусмотрено, что договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе лицензиара в случаях нарушения лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе в случае нарушения лицензиатом принятых на себя обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 (существенные), пунктами 5.2-5.6 (существенные), пунктом 9.5 (существенные) договора.

Таким образом, досрочное расторжение договора допускается по инициативе лицензиара в случае существенного нарушения условий договора.

Как усматривается из материалов дела, ИП ФИО2 обратился к ИП ФИО1 с претензией, в которой содержалось уведомление о расторжении договора, мотивированное неисполнением ИП ФИО1 обязательства, предусмотренного пунктом 5.4 (ежемесячно перечислять лицензиару денежные средства за организацию телефонной линии в размере 15 000,00 руб. без НДС в срок, установленный в пункте 5.2 договора).

ИП ФИО1 указанные факты не оспорил.

Поскольку ИП ФИО1 уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке получено 13.11.2020, то с данной даты договор считается расторгнутым.

В соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным и влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»).

С учетом установленного факта одностороннего отказа лицензиара от исполнения договора, допустимого в силу условий договора, суд пришел к выводу о том, что указанный односторонний отказ от договора исключает удовлетворение требований истца по первоначальному иску о расторжении договора, так как по смыслу главы 29 ГК РФ возможность расторжения договора предусмотрена только в отношении фактически заключенного и действующего договора.

Таким образом, требование ИП ФИО1 о расторжении лицензионного договора удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, учитывая, что суд пришел к выводу о необоснованности довода истца по первоначальному иску о ненадлежащем исполнении лицензиаром условий договора, а также учитывая, что стороны договорились, что в случае досрочного расторжения договора по инициативе лицензиара все денежные средства, полученные по настоящему договору лицензиаром, не подлежат возврату лицензиату (пункт 6.4), суд приходит к выводу, что требование истца по первоначальному иску о взыскании 500 000,00 руб. вознаграждения удовлетворению также не подлежит.

Таким образом, вопреки доводам истца по первоначальному иску, факт передачи ответчиком по первоначальному иску информации, составляющей секрет производства, подтвержден, при таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что спорный договор исполнен ИП ФИО2 надлежащим образом.

Согласно пункту 5.1 договора лицензиат обязуется перечислить лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования секрета производства (ноу-хау) в размере 685 000,00 руб., (без НДС) не позднее даты, установленной в соответствии с пунктом 2.6 настоящего договора. Платеж производиться не равным частями - 500 000,00 руб. при подписании договора, 185 000,00 руб. после начала работ.

Как указал истец по встречному иску, лицензиатом была оплачена лишь часть вознаграждения в размере 500 000,00 руб. Порядок перечисления оставшейся части в размере 185 000,00 руб. стороны согласовали в приложении № 3 к договору, в соответствии с которым лицензиат перечисляет данную сумму равными платежами 30 333,00 руб. в течение шести месяцев (с 01.12.2019 по 01.05.2020), однако до сегодняшнего дня указанные обязательства лицензиатом не выполнены.

По расчету истца по встречному иску у ИП ФИО1 имеется задолженность по оплате лицензионного вознаграждения в размере 185 000,00 руб.

Кроме того, согласно пункту 5.4 лицензиат обязуется ежемесячно перечислять лицензиару денежные средства за организацию телефонной линии в размере 15 000,00 руб. без НДС в срок, установленный в пункте 5.2 договора.

Как пояснил истец по встречному иску, первая заявка, а следовательно, начало осуществления предпринимательской деятельности с использованием секрета производства (ноу-хау), полученного лицензиатом по договору, была получена 07.11.2019, поскольку по условиям договора первый месяц по уплате ежемесячных сумм является льготным, на лицензиата возлагается обязанность такой оплаты с 07.12.2019, однако за период действия договора лицензиатом не было осуществлено ни одного платежа за организацию телефонной линии.

По расчету истца по встречному иску у ИП ФИО1 имеется задолженность по внесению платежей за организацию телефонной линии в размере 165 000,00 руб.

Всего по расчету истца по встречному иску у ИП ФИО1 имеется задолженность по договору в размере 350 000,00 руб. (185 000,00 руб. + 165 000,00 руб.).

Расчет судом проверен и принят, ответчиком не оспорен.

Судом установлено, что спорный договор является расторгнутым с 13.11.2020 по инициативе лицензиара в связи с существенным нарушением условий договора лицензиатом.

При этом по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Таким образом, лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения из-за расторжения договора, несмотря на то, что ответчику не удалось использовать секрет производства в том объеме прав, которые предоставлены ему согласно условиям договора, данные обстоятельства не могут быть основанием для освобождения ответчика по встречному иску от его обязательств в рамках заключенного договора и снижения размера подлежащего взысканию вознаграждения.

Поскольку ответчик по встречному иску не представил доказательств уплаты задолженности в сумме 350 000,00 руб., в том числе, по уплате лицензионного вознаграждения в размере 185 000,00 руб. и ежемесячных платежей за организацию телефонной линии в размер 165 000,00 руб. (с 07.12.2019 до момента расторжения договора), то встречные исковые требования в указанной части являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 9.2 договора в случае нарушения лицензиатом обязательств, предусмотренных пунктами 5.1-5.6 договора, лицензиат выплачивает лицензиару неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день неисполнения обязательств, при этом лицензиар оставляет за собой право приостановить исполнение обязательств, до полного погашения задолженности лицензиатом.

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ право на одностороннее изменение условий договорного обязательства или на односторонний отказ от его исполнения может быть осуществлено управомоченной стороной путем соответствующего уведомления другой стороны.

В силу пункта 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно позиции, изложенной в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ, при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.

Если при расторжении договора основное обязательство не прекращается, например, при передаче имущества в аренду, ссуду, заем и кредит, и сохраняется обязанность должника по возврату полученного имущества кредитору и по внесению соответствующей платы за пользование имуществом, то взысканию подлежат не только установленные договором платежи за пользование имуществом, но и неустойка за просрочку их уплаты (статья 622, статья 689, пункт 1 статьи 811 ГК РФ).

Истец по встречному иску начислил неустойку на сумму задолженности по уплате лицензионного вознаграждения: неустойка начислена за период с 01.01.2020 по 03.11.2020 в размере 211 269,36 руб.

Кроме того, истец по встречному иску начислил неустойку на сумму задолженности по уплате ежемесячных платежей за организацию телефонной линии: неустойка начислена за период с 07.01.2020 по 03.11.2020 в размере 123 975,00 руб.

Общая сумма начисленной истцом по встречному иску неустойки составляет 335 244,36 руб. (211 269,36 руб. + 123 975,00 руб.).

Расчет неустойки судом проверен и признан арифметически верным, ответчиком не оспорен.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Относительно применения названной нормы права Пленумом Верховного Суда Российской Федерации даны разъяснения в Постановлении № 7 от 24.03.2016, согласно пункту 69 которого подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В пункте 71 Постановления № 7 указано, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

При рассмотрении дела о применении статьи 333 ГК РФ ответчиком по встречному иску заявлено не было.

Поскольку ответчик по встречному иску о необходимости применения статьи 333 ГК РФ не заявлял, то суд исходит из презумпции соразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства ответчиком, в связи с чем требование истца по встречному иску о взыскании неустойки в общем размере 335 244,36 руб. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Аналогичная правовая позиция относительно отсутствия оснований для рассмотрения судом вопроса о снижении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ в случае, если ответчик не заявлял мотивированное ходатайство об уменьшении неустойки, изложена в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.03.2021 № Ф04-310/2021 по делу № А75-4919/2020, Определении Верховного Суда РФ от 07.04.2021 № 305-ЭС21-2797 по делу № А41-20015/2020

Доводы ответчика по встречному иску о том, что в соответствии со статьей 1489 ГК РФ лицензионный договор заключен по мнимой сделке в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и не имеет юридической силы в силу закона об обязательной регистрации договора в Роспатенте, судом оценены и отклонены как необоснованные, учитывая, что в соответствии с действующим законодательством договор, по которому предоставляется право на использование только коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау) и не предоставляется право на использование товарного знака, не может рассматриваться как договор коммерческой концессии и, соответственно, не подлежит регистрации в Роспатенте (аналогичная правовая позиция закреплена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2020 № С01-1552/2019 по делу № А40-104719/2019).

Учитывая вышеизложенное, первоначальные исковые требования удовлетворению не подлежат, а встречные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Поскольку в удовлетворении первоначального иска отказано, требования истца по первоначальному иску о взыскании расходов на оплату услуг представителя, затрат по оплате услуг нотариуса по оформлению доверенности представителя и почтовых удовлетворению не подлежат.

Государственная пошлина, уплаченная истцом по первоначальному иску (л.д. 8), относится на истца по первоначальному иску по правилам части 1 статьи 110 АПК РФ.

В связи с удовлетворением встречного иска в полном объеме расходы истца по встречному иску по оплате государственной пошлины (л.д. 70) относятся на ответчика по встречному иску (статья 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении первоначального иска отказать полностью.

Встречный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> ОГРНИП <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***> ОГРНИП <***>) 350000,00 руб. основной задолженности, 335244,26 руб. пени, 16705,00 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, всего 701949,26 руб.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Е.А. Токарев