Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Wipro Limited (Doddakanelli, Sarjapur Road, Bangalore, 560035, Karnataka, India) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 20.09.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712650.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Wipro Limited – ФИО1 (по доверенности от 19.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО2 (по доверенности от 10.12.2019 № 01/32-1007/41), ФИО3 (по доверенности от 26.04.2019 № 01/32-375/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Wipro Limited (далее – компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.09.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации комбинированного обозначения «» в качестве товарного знака по заявке № 2017712650.

В судебном заседании представитель компании ходатайствовал об уточнении первоначальных требований, просил отменить решение Роспатента от 20.09.2019 в части отказа в предоставлении правовой охраны указанному обозначению в отношении заявленных услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя с учетом письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака.

Уточнение заявленных требований соответствует требованиям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вследствие чего принято судом.

Роспатент в отзыве и его представители в ходе судебного разбирательства заявленные требования оспорили, просили оставить их без удовлетворения.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Компания 04.04.2017 обратилась в Роспатент с заявкой № 2017712650 на регистрацию комбинированного обозначения «» в качестве товарного знака для товаров 9-го класса «компьютерное программное обеспечение и системы, состоящие из комбинации компьютерного оборудования и программного обеспечения для планирования ресурсов предприятий, управления бизнесом/деловым процессом, управления жизненным циклом товара/продукции, управления взаимоотношениями с клиентами, управления цепочками поставок, электронного снабжения товарами и предоставления услуг и обработки данных операционных офисов; компьютерное программное обеспечение и компьютерные системы, состоящие из комбинации компьютерного оборудования и программного обеспечения для регистрации времени, выставления счетов/ведения расчетов, аудита, управления подписками и управления бизнес-процессами; оборудование для обработки данных; интерфейсы компьютеров; компьютерное программное обеспечение для управления компьютером; программное обеспечение и технологические решения для электронной коммерции, цифровых маркетинговых платформ, онлайнового социального сотрудничества и управления социальными взаимоотношениями с клиентами; компьютерное программное обеспечение для разработки, распознавания и оптимизации практики и продуктивности, ускорения процессов и автоматизации процессов; компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы для разработки, распознавания и обеспечения когнитивных функций в отношении практики и продуктивности, ускорения процессов и автоматизации; программное обеспечение для когнитивных процессов автоматизации, разработки цифровых виртуальных исполнителей, предиктивных систем, цифровой трансформации, аналитики данных, интернет-технологий вещей (объектов), приложений на базе интернет-технологий, приложений визуальных вычислений, виртуализации знаний, робототехники и беспилотных летательных аппаратов; компьютерное прикладное программное обеспечение, компьютерные прикладные программы, способствующие изучению машин, естественному усвоению языка, создающие условия для генетических алгоритмов и алгоритмов глубокого изучения, семантических онтологий, способствующие распознаванию схем/диаграмм и создающие условия для технологий моделирования знаний» и услуг 42-го класса «консультационные и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям, архитектуре информационных технологий и инфраструктуре и интеграции компьютерных систем; консультации в области информационных технологий и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям в сфере планирования ресурсов предприятий, управления бизнесом/ деловым процессом, управления жизненным циклом товара/продукции, управления взаимоотношениями с клиентами, управления цепочками поставок, электронной поставки товаров и предоставления услуг и обработки данных операционных офисов; инжиниринг, относящийся к информационным технологиям; предоставление информационной базы данных, относящейся к информационным технологиям; исследования и разработки в сфере информационных технологий, а именно, разработка компьютерного программного обеспечения, программно-аппаратных средств, компьютерного оборудования и систем компьютерного программного обеспечения; внедрение и техническое обслуживание компьютерного программного обеспечения, программно-аппаратных средств, компьютерного оборудования и систем компьютерного программного обеспечения; тестирование/испытания в области информационных технологий, а именно, тестирование/испытание компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерного оборудования и компьютерных систем для третьих лиц; услуги контроля качества и отслеживание контроля качества в сфере информационных технологий для третьих лиц; консультации в сфере компьютерного оборудования, составления программ для компьютеров, технического обслуживания компьютерного программного обеспечения, усовершенствования компьютерного программного обеспечения, разработки компьютерного программного обеспечения, анализа и интеграции компьютерных систем; разработка, распознавание и упрощение программного обеспечения и информационно-технологических решений для повышения продуктивности, ускорения процессов и автоматизации процессов; разработка и внедрение программного обеспечения и технологических решений для электронной коммерции, цифровых маркетинговых платформ, онлайнового социального сотрудничества и управления социальными взаимоотношениями с клиентами» МКТУ.

Экспертиза заявленного обозначения показала, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками «ВИПРО» по свидетельству Российской Федерации № 330583 (дата приоритета 19.04.2006, правообладатель — иностранное лицо Intel Corporation) и «» по международной регистрации № 1168998 (дата регистрации – 03.11.2017, правообладатель — иностранное лицо DAVALOR SALUD, SL), зарегистрированных также в отношении товаров 9-го и услуг 42-го классов МКТУ.

Не согласившись с результатами экспертизы, компания обратилась в Роспатент с возражением, доводы которого сводились к следующему:

– к материалам возражения прилагается оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 1168998 и его перевод на русский язык;

– в связи с визуальным и фонетическим отличием и отсутствием смыслового значения словесных элементов «WIPRO» и «ВИПРО», заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 330583 не являются сходными до степени смешения;

– заявитель выразил согласие исключить из заявленного перечня товары 9-го класса МКТУ и скорректировал перечень услуг 42-го класса МКТУ: «консультационные и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям, архитектуре информационных технологий; консультации в области информационных технологий и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям в сфере планирования ресурсов предприятий, управления бизнесом/ деловым процессом, управления жизненным циклом товара/продукции, управления взаимоотношениями с клиентами, управления цепочками поставок, электронной поставки товаров и предоставления услуг и обработки данных операционных офисов/бэк офисов инжиниринг, относящийся к информационным технологиям, предоставление информационной базы данных, относящейся к информационным технологиям, услуги контроля качества и отслеживание контроля качества в сфере информационных технологий для третьих лиц; консультации в сфере информационно-технологических решений для повышения продуктивности, ускорения процессов и автоматизации процессов; разработка и внедрение технологических решений для электронной коммерции, цифровых маркетинговых платформ, онлайнового социального сотрудничества и управления социальными взаимоотношениями с клиентами»;

– услуги 42-го класса МКТУ уточненного перечня не являются однородными товарам 9-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 300583. Сокращенный перечень услуг 42-го класса МКТУ содержит лишь консультационные и информационные услуги, причем относящиеся к узким сферам деятельности, не связанным с производством компьютерного оборудования или программного обеспечения, которые включены в перечень противопоставленного товарного знака;

– в перечне товаров 9-го класса МКТУ противопоставленной регистрации отсутствует упоминание информационных технологий. Экспертиза неправомерно расширяет перечень товаров 9-го класса МКТУ таким образом, что упомянутые в перечне противопоставленной регистрации товары «оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерное оборудование, микропроцессоры, интегральные схемы, компьютерные наборы микросхем, компьютерные материнские платы и дочерние платы, микрокомпьютеры, компьютерные рабочие станции, настольные компьютеры, портативные компьютеры, серверы, компьютерные периферийные устройства, компьютерное программное обеспечение, компьютерное аппаратно-программное обеспечение и программное обеспечение операционных систем, компьютерное и телекоммуникационное сетевое оборудование и программное обеспечение» рассматриваются в качестве понятия «информационных технологий», что представляется некорректным;

– под информационной технологией следует понимать процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной технологии – производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия (https://www.vaklass.ru/materiali?inode=cht&chtid=456). То есть, информационная технология – это процесс, а не указанные выше товары.

С учетом приведенных доводов компания просила отменить решение Роспатента от 18.09.2018 и зарегистрировать спорное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 42-го класса МКТУ.

Роспатентом было снято противопоставление товарного знака по международной регистрации № 1168998 ввиду представления заявителем письма-согласия от правообладателя данного товарного знака.

Между тем сравнительный анализ спорного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 330583 показал их фонетическое тождество.

Роспатент посчитал, что, поскольку словесные элементы «WIPPO» и «ВИППО» не обладают словарным значением, то семантический критерий сходства к ним не применяется.

Что касается графического сходства, то, как указал Роспатент, наличие в заявленном обозначении графического элемента в виде стилизованных окружностей не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку в обоих случаях превалирует фонетический критерий сходства словесного элемента, который является доминирующим (единственным) в противопоставленном знаке.

Роспатент также признал однородными скорректированный перечень услуг 42-го класса МКТУ «консультационные и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям, архитектуре информационных технологий; консультации в области информационных технологий и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям в сфере планирования ресурсов предприятий, управления бизнесом/ деловым процессом, управления жизненным циклом товара/продукции, управления взаимоотношениями с клиентами, управления цепочками поставок, электронной поставки товаров и предоставления услуг и обработки данных операционных офисов/бэк офисов; инжиниринг, относящийся к информационным технологиям; предоставление информационной базы данных, относящейся к информационным технологиям; услуги контроля качества и отслеживание контроля качества в сфере информационных технологий для третьих лиц; консультации в сфере информационно-технологических решений для повышения продуктивности, ускорения процессов и автоматизации процессов; разработка и внедрение технологических решений для электронной коммерции, цифровых маркетинговых платформ, онлайнового социального сотрудничества и управления социальными взаимоотношениями с клиентами», для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, товарам 9-го класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерное оборудование, микропроцессоры, интегральные схемы, компьютерные наборы микросхем, компьютерные материнские платы и дочерние платы, микрокомпьютеры, компьютерные рабочие станции, настольные компьютеры, портативные компьютеры, серверы, компьютерные периферийные устройства, компьютерное программное обеспечение, компьютерное аппаратно-программное обеспечение и программное обеспечение операционных систем, компьютерное и телекоммуникационноесетевое оборудование и программное обеспечение» для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 330583, поскольку перечисленные услуги относятся к сфере информационных технологий и информационно-технологических решений и неразрывно связаны с вычислительной техникой, программными процессами кодирования, устройствами ввода, отображения, передачи информации и облачным хранением.

Оказание заявленных услуг предполагает использование компьютерного оборудования и программного обеспечения, изменение вычислительной техники (например, увеличение оперативной памяти вычислительной техники, оснащение дополнительным программным обеспечением в целях увеличения эффективности производства), разработку новых программных объектов.

Кроме того, Роспатент отметил, что вывод об однородности сделан, в том числе в связи с высокой степенью сходства сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, выслушав пояснения представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для отмены оспариваемого решения Роспатента ввиду следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 « О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьями 1248, 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 № 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (04.04.2017) правовой базой для оценки охраноспособности заявленного обозначения является ГК РФ в соответствующей редакции и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как указано в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее – постановление от 18.07.2014 № 50), с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора, и при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В ходе рассмотрения настоящего дела компанией представлено письмо-согласие от 23.12.2019 правообладателя противопоставленного товарного знака — иностранного лица Intel Corporation на регистрацию товарного знака по заявке № 2017712650, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по названной заявке в отношении следующих услуг 42-го класса МКТУ: «консультационные и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям, архитектуре информационных технологий и инфраструктуре и интеграции компьютерных систем; консультации в области информационных технологий и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям в сфере планирования ресурсов предприятий, управления бизнесом / деловым процессом, управления жизненным циклом товара/продукции, управления взаимоотношениями с клиентами, управления цепочками поставок, электронной поставки товаров и предоставления услуг и обработки данных операционных офисов; инжиниринг, относящийся к информационным технологиям; предоставление информационной базы данных, относящейся к информационным технологиям; исследования и разработки в сфере информационных технологий, а именно, разработка компьютерного программного обеспечения, программно-аппаратных средств, компьютерного оборудования и систем компьютерного программного обеспечения; внедрение и техническое обслуживание компьютерного программного обеспечения, программно-аппаратных средств, компьютерного оборудования и систем компьютерного программного обеспечения; тестирование/испытания в области информационных технологий, а именно, тестирование/испытание компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерного оборудования и компьютерных систем для третьих лиц; услуги контроля качества и отслеживание контроля качества в сфере информационных технологий для третьих лиц; консультации в сфере компьютерного оборудования, составления программ для компьютеров, технического обслуживания компьютерного программного обеспечения, усовершенствования компьютерного программного обеспечения, разработки компьютерного программного обеспечения, анализа и интеграции компьютерных систем; разработка, распознавание и упрощение программного обеспечения и информационно-технологических решений для повышения продуктивности, ускорения процессов и автоматизации процессов: разработка и внедрение программного обеспечения и технологических решений для электронной коммерции, цифровых маркетинговых платформ, онлайнового социального сотрудничества и управления социальными взаимоотношениями с клиентами».

Таким образом, в силу приведенного разъяснения высшей судебной инстанции наличие указанного письма-согласия является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 20.09.2019 и обязания названный орган рассмотреть повторно возражение от 11.07.2019, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

С учетом изложенного прочие доводы компании, указывающие на незаконность оспариваемого решения государственного органа, в рассматриваемом случае не имеют правового значения.

С учетом разъяснений, содержащихся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50, в рассматриваемом случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.09.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712650, в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица Wipro Limited на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.05.2018 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2017712650 в части услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

А.А. Снегур