Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 13.12.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752827.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо McDonald's Corporation (251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, United States of America).

В судебное заседание явились представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО1 (лично, личность удостоверена паспортом);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности –
ФИО2 (по доверенности №01/02-282/41 от 07.04.2020);

от иностранного лица McDonald's Corporation – ФИО3
(по доверенности от 21.07.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель, заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.12.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752827.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо – McDonald's Corporation (далее – иностранное лицо).

В обоснование заявленных требований предприниматель указывает на некорректность вывода административного органа о невозможности сравнения оспариваемого обозначения с противопоставленными ему товарными знаками по семантическому признаку, указывая на наличие у них смыслового значения.

Заявитель также выражает несогласие с выводом Роспатента о несущественности влияния графического исполнения оспариваемого обозначения на восприятие сравниваемых обозначений потребителями.

Кроме того, в противоположность выводу административного органа о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку и о значении словесного элемента «МАК/MAC» как образующего серию товарных знаков, предприниматель отмечает, что указанный словесный элемент является слабым, поскольку в английском языке слово «Mac/Mc» является фамильной приставкой, означающей «сын».

Наряду с этим заявитель обращает внимание на то, что Роспатентом необоснованно был отклонен довод о наличии товарных знаков, содержащих словесный элемент «МАК/MAC» и зарегистрированных на имя других лиц в отношении услуг 43-го и 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

По мнению предпринимателя, незаконность оспариваемого ненормативного правового акта выражается также в отсутствии сравнительного анализа заявленного на государственную регистрацию обозначения с каждым из противопоставленных ему товарных знаков в отдельности.

Кроме того, заявитель возражает против ссылки административного органа на сведения из сети «Интернет» в обоснование позиции о наличии у потребителей ассоциаций между оспариваемым обозначением и правообладателем противопоставленных товарных знаков, указывая на недостаточную достоверность содержащейся в соответствующем источнике информации.

Предприниматель также выражает несогласие с выводом Роспатента об однородности услуг, в отношении которых им была подана заявка, услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

С учетом изложенного заявитель считает оспариваемый ненормативный правовой акт незаконным и необоснованным, в связи с чем просит признать его недействительным.

В отзыве на заявление предпринимателя Роспатент выражает несогласие с доводами заявителя, полагая, что оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются высокой степенью сходства по фонетическому признаку и ассоциируются друг с другом в целом. При этом часть услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивалась государственная регистрация товарного знака, с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, являются однородными услугам 42-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

С учетом изложенного административный орган полагает, что оспариваемое решение Роспатента от 13.12.2019 принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства, основания для его отмены отсутствуют, в связи с чем просит в удовлетворении требования заявителя отказать.

В судебном заседании предприниматель выступил с правовой позицией по делу, поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил заявленное требование удовлетворить.

Представитель Роспатента в ходе судебного заседания поддержал доводы, изложенные в отзыве на заявление предпринимателя, возражал против требований заявителя, просил в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Представитель иностранного лица, явившийся в судебное заседание, выразил согласие с правовой позицией, изложенной в отзыве Роспатента на заявление предпринимателя, просил в удовлетворении заявленных требований отказать.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение
«» по заявке № 2017752827 с датой приоритета
от 12.12.2017 было заявлено предпринимателем на государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43-го
и 44-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 22.02.2019 было отказано в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2017752827 в отношении
услуг 43-го и 44-го классов МКТУ в связи с несоответствием его государственной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Указанное решение Роспатента было обусловлено сходством до степени смешения заявленного обозначения «» по заявке
№ 2017752827 с серией товарных знаков, зарегистрированной на имя иностранного лица McDonald's Corporation в отношении услуг 42-го
и 43-го классов МКТУ, а именно:

«» [1] (свидетельство Российской Федерации
№ 651522 с приоритетом от 14.06.2017);

«» [2] (свидетельство Российской Федерации № 609890 с приоритетом от 22.01.2016);

«» [3] (свидетельство Российской Федерации № 599228 с приоритетом от 22.01.2016);

«» [4] (свидетельство Российской Федерации № 600791 с приоритетом от 22.01.2016);

«» [5] (свидетельство Российской Федерации № 600790 с приоритетом от 22.01.2016);

«» [6] (свидетельство Российской Федерации № 450325 с приоритетом от 13.01.2011);

«» [7] (свидетельство Российской Федерации
№ 445703 с приоритетом от 24.11.2010);

«» [8] (свидетельство Российской Федерации
№ 436138 с приоритетом от 10.08.2010);

«» [9] (свидетельство Российской Федерации
№ 430817 с приоритетом от 14.12.2009);

«» [10] (свидетельство Российской Федерации № 324432 с приоритетом от 19.12.2005, срок действия регистрации продлен до 19.12.2025);

«» [11] (свидетельство Российской Федерации № 324429 с приоритетом от 06.12.2005, срок действия регистрации продлен до 06.12.2025);

«» [12] (свидетельство Российской Федерации
№ 331393 с приоритетом от 06.06.2001, срок действия регистрации продлен до 06.06.2021);

«» [13] (свидетельство Российской Федерации № 111022 с приоритетом от 02.08.1990, срок действия регистрации продлен
до 02.08.2010);

«» [14] (свидетельство Российской Федерации № 84446 с приоритетом от 31.05.1988, срок действия регистрации продлен до 31.05.2028);

«» [15] (свидетельство Российской Федерации № 64020 с приоритетом от 20.10.1978, срок действия регистрации продлен
до 20.10.2028)

Кроме того, указанным решением Роспатента обозначению по заявке № 2017752827 были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации, зарегистрированные на имя общества с ограниченной ответственностью «МАК-ДАК» в отношении услуг 42-го, 43-го и 44-го классов МКТУ:

«» [16] (свидетельство Российской Федерации
№ 478118 с приоритетом от 13.12.2010);

«» [17] (свидетельство Российской Федерации
№ 168923 с приоритетом от 13.05.1997, срок действия регистрации продлен до 13.05.2027).

В Роспатент 22.05.2019 поступило возражение предпринимателя на принятое по заявке решение, в котором заявитель ссылался на факт прекращения государственной регистрации противопоставленного товарного знака [16], на факт приобретения им исключительного права на товарный знак [17], а также на факты государственной регистрации иных товарных знаков, содержащих словесный элемент «МАК», в отношении услуг 42-го и 43-го классов МКТУ.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 13.12.2019 об отмене решения экспертизы Роспатента от 22.02.2019 и о регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 43-го класса и всех услуг 44-го класса МКТУ.

В отношении части услуг 43-го класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку» в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке № 2017752827 было отказано в связи с несоответствием государственной регистрации данного обозначения в качестве товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При принятии указанного решения административный орган исходил из фонетического тождества сильных словесных элементов «МАК/MAC», входящих в состав оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков, учитывал отсутствие смыслового значения в русском языке словесных элементов «МАК» и «ДАК», а также принимал во внимание отсутствие в оспариваемом обозначении оригинальных графических элементов, оказывающих влияние на его запоминание потребителем.

Оценивая сходство сравниваемых обозначений, административный орган также отметил, что среди российских потребителей обозначение «МАК ДАК» зачастую воспринимается в качестве средства индивидуализации компании McDonald's Corporation, а именно в качестве неформального названия сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс».

Кроме того, Роспатент пришел к выводу об однородности
услуг 42-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, части
услуг 43-го класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку», для индивидуализации которых заявителем испрашивалась правовая охрана оспариваемого обозначения.

При этом административный орган учитывал, что соответствующие услуги относятся к одной родовой группе – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а также принимал во внимание, что однородность сопоставляемых услуг заявителем не оспаривалась.

Основываясь на установленном сходстве до степени смешения оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков, Роспатент признал, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017752827 в отношении перечисленных услуг 43-го класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с принятым решением, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок предпринимателем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя; 2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие
какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 № 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 № 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки № 2017752827 (12.12.2017) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 20.07.2015 № 482, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 (далее – Правила).

Суд по интеллектуальным правам считает, что при принятии оспариваемого решения Роспатент правомерно усмотрел наличие оснований для признания предоставления правовой охраны обозначению по заявке № 2017752827 не соответствующим требованиям пункта 6
статьи 1483 ГК РФ частично в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из материалов дела следует, что оспариваемое обозначению по заявке № 2017752827 представляет собой словесное обозначение
«МАК ДАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 651522, № 609890, № 599228, № 600791,
№ 600970, № 450325, № 445703, № 436138, № 430817, № 324432,
№ 324429, № 331393, № 111022, № 84446, № 64020 представляют собой комбинированные обозначения, содержащие общий словесный элемент «МАК/MAC».

Роспатент, проведя сравнительный анализ оспариваемого обозначения по заявке № 2017752827 и указанных противопоставленных товарных знаков, руководствуясь действующим законодательством, а также разъяснениями, изложенными в Правилах, установил наличие между ними сходства по фонетическому признаку, обусловленного вхождением сильного элемента «МАК/MAC» в каждое из сравниваемых обозначений. При этом административный орган отметил, что отсутствие смыслового значения оспариваемого обозначения исключает возможность его сравнения с противопоставленными товарными знаками по семантическому признаку, а неоригинальная манера графического исполнения оспариваемого обозначения обуславливает незначительность влияния различий в сравниваемых обозначениях по графическому признаку на их восприятие потребителями. С учетом изложенного, а также принимая во внимание распространенность употребления словосочетания «МАК ДАК» для обозначения сети ресторанов иностранного лица, Роспатент пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений, несмотря на их отдельные отличия.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом административного органа о сходстве сравниваемых обозначений и полагает необходимым отметить следующее.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации № 197), в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы.

Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера.

При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

В силу пункта 4.2.1.4 Методических рекомендаций № 197 иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов (INDASFORM, INDASPAD, INDASLIP, INDASEC) или неохраняемых обозначений (VIZSPA, VIZPOWER, VIZCARE, VIZCLEAN).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом (например, INDASTEN и VIZSOFT соответственно) может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

При этом, как разъяснено в абзаце первом пункта 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, под серией товарных знаков понимается группа товарных знаков, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Оспариваемое обозначение и противопоставленные ему товарные знаки включают различные по написанию, но тождественные по звучанию словесные элементы «МАК/MAC», расположенные преимущественно в начальной части каждого из указанных обозначений, лишенные семантического значения и не носящие описательного характера. При этом остальные словесные элементы противопоставленных товарных знаков указывают на место, способ, условия и иные особенности оказания услуг, что свидетельствует об их описательном характере.

Таким образом, учитывая, что противопоставленные обозначения образуют серию товарных знаков, входящий в их состав словесный элемент «МАК/MAC» является сильным. Тождество указанных сильных словесных элементов в составе оспариваемого и противопоставленных обозначений, в свою очередь, обуславливает высокую степень их сходства.

При этом в отношении довода предпринимателя о наличии смыслового значения у сравниваемых обозначений судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

По мнению заявителя, слово «МАК» означает «травянистое растение с длинным стеблем и крупными яркими, чаще красными цветами, дающее плод в виде коробочки, наполненной мелкими семенами; семена этого растения», а слово «ДАК» обозначает «частицу в значении «вот», «ведь».

Указывая на наличие смыслового значения у противопоставленных товарных знаков, предприниматель отмечает, что английское слово «Mac» означает «сын», в ирландских фамилиях обычно указывает на их происхождение.

Между тем судебная коллегия обращает внимание на то, что, несмотря на наличие смыслового значения у отдельных словесных элементов оспариваемого обозначения, в совокупности данные лексические единицы не образуют единого понятия или словосочетания, значение которого было бы связано со смыслом каждого из указанных слов.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного среднего российского потребителя.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014,
от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014, от 03.04.2015
по делу № СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015,
от 24.03.2016 по делу № СИП-311/2015 и от 19.03.2018
по делу № СИП-384/2017.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом Роспатента об отсутствии смыслового значения у словесного элемента «МАК/MAC», входящего в состав противопоставленных товарных знаков, принимая во внимание, что на территории Российской Федерации не распространены фамилии англо-саксонского происхождения, в связи с чем средний российский потребитель не воспринимает данные словесные элементы в значении, указанном предпринимателем.

В то же время, как обоснованно отметил Роспатент, обозначение «МАК ДАК» среди российских потребителей приобрело значение неформального названия сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс», что дополнительно усиливает сходство сравниваемых обозначений. При этом позиция предпринимателя о необоснованности ссылки административного органа на сведения из интернет-энциклопедии «Википедия» не может быть принята во внимание судом, поскольку данная информация заявителем не опровергнута, а у суда отсутствовали основания для признания ее недостоверной.

В отношении довода заявителя о несоответствии проведенного Роспатентом сравнительного анализа требованиям закона в части оценки сходства оспариваемого и противопоставленных обозначений по графическому признаку судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым высказать следующее.

Как указано в пункте 42 Правил, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание

При этом согласно пункту 4.2.2.2 Методических рекомендаций
№ 197 графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений SCHUMANN и SCHAUMAN, LANCOME и LONCAME.

Написание обозначения АЛЬФА в оригинальной графической манере ослабляет его сходство с обозначением ALFA.

Судебная коллегия, проанализировав заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки, соглашается с выводом административного органа о том, что заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов, оказывающих влияние на его запоминание у потребителя, в связи с чем графический критерий также не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что по результатам рассмотрения возражения предпринимателя Роспатент обоснованно пришел к заключению о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного судом первой инстанции отклоняется довод заявителя о недостаточной степени детальности проведенного административным органом сравнительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленных ему товарных знаков.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на то, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006
№ 8215/06, решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств дела. Каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно. Если регистрация иных товарных знаков на имя правообладателя не является предметом спора, то, соответственно, правомерность предоставления правовой охраны иным товарным знакам в рамках конкретного дела судом не проверяется и не может быть положена в основу решения суда.

Таким образом, учитывая, что обстоятельства государственной регистрации иных товарный знаков, включающих словесный элемент «МАК», отличаются от имеющихся в настоящем деле и не являются предметом настоящего спора, довод предпринимателя о противоречии оспариваемого решения факту правовой охраны иных обозначений не может быть принят судом во внимание как обстоятельство, опровергающее законность и обоснованность принятого административным органом решения.

Таким образом, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что проведенный Роспатентом сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков соответствует установленным законом требованиям, и соглашается с выводом административного органа о сходстве сравниваемых обозначений.

Применительно к доводам заявителя о незаконности выводов Роспатента относительно однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, части услуг 43-го класса, не вошедших в объем правовой охраны оспариваемого обозначения, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как указано в пункте 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При этом в разъяснениях, изложенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 № 10, указано, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Из материалов дела усматривается, что правовая охрана в отношении оспариваемого обозначения испрашивалась предпринимателем в отношении широкого перечня услуг 43-го и 44-го класса МКТУ.

При этом правовая охрана противопоставленным товарным знакам была предоставлена в отношении услуг 42-го класса МКТУ «управление ресторанами, реализация питания на вынос» (товарный знак [13]), «услуги, связанные с ресторанами и другими заведениями и предприятиями питания, занятыми в обеспечении продуктами и напитками, готовыми к употреблению, а также продажи и создание оригинальных блюд из комбинации пищевых продуктов; изготовление пищевых продуктов навынос, услуги по проектированию ресторанов, заведений и предприятий питания» (товарный знак [14]), «услуги, связанные с ресторанами и с другими заведениями и предприятиями, занятыми в изготовлении пищевых продуктов и напитков, готовых к употреблению, а также в продаже и содействии в продаже комбинированных пищевых блюд высшего качества; управленческие услуги по созданию и работе ресторанов; приготовление пищевых продуктов навынос; создание инструкций и учебных материалов по работе ресторанов; услуги по проектированию, строительству, оборудованию и работе таких ресторанов, заведений и предприятий» (товарный знак [15]) и услуг 43-го класса МКТУ «услуги ресторанов» (товарные знаки [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]), «услуги, оказываемые или связанные с функционированием ресторанов и других предприятий или оборудования, предназначенных для обеспечения готовыми блюдами и напитками; приготовление и продажа готовой к употреблению пищи» (товарные знаки [10], [11], [12]).

Частично отказывая в удовлетворении возражения предпринимателя, административный орган исходил из вывода об однородности перечисленных услуг части услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана оспариваемого обозначения: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку».

Не соглашаясь с данным выводом административного органа, предприниматель указывает на то, что услуги «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды» не могут считаться связанными с деятельностью предприятий общественного питания.

Между тем, проверяя законность выводов Роспатента в указанной части, судебная коллегия учитывает разъяснения, содержащиеся
в пункте 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации
№ 198).

Согласно указанным разъяснениям при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Например, не могут рассматриваться однородными между собой услуги «информация по вопросам страхования» (36-й класс МКТУ), «информация по вопросам строительства» (37-й класс МКТУ), «информация по вопросам перевозок» (39-й класс МКТУ), «информация по вопросам воспитания и образования» (41-й класс МКТУ), «информация метеорологическая» (42-й класс МКТУ).

Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Например, по этому признаку могут рассматриваться в качестве однородных такие услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «реклама». Продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

Судебная коллегия отмечает, что услуги 42-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, представляют собой услуги по обеспечению функционирования предприятий общественного питания.

Как указано в пункте 3.1 ГОСТ 30389-2013 под предприятием (объектом) общественного питания понимается имущественный комплекс, используемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для оказания услуг общественного питания, в том числе для изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг.

При этом судебная коллегия отмечает, что услуги по прокату кухонного оборудования, мебели, столового белья и посуды могут осуществляться предприятиями общественного питания с целью организации и обеспечения проведения массовых мероприятий торжественного или церемониального характера, а также с целью территориального расширения своей деятельности путем заключения соответствующих гражданско-правовых договоров с иными хозяйствующими субъектами, готовыми осуществлять аналогичную деятельность от их имени.

Таким образом, услуги по обеспечению функционирования предприятий общественного питания, с одной стороны, и услуги по прокату кухонного оборудования, мебели, столового белья и посуды, с другой стороны, следует соотносить как род и вид.

Кроме того, как разъяснено в пункте 3.6 Методических рекомендаций № 198, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Принимая во внимание данное разъяснение, суд первой инстанции также отмечает, что высокую степень сходства оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому признаку следует расценивать в качестве обстоятельства, повышающего вероятность смешения данных обозначений и, соответственно, расширяющего диапазон услуг, которые в данном случае могут рассматриваться как однородные.

Учитывая изложенное, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами Роспатента относительно сходства до степени смешения обозначения по заявке
№ 2017752827 и противопоставленных ему товарных знаков и отклоняет доводы предпринимателя, приведенные в обоснование несогласия с указанными выводами административного органа.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения административного органа о несоответствии государственной регистрации оспариваемого обозначения в качестве товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении возражения, поданного предпринимателем на решение Роспатента от 22.02.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2017752827 в отношении услуг 43-го
и 44-го классов МКТУ, Роспатентом в установленном законом порядке надлежащим образом были оценены сходство оспариваемого и противопоставленного обозначений, а также однородность услуг, для индивидуализации которых заявителем испрашивалась правовая охрана оспариваемого обозначения и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, на основании чего был сделан правильный вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения в указанной части.

Доводы, изложенные предпринимателем в обоснование несогласия с решением Роспатента от 13.12.2019, принятым по результатам рассмотрения указанного возражения, не опровергают его законности, в связи с чем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не находит оснований для удовлетворения заявленного требования.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя ФИО1 оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев