Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Котенко Д.О.
рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица SamsungElectronicsCo., Ltd. (129, Samseong-roYeongtong-guSuwon-siGyeonggi-do 16677 (Республика Корея)) о признании недействительным решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская <...>, Москва, 125993, ОГРН <***>) от 17.11.2021, принятых по возражениям от 08.06.2021 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельству Российской Федерации № 699140 и № 738071.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Страна карт» (ул. Пугачева, д. 1б, г. Киров, Кировская область, 610004, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица SamsungElectronicsCo., Ltd. – ФИО1, ФИО2 (по доверенности от 01.12.2021), ФИО3
(по доверенности от 18.07.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
– ФИО4 (по доверенности № 04/32-382/41 от 24.02.2022),
ФИО5 (по доверенности № 04/32-377/41 от 24.02.2022);

от общества с ограниченной ответственностью «Страна карт»
–ФИО6 (по доверенности от 01.03.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранноелицоSamsung Electronics Co., Ltd. (далее
– компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 17.11.2021, принятых по возражениям от 08.06.2021 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 699140 и № 738071.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Страна карт» (далее – общество).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором поддерживает доводы обжалуемого решения, считает требования заявителя необоснованными и не соответствующими действующему законодательству об охране товарных знаков.

До судебного заседания заявитель представил письменные пояснения по доводам Роспатента и письменные пояснения по полномочиям представителя на подписание заявления.

В судебном заседании представитель компании заявленные требования поддержал. Представитель Роспатента поддержал оспариваемое решение, против удовлетворения заявления возражал. Представитель общества поддержал оспариваемое решение, против удовлетворения заявления возражал.

Как следует из материалов дела, на имя общества зарегистрированы следующие товарные знаки:

1.Товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 699140, зарегистрированный в отношении товаров «браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; диски магнитные; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; носители информации магнитные; обеспечение программное для компьютеров; передатчики электронных сигналов; прерыватели дистанционные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; чипы [интегральные схемы] 9-го класса, товаров «брелоки для держателей для ключей; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]» 14-го класса МКТУ;

2.Товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 738071, зарегистрированный в отношении товаров «приемники электронных сигналов; схемы электронные; замки магнитные; замки электрические; браслеты с электронным чипом; браслеты с передатчиком электронных сигналов; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; устройства подключаемые к сетям GSM; этикетки с электронным чипом; наклейки с электронным чипом; карты с электронным чипом; системы контроля доступа электронные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; устройства для предотвращения краж электрические; бирки для товаров электронные; системы контроля перемещения товаров электронные; метки радиочастотные; метки акцизные; RFID системы учета и идентификации животных; программы для компьютеров; карты с магнитным кодом; карты пластиковые с электронным чипом» 9-го класса, услуг «информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление потребительской лояльностью; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35-го класса, услуг «информация по вопросам обработки материалов; ламинирование; намагничивание; пайка; печатание рисунков; печать офсетная; полиграфия; работы переплетные; распиловка материалов; скрайбирование лазерное; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги по пескоструйной обработке; цветоделение; шелкография; шлифование оптического стекла; обработка пластика; крашение пластика; нарезка пластика; печать изображений на пластике; прокат печатного оборудования» 40-го класса МКТУ.

Компания08.06.2021 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 699140, по результатам рассмотрения которого Роспатент принял решение от 17.11.2021 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе правовой охраны товарного знака.

Кроме того компания 08.06.2021 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 738071, по результатам рассмотрения которого Роспатент также принял решение от 17.11.2021 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе правовой охраны товарного знака.

Возражения компании против предоставления правовой охраны спорным товарным знакам были мотивированны несоответствием обозначений положениям подпунктов 2, 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, по сути содержали аналогичные доводы о том, что спорные товарные знаки «» № 699140 и «»
№ 738071 при восприятии их потребителями могут быть разделены на два самостоятельных слова: «SMART», которое широко используется для обозначения высокотехнологичных объектов или устройств, таких как смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, смарт- зонты, смарт-контракты и т.д., и «TAG», которое является общеупотребимым словарным словом, которое широко используется в сфере информационных технологий, электроники и программирования.

В частности компания привела следующие доводы:

- словесный элемент «TAG» переводится с английского языка на русский как «метка», «бирка», «этикетка» и означает устройство, обеспечивающее идентификацию или предоставление другой информации, а также электронное устройство, подключенное к кому-либо или чему-либо для мониторинга или отслеживания; словесный элемент «SMART» в переводе с английского языка означает «умный», «интеллектуальный», прямо указывает на то, что устройство или объект обладает определенными технологическими характеристиками и специальными функциями, должно свободно использоваться участниками рынка и на него не может быть предоставлено исключительное право;

- потребитель воспринимает смысл спорного товарного знака как «умная метка», следовательно, обозначения «SmartTAG» и «SMARTTAG» прямо указывают на определенный вид устройств с меткой, которые способны выполнять различные умные задачи, такие как отслеживание состояния и местоположения людей и других объектов;

- согласно сведениям из словарей английского языка, словесный элемент «smart tag» переводится как «умная метка», «умная этикетка», «смарт-тег», «интеллектуальный тег», и, соответственно, не обладает различительной способностью. К «смарт тегам» относятся такие виды устройств, как NFC-метки и RFID-метки (метки радиочастотной идентификации), и как минимум с 2007 года описательный термин «смарт тег» или в русском переводе «умная метка» известен для обозначения
NFC-меток и RFID-меток;

- термин «smart tag» или «умная метка», означает чип памяти, который содержит товарный код изделия (продукта), считываемый беспроводными электронными средствами; альтернатива штрих-коду
(bar code, electronic product code, tag). Термин «смарт-тег» также используется для обозначения смарт-карт или брелоков со встроенным чипом или RFID радиочастотной меткой, которая хранит и передаёт информацию бесконтактным способом;

- элемент «smart tag» является лексической единицей, обозначающий определенный вид товаров и является описательным для товаров 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорные товарные знаки, относящихся к смарт-тегам, электронным меткам,
NFC-меткам, интеллектуальным и радиочастотным меткам, так как указывает на вид и назначение этих товаров;

- имеется практика Роспатента, согласно которой не регистрируются обозначения со словесным элементом «Smart», как не обладающие различительной способностью (например, обозначения «SMARTPHONE», «smartbook», «SmartPan», «SMART DIAPER» по международным регистрациям № 781910, № 1015854, № 1162636, № 1185081 и т.д.;

- товарные знаки по свидетельствам № 452817, № 486437, № 593385, права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, зарегистрированы территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны элементов «SMART TV», «SMART CAMERA», «SMARTKEY»;

- согласно практики патентных ведомств иных стран обозначениям, состоящим из элемента «smart» и слова, указывающего на род и вид товара, также не предоставляется правовая охрана в связи с отсутствием различительной способности;

- обозначение «smart tag» как видовое понятие, характеризующее определенную категорию товаров, используется как минимум с 2014 года, что подтверждается регистрацией товарного знака по свидетельству № 558439 для товаров 9-го класса МКТУ, а термин «смарт тег» также указан в перечне товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 580780, № 808244;

- термин «smart tag» использовался задолго до даты приоритета спорного товарного знака в качестве видового наименования товара, что подтверждается включением его в перечень товаров, зарегистрированных товарных знаков Ведомства по патентам и товарным знакам США, Патентного ведомства Европейского союза, а также рядом публикаций, приложенных к материалам возражения;

- таким образом, обозначения «SmartTAG» и «SMARTTAG» не способны выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать различные товары одного производителя, поскольку обозначение «является прямым указанием на определенный вид товара «интеллектуальные метки»;

- следовательно, для одних товаров обозначение «SmartTAG» и «SMARTTAG» являются описательным, так как характеризует вид товара, а для других — ложным, вводящим в заблуждение относительно вида товара;

- общепринятый термин «смарт тег» использовался на территории России для обозначения определенной категории товаров «умные метки» до даты приоритета спорного обозначения, предлагался к продаже через разные каналы распространения, в том числе, посредством Интернет-сайтов, в частности, вводился в оборот на территории России следующими компаниями: «Sony Mobile Communications АВ», «Motorolla», «Blackberry», «NUT», «LG Electronics», «Nokia» и другими;

- в силу изложенного, термин «смарт тег» или «smart tag» является общеупотребимым в сфере информационных технологий, электроники и программирования в течение длительного времени;

- прилагается информация о том, что до даты приоритета спорного товарного знака лицо, подавшее возражение, также использовало термин «smart tag»;

- словесный элемент «smart tag» является лексической единицей, обозначающей определенный вид товаров, общепринятым термином, а также является описательным для части товаров 9-го класса МКТУ, относящейся к смарт-тегам, электронным меткам, NFC-меткам, интеллектуальным и радиочастотным меткам;

- в отношении остальных товаров 9-го класса МКТУ, а также для товаров 14-го класса товарного знака «SmartTAG» № 699140 и для услуг
35-го и 40-го классов МКТУ товарного знака «SMARTTAG»
№ 738071, указанных в регистрации оспариваемого товарного знака, не относящихся к смарт-тегам, электронным меткам, NFC-меткам, интеллектуальным и радиочастотным меткам, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров;

- представленное заключение № 60-2021 от 02.08.2021, подготовленное экспертами лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН подтверждает, что термины
«смарт тэг», «smart tag» являлись общепринятыми и характеризующими определенную категорию товаров (RFTD метки, NFC метки, электронные метки с технологией Bluetooth, приемники электронных сигналов; схемы электронные; браслеты с электронным чипом; браслеты с передатчиком электронных сигналов; устройства подключаемые к сетям GSM; этикетки с электронным чипом; наклейки с электронным чипом; карты с электронным чипом; бирки для товаров электронные; системы контроля перемещения товаров электронные; метки радиочастотные; RFID системы учета и идентификации животных; карты с магнитным кодом; карты пластиковые с электронным чипом), в том числе указывающими на их вид и/или свойства и назначение;

- общество не доказало, что спорные товарные знаки в силу их использования ассоциируется только с ним, в связи с чем данные обозначения должны быть свободны в гражданском обороте.

Компания указала, что её заинтересованность обусловлена тем, что она является одним из крупнейших в мире производителей бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, полупроводников, бытовой техники, телевизоров, ЖК-дисплеев, смартфонов, планшетов, умных часов и различных интеллектуальных устройств, имеет головной офис в Южной Корее и владеет 244 дочерними компаниями по всему миру.

Кроме того компания указала, что на её имя подана заявка № 2021716595 с приоритетом от 24.03.2021 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Samsung Galaxy SmartTag» в отношении товаров 9-го класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для смарт-меток (интеллектуальных меток); смарт-метки (интеллектуальные метки); электронные смарт-метки (интеллектуальные метки); NFC
смарт-метки (интеллектуальные метки); смарт-метки (интеллектуальные метки) радиочастотной идентификации», а также заявка № 2021700084, с конвенционным приоритетом от 30.11.2020, на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Galaxy SmartTag» в отношении аналогичных товаров 9-го класса МКТУ. При этом, в отношении указанных заявок элемент «SmartTag» заявлен как неохраняемый.

Компания сослалась на то, что правообладатель спорного товарного знака направил обращение против регистрации обозначения
«Galaxy SmartTag» по заявке № 2021700084 в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ в связи с наличием у него приоритетных прав на обозначение «SMARTTAG» на территории Российской Федерации.

Со своим возражением компания представила следующие документы:

1.Информация из интернет-системы «Яндекс.Переводчик» о переводе слова «tag» на русский язык;

2. Распечатка из Толкового словаря английских терминов;

3. Информация из интернет-системы «Яндекс.Переводчик» о переводе слова «smart» на русский язык;

4. Распечатка из интернет-системы «Академик» о переводе термина «smarttag» на русский язык;

5. Информация из интернет-системы «Яндекс.Переводчик» о переводе термина «smarttag» на русский язык;

6. Информация из интернет-системы двуязычных словарей Мультитран о переводе термина «smarttag» на русский язык;

7. Публикация в журнале «Новый маркетинг» от 30.07.2007;

8. Сведения из Англо-русского толкового словаря терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998-2007 гг.) о переводе термина «smarttag» на русский язык;

9. Распечатки из сети Интернет об использовании термина «смарттег»;

10. Распечатка с сайта www.made-in-china.com;

11. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «SMARTPHONE» от 2005 года;

12.Решение об отказе по международной регистрации № 1015854 в

13. отношении обозначения «smartbook»;

14.Решение об отказе по международной регистрации № 1162636 в

15.отношении обозначения «SmartPan»;

16.Решение об отказе по международной регистрации № 1185081 в

17.отношении обозначения «SMART DIAPER»;

18.Решение об отказе по международной регистрации № 1326470 в отношении обозначения «SMART GRIP»;

19.Решение об отказе по международной регистрации № 1455202 в отношении обозначения «SMARTPANEL»;

20.Решение об отказе по международной регистрации № 1485808 в отношении обозначения «SmartRadio»;

21. Решения об отказе в отношении обозначения «CHARMEC SMARTCHARGE» по международной регистрации № 1464645;

22. Решения об отказе в отношении обозначения «HUAWE1 SmartRadio» по международной регистрации № 1485884;

23. Решения об отказе в отношении обозначения «CYGNUS SMARTNET» по международной регистрации № 1516189;

24. Копия свидетельства на товарный знак № 486437 «SAMSUNG SMART CAMERA»;

25. Публикация товарного знака по свидетельству № 452817 «SAMSUNG SMART TV»;

26. Публикация товарного знака по свидетельству № 593385 «SMARTKEY»;

27. Решение патентного ведомства Армении в отношении элемента «SMART KEYBORD» по международной регистрации № 1294575;

28. Решение патентного ведомства Азербайджана об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1294727 «SMART CONNECTOR»;

29. Решение патентного ведомства Азербайджана об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1495090 «SmartClimateTechnology»;

30. Решение патентного ведомства Казахстана об отказе в предоставлении правовой охраны элементу «smarttv»;

31. Решение патентного ведомства Казахстана об отказе в предоставлении правовой охраны элементу «SMARTSuite»;

32. Решение патентного ведомства Таджикистана об отказе в предоставлении правовой охраны элементу «SMARTKEYBORD» по международной регистрации № 1288474;

33. Решение патентного ведомства Украины об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «smartbook»по международной регистрации № 1015854 с сопроводительными материалами;

34. Решение Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности от 2012 года об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «smarttag»по заявке №010927846;

35. Решение Ведомства по патентам и товарным знакам США от 2012 года об отказе в регистрации товарного знака «SMARTTAG» для товаров 9-го класса МКТУ по заявке № 85623213;

36. Публикация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 558439;

37. Публикация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 580780;

38. Публикация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 808244;

39. Уведомление экспертизы по результатам проверки перечня товаров, заявленных на регистрацию в отношении обозначения «SamsungGalaxySmartTag» по заявке № 2021716595;

40. Распечатки из базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США. подтверждающие использование термина “smarttag” в перечнях товаров и услуг;

41. Распечатки из базы данных патентного ведомства Европейского союза, подтверждающие использование термина «smarttag» в перечнях товаров и услуг;

42. Выдержки из публикаций, подтверждающие использование термина “смарт тег” для обозначения вида товаров в СМИ;

43. Распечатки с веб-сайта компании Sony;

44. Официальное Руководство по эксплуатации XperiaSmartTags, опубликованное компанией SonyMobileCommunicationsАВ в 2012 году;

45. Информация о продукте Motorolaс датчиком SmartTag;

46. Распечатка с сайта www.techinn.comо продукте Motorolaс датчиком SmartTag;

47. Информация о смартфоне BlackBerryZ10 с встроенной программой смарт- тегов;

48. Распечатки с сайта www.ru.dhgate.comс предложением о продаже смарт тегов компании NUT;

49. Информация с сайта www.webos-forums.ruо холодильнике LGElectronicsс встроенной системой smarttag;

50. Информация с сайта www.241ife.ruот 10.01.2017 о холодильнике LGElectronicsс встроенной системой smarttag;

51. Распечатка с официального сайта компании LGElectronics;

52. Распечатки с сайта www.habr.comс информации о продукте NokiaTreasureTagот 20.02.2014;

53. Информация о продукте ReachMeSmartTagкомпании
NousLogicInc.;

54. Публикация от 21.11.2013 на официальном сайте Сколково с информацией о компании NousLogicIncкак производителе смарт тегов;

55. Распечатки с сайта www.3dsystems.ruс предложением о продаже смарт тегов фирмы XYZPrinting;

56. Распечатки с сайта www.chipgifts.ruс предложением о продаже смарт тегов фирмы Adero;

57. Распечатки с сайта www.club.dns-shop.ruс информацией о смарт тегах фирмы Adero;

58. Информация о смарт тегах компании Dynotag, Incс сайта www.gadgets-reviews.com;

59. Информация о смарт тегах компании MettlerToledo;

60. Распечатки с сайта www.ioom.com/ruс предложением о продаже смарт тегов производства компании Tishric;

61. Таможенная нотификация от 05.12.2017;

62. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе AHDeals.ru;

63. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе Joom.ru;

64. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе Joom.ru;

65. Декларация о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС от 2016 года в отношении товара «Ценники электронные, не бытового назначения, модели: SmartTAGHDS, SmartTagHDM+, SmartTAGHDL, SmartTAGHD 110, SmartTAGHD 200»;

66.Отчет о состоянии рынка смарт тегов;

67. Информация, подтверждающая использование термина “смарт тег” или “smarttag” как родового понятия крупными международными компаниями до 02.10.2017;

68. Информация, подтверждающая использование термина “смарт тег” или “smarttag” как родового понятия крупными международными компаниями в настоящее время;

69. Публикация от 26.12.2016 о смарт тегах Tag+ компании Samsung;

70. Публикация от 03.02.2017 о смарт тегах для детей компании Samsung;

71. Каталог, выпущенный в мае 2017, и публикация от 01.08.2017 с информацией о смарт замках, открывающихся с помощью смарт тегов;

72. Распечатки с сайта www.3dnews.ruот 16.10.2017 о выпуске компанией Samsung смарт тега под названием ConnectTag;

73. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению SMARTHUBпо международной регистрации №1338443;

74. Решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны обозначению SAMSUNG SMART НОМЕ по международной регистрации № 1299843.

75. Решение Палаты по патентным спорам в отношении обозначения «SMARTHOUSE»;

76. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ обозначению «Smart Ruling»;

77. Публикация «Смарт-технологии как феномен: концептуализация подходов и философский анализ. Являются ли смарт-технологии действительно умными?», 2018 года;

78. Информация о термине «smartphone» из англо-русского толкового словаря терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998-2007 гг.);

79. Информация о термине «smartscreen»;

80. Информация о термине «smarttv»;

81. Информация о термине «smartglasses» (смарт очки);

82. Информация о термине «smartcards» (смарт карты);

83. Информация о термине «smartwatch» (умные часы);

84. Информация о термине «smarthome» (умный дом);

85. Информация о термине «smartkey» (смарт-ключ);

86. Публикация «смарт технологии как индикатор уровня и качества жизни населения», 2014 года;

87. Заключение лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН №60-2021 от 02,08.2021;

88. Запрос по заявке № 2021712707;

89. Запрос по заявке № 2021732711;

90. Отчет о результатах пилотажного исследования лаборатории социологической экспертизы;

91. Заключение лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 110-2021 от 06.09.2021.

Общество при рассмотрении возражения в Роспатенте представила следующие доказательства:

92. Скриншот «Википедии»;

93. Информация о товарных знаках;

94. Информационная справка Суда по интеллектуальным правам (выдержка);

95. Документы, подтверждающие использование обозначения SMARTTAG;

96. Решение Арбитражного суда по делу от 16.02.2021 по делу № А28-12567/2018.

97. Распечатка страницы https://www.ixbt.com/news/2021/Ql/15/samsiinR-galaxv-srnarttag-smarttag.html;

98. Информация о товарных знаках;

99. Документы, подтверждающие использование обозначения SmartTAG.

По результатам рассмотрения возражений Роспатент принял решения от 17.11.2021 (далее – обжалуемые решения), которыми в удовлетворении возражений отказано, правовая охрана спорных товарных знаков оставлена в силе.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу оспариваемых решений от 17.11.2021, Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

Требования заявителя об оспаривании двух решений Роспатента от 17.11.2021 совпадают по основаниям и представленным доказательствам.

В своем заявлении Компания указывает на неправильное применение Роспатентом положений подпунктов 2, 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, на ошибочность выводов оспариваемого решения о наличии различительной способности у спорного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг, как и об отсутствии у спорного обозначения способности вводить потребителей в заблуждение.

При рассмотрении настоящего дела Компания представила следующие доказательства:

1.Распечатки из сети Интернет об использовании обозначений «smart tag/smarttag» и «смарт-тег»;

2.Выдержки из стенограммы аудиозаписи заседания коллегии от 06.09.2021;

3.Электронная переписка между заявителем и третьим лицом;

4.Официальные курсы валют с 24.04.2021;

5.Выдержки из стенограммы аудиозаписи заседания коллегии от 06.09.2021;

6.Электронная переписка содержащее предложение Общества в адрес Компании приобрести исключительное право на спорные товарные знаки;

7.Сведения о курсе рубля по отношению к евро по состоянию на 25.04.2021;

8.Сведения из финансовой отчетности общества за 2020 год;

9.Заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений «SamsungSmartCamera», «SamsungGalaxyWatch», «SamsungGalaxyStore»;

10.Пояснительная записка Института социологии ФНИСЦ РАН от 15.08.2022;

11.Пояснительная записка ФНИСЦ РАН к Заключению № 110-2021
от 06.09.2021;

12.Обезличенный массив данных о респондентах, принявших участие в социологическом опросе, результаты которого представлены в заключении №110-2021 от 06.09.2021;

13.Протокол осмотра доказательств77АГ7825653;

14.Выдержки из словарных и публичных источников в отношении слова «гаджет»;

15.Выдержки из стенограммы судебного заседания от 29.06.2022 №СИП-151/2022;

16.Одобрение действий представителя компании SamsungElectronicsCo. от 11.07.2022.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано обществом в суд в срок, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что иными участвующими в деле лицами не оспаривается.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что Роспатент не оспаривает.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 и заявителем не оспариваются.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам суд установил следующее.

С учетом даты подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков № 699140 (02.10.2017) и № 738071 (06.05.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий
по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482).

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность
в результате их использования.

Рассмотрев доводы возражения Компании, Роспатент пришел к выводу о том, что хотя отдельные слова, образующие спорные словесные элементы «», «», действительно могут иметь различные смысловые значения, но спорные словесные элементы подлежат рассмотрению в тех их смысловых значениях, обусловленных входящими в них словами, которые наиболее коррелируются с конкретными товарами и услугами, приведенными в заявке.

При этом, отклоняя доводы общества о фантазийности словесного элемента и охраноспособности комбинированного обозначения и о том, что обозначение не противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент указал, что словесный элемент «SmartTAG» не содержится в словарно-справочной и иной литературе, позволяющей определить его семантическое значение, ввиду чего является фантазийным обозначением, не несет каких-либо ложных или описательных характеристик в отношении товаров 9-го, 14-го классов и услуг 35-го и 40-го классов МКТУ.

Так Компания сослалась на то, что с точки зрения потребителей обозначения «SmartTAG», «SMARTTAG» на два словесных элемента «Smart» и «TAG», каждое из которых имеет свое семантическое значение. Указала, что из перевода слова «tag», в интернет-системе «Яндекс.Переводчик» и в Толковом словаре английских терминов, и из информации из интернет-системы «Яндекс.Переводчик» о переводе слова «smart» на русский язык, следует, что словесный элемент «SMART» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения «умный, сообразительный, хитрый, ловкий, находчивый, смышленый, мудрый, хитромудрый, хитроумный, неглупый, интеллектуальный, элегантный, нарядный, шикарный, изящный, парадный». В силу частого использования словесного элемента «SMART» оно воспринимается в распространенном его значении «умный». При этом словесный элемент «TAG» в переводе с английского языка на русский язык также является многозначным и означает «метка, бирка, ярлык, этикетка, тег (этикетка, обеспечивающая идентификацию или дающая информацию; электронное устройство, прикрепляемое к кому-нибудь или чему-нибудь в целях слежения)». С учетом изложенных смысловых значений, словесные элементы «SMART» и «TAG» могут интерпретироваться потребителями как «умная метка, умная бирка, умный ярлык, умная этикетка, умный тег».

При этом Компания указала, что словосочетание «smart tag», выполненное через пробел, состоящее из двух слов, переводится с английского на русский язык как «интеллектуальная метка, умная этикетка, смарт-тег, интеллектуальный тег», сославшись на распечатку из интернет-системы «Академик» о переводе термина «smart tag»; информация из интернет-системы «Яндекс.Переводчик» о переводе термина «smart tag» на русский язык. информации в интернет-системе двуязычных словарей Мультитран о переводе термина «smart tag» на русский язык, из публикация в журнале «Новый маркетинг» от 30.07.2007, и сведений из Англо-русского толкового словаря терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998 - 2007 годы) о переводе термина «smart tag» на русский язык.

При оценке указанных доводов Компании Роспатент исходил из того, что каждое из образованных словосочетаний несет в себе разные семантические значения, которые могут связываться с разными товарами, понятиями, устройствами, опознавательными знаками, которые предназначены для разных целей и несут в себе разное функциональное назначение. Кроме того, компетентный орган указал, что спорный товарный знак выполнен на иностранном языке и смысл его вряд ли будет понятен среднему российскому потребителю, точно так же как не будет и понятно, что именно вкладывается в значение слов «умная метка, умная бирка» и т.д. В этой связи Роспатент пришел к выводу о том, что доводы компании о том, что обозначение «SmartTAG» воспринимается в качестве указания определенного вида товара, являются неубедительными.

В отношении товарного знака «SMARTTAG» № 738071 Роспатент указал также, что он выполнен слитно, без особых графических выделений каких-либо элементов обозначения, поэтому существует возможность разбиения одного словесного элемента «SMARTTAG» в различных вариантах, что приводит к фантазийности данного элемента и отсутствии оснований считать его образованным путем соединения двух значимых слов «SMART» и «TAG».

При этом Роспатент пришел к выводу о том, что потребителю потребуются дополнительные рассуждения и домысливания при восприятии обозначений, что не позволяет признать напрямую обозначения «SmartTAG» и «SMARTTAG» как характеризующие определенные товары. Следовательно, не представляется возможным говорить о наличии конкретной семантики у спорных обозначений, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при их восприятии.

Кроме того Роспатент указал, что в представленных интернет-источниках и иной документации содержится информация о различных товарах и устройствах, различного назначения, обладающих различными функциями, сопровождаемых различными обозначениями, содержащими элементы «Smart tag», «Smart Tag» и т.д., что большинство представленных интернет-распечаток датированы, либо позже даты приоритета, либо не имеют выходных данных, не подтверждены сведения об осведомленности среднего российского потребителя с данными интернет-источниками, а компании, указанные в качестве производителей «смарт-тегов», «умных меток» используют обозначение «Smarttag» для различных целей и различного применения.

Относительно представленного Компанией заключения лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 110-2021 от06.09.2021 Роспатент указал, что его сведения не могут свидетельствовать о том, что на дату приоритета спорного товарного знака спорные обозначения воспринимались потребителями в качестве указания на видовое наименование товара с его свойствами и назначением, поскольку многие товары, в отношении которых было получено заключение, не содержатся в перечне оспариваемой регистрации и их невозможно соотнести с позициями, указанными в оспариваемой регистрации. При этом Роспатент отметил, что согласно результатам социологического опроса 44% опрошенных респондентов ассоциируют обозначение «SmartTAG» с названием «смарт метки/смарт-теги», 33% - «умная метка», 25% - «смарт-карты или смарт-ключи», 20% - «gps-маячками», 20% - «электронными чипами», следовательно достаточное количество респондентов дают разные ответы на один и тот же вопрос, следовательно, однозначного мнения у респондентов о том, что данное обозначение четко ассоциируется с каким-либо конкретным товаром, нет.

Относительно социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 60-2021 от 02.08.2021, Роспатент посчитал, что он не может являться подтверждением того, что словесные элементы являются общепринятыми терминами, характеризующим определенную категорию товаров, указав, что он касается иных обозначений «Смарт тэг» и «smart tag», не относящихся к спорным товарным знакам.

Оценив указанные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу об отсутствии в материалах возражения документов, подтверждающих описательность обозначений «SmartTAG», «SMARTTAG» в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, следовательно, оспариваемый товарный знак не подпадает под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Ввиду признания словесных элементов «SmartTAG» и «SMARTTAG» фантазийными, нет и оснований для вывода о способности ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, назначения товаров. Таким образом, оспариваемый товарный знак не подпадает под действие подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того Роспатент исследовал представленные обществом документы, подтверждающие использование спорных обозначений на российском рынке в отношении части товаров 9-го класса МКТУ, как до, так и после даты приоритета спорного товарного знака, решение Арбитражного суда Кировский области по делу от 16.02.2021 по делу № А28-12567/2018. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в результате интенсивного использования обществом «Страна Карт» обозначение «SmartTAG» «SMARTTAG» приобрело дополнительную различительную способность и ассоциируется с правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 699140 и № 738071.

Роспатент также пришел к выводу о том, что материалы возражения не содержат терминологических и специализированных словарей, позволяющих установить, что спорные обозначения могут быть отнесены к категории общепринятых терминов, характерных для области деятельности правообладателя, конкретных областей науки и техники и пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не подпадает под действие подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что спорные обозначения не должны быть свободными для использования всеми хозяйствующими субъектами, поскольку выполняют функцию товарных знаков индивидуализировать товары правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 699140 и № 738071 и отличать их от других производителей товаров.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что спорные обозначения воспринимаются исключительно как фантазийные для всех спорных товаров и услуг, судебная коллегия считает, что данные выводы сделаны с существенным нарушением процедуры принятия решений, вследствие чего обжалуемые решения не соответствуют пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушают права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в силу следующего.

В соответствии с пунктом 34 Правил № 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Такие элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 той же статьи (пункт 35 названных Правил).

Согласно пункту 2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее
– Рекомендации № 39) описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям
– исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1.Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2.Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил № 482 для решения вопроса о том, относятся ли словесные элементы к обозначениям, характеризующим товары и услуги, Роспатенту следовало провести сопоставительный анализ спорных обозначений и конкретных товаров и услуг для решения вопроса о том, являются ли оно для них описательным или фантазийным.

Как указано выше в основу вывода оспариваемых решений о фантазийности спорный обозначений положено отсутствие сведений о об их восприятии потребителем как характеристику какого-либо товара или услуги.

Между тем, Роспатент при рассмотрении доводов компании о том, что словосочетание «smarttag» («смарт тег») использовалось на территории России для обозначения определенной категории товаров «умные метки» до даты приоритета оспариваемого обозначения, предлагался к продаже через разные каналы распространения, в том числе, посредством Интернет-сайтов, в частности, вводился в оборот на территории России следующими компаниями: «SonyMobileCommunicationsАВ», «Motorolla», «Blackberry», «NUT», «LGElectronics», «Nokia» и другими, подтвердил такое использование. При этом компетентный орган при оценке такого обстоятельства ограничился лишь указанием на то, что компании-производители товаров с указанием «смарт-тегов», «умных меток» используют обозначение «Smarttag» для различных целей и различного применения. При этом Роспатент заключил, что использование каким-либо лицом данного обозначения не является основаниям для отнесения его к обозначениям, указывающим на определенный вид товара.

Вместе с тем Компетентный орган не принял во внимание факт использование до даты приоритета спорных обозначений крупнейшими производителями электронных устройств для указания на названное свойство товара.

Так оценка соответствия спорного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ прежде всего предполагает необходимость установления его смыслового значения. При этом согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу для установления семантического (смыслового) значения словесного обозначения существенным является не вариативность возможного смыслового содержания входящих в него частей, а его восприятие в целом российскими потребителями.

Семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресной группой потребителей (российские потребители товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация заявленному обозначению) очевидно воспринимается их смысл, в том числе у слов, образованных по правилам словообразования.

Аналогичный подход изложен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2017 по делу № СИП-629/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2017 № 300-КГ17-15832 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 10.03.2017 по делу № СИП-430/2016, от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017, от 28.05.2020 по делу № СИП-334/2019, от 28.09.2020 по делу № СИП-650/2019, от 01.04.2021 по делу № СИП-547/2020, от 29.06.2021 по делу № СИП-402/2020, от 06.06.2022 по делу № СИП-813/2021.

Так, спорное обозначение является словесным, состоит из одного слова буквами латиницы «SmartTAG»/«SMARTTAG», которые очевидно понятно к прочтению и осмысливанию российскому потребителям.

С учетом такого методологического подхода судебная коллегия не может согласиться с доводами Роспатента, изложенными в оспариваемом решении.

Судебная коллегия учитывает, что применительно к данному спору, анализу подлежат единые словесные элементы «SmartTAG»/«SMARTTAG», смысловое значение которых подлежало установлению при рассмотрении возражений в Роспатенте.

Выделение части обозначения «SMART» и «TAG» как указывающей на такое свойство товаров противоречит методологии Правил № 482 и подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ с учетом того, что оценка восприятия обозначения потребителями производится исходя из восприятия всего обозначения в целом, без разделения на слоги.

Вместе с тем, слитное выполнение спорных товарных знаков не устраняет восприятия каждого из них потребителями в качестве тождественного по буквенному составу выражения «smarttag».

Вывод Роспатента о том, что материалами возражения не подтверждены сведения об осведомленности среднего российского потребителя со значением термина «smarttag», указывающего на вид товара не соответствует материалам дела, и именно известному на дату приоритета обозначений их словарному значению, приведенному в Англо-русском толковом словаре терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998-2007 гг.) (М.: СК Пресс, 1998. — 283 c. — ISBN 5-89233-005-2.) о переводе термина «smarttag» на русский язык как «интеллектуальная метка, умная этикетка; смарт-тег», а именно «чип памяти, который содержит товарный код изделия (продукта), считываемый беспроводными электронными средствами; альтернатива штрих-коду».

Данные обстоятельства также позволяют суда сделать вывод от том, что Роспатентом не учтено наличие в Англо-русском толковом словаре терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998-2007 гг.) (М.: СК Пресс, 1998. — 283 c. — ISBN 5-89233-005-2.) термина «smarttag», что может свидетельствовать о несоответствии обозначения подпункту 2 пункта 1 ст. 1483 ГК РФ.

При этом в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 главы 2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 общепринятыми являются термины, связанные с определенной деятельностью, осуществляемой при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для языка конкретных областей науки и техники.

Следовательно вывод оспариваемых решений о том, что представленными с возражениями материалами не доказано, что обозначения «SmartTAG»/«SMARTTAG» указывают на свойство и назначение товаров, не являются общепринятыми терминами для заявленных товаров и услуг являются преждевременными.

Таким образом, следует признать обоснованным присутствие в словарных источниках на дату приоритета термина «smarttag», что свидетельствует об известности релевантному потребителю такого обозначения.

При названных обстоятельствах коллегия считает, что спорные обозначения «» и «» характеризуют вид, свойство, назначение товаров 9-го и 14-го классов МКТУ, поскольку ориентирует потребителя относительно того, что приведенные выше товары, маркированные таким обозначением, содержат интеллектуальные метки (смарт-теги), предназначенные для индетификации товаров, либо непосредственно связаны с такими метками.

Очевидность семантики спорного обозначения следует из предшествующего использования крупнейшими производителями электроники обозначения «smarttag» в качестве названия технологии электронных меток, способных идентифицировать и отслеживать состояние и местоположение различных объектов, что нашло отражение в представленных в Роспатент источниках информации. Общее назначение «smarttag» понятно рядовому потребителю, поскольку относится к указанному выше свойству товара, ранее выпускаемого, и занесенного в справочные источники, а потому вызывает ассоциации исключительно с технологией умных меток. Значение спорного обозначения действительно понятно адресному потребителю без домысливания и дополнительных ассоциаций.

Таким образом, Роспатент ошибочно установил отсутствие семантического (смыслового) значения спорных обозначений, ввиду чего преждевременно пришел к выводу об их фантазийности в отношении всех спорных товаров и услуг.

Кроме того восприятие адресными потребителями спорного обозначения, подтверждается как Заключением лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН №60-2021 от 02,08.2021, так и заключением лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 110-2021 от 06.09.2021.

Вопреки мнению Роспатента то, несовпадение конкретных товаров, в отношении которых получено заключение, с перечнем регистрации спорных товарных знаков не исключает того обстоятельства, что в заключении лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 110-2021 от06.09.2021 приведено значение термина «SmartTAG» как указывающее на то же самое свойство и назначение товаров. Так сам Роспатент установил, что согласно результатам социологического опроса 44% опрошенных респондентов ассоциируют обозначение «SmartTAG» с названием «смарт метки/смарт-теги», 33% - «умная метка», 25% - «смарт-карты или смарт-ключи», 20% - «gps-маячками», 20% - «электронными чипами»,

При этом ссылки Роспатента на указанные выше разные ответы респондентов на один и тот же вопрос, не опровергают осведомленность о смысле обозначении, поскольку, как указано выше, согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу для установления семантического (смыслового) значения словесного обозначения существенным является не вариативность возможного смыслового содержания входящих в него частей, а его восприятие в целом российскими потребителями.

При этом при рассмотрении соответствующих доводов заявителя Роспатенту надлежало проверить ассоциации потребителей не только с какими-либо конкретными товаром, но также и со свойством и назначением товаров, ввиду чего компетентный орган необоснованно отклонил представленное заключение и не оценил его результаты.

Необоснованно отклонил Роспатент и результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 60-2021 от 02.08.2021, не оценив его результаты по существу, поскольку то обстоятельство что он касается иных обозначений «Смарт тэг» и «smart tag», не относящихся к спорным товарным знакам, само по себе не исключает наличие в нем сведений, относящихся к восприятию словесного элемента «smart tag».

Кроме того Роспатент не учел, что в настоящем случае спорные товарные знаки зарегистрированы для регистрации в отношении широкого перечня товаров 9-го, 14-го классов и услуг 35-го, 40-го класса МКТУ.

Указанные обстоятельства не приняты Роспатентом во внимание при принятии обжалуемых решений.

Из материалов дела следует, что спорное словесное обозначение «» по свидетельству Российской Федерации № 699140, зарегистрировано в отношении товаров «браслеты идентификационные магнитные; брелоки электронные для дистанционного управления; диски магнитные; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; носители информации магнитные; обеспечение программное для компьютеров; передатчики электронных сигналов; прерыватели дистанционные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; чипы [интегральные схемы]» 9-го класса, товаров «брелоки для держателей для ключей; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]» 14-го класса МКТУ.

Товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 738071, зарегистрированный в отношении товаров «приемники электронных сигналов; схемы электронные; замки магнитные; замки электрические; браслеты с электронным чипом; браслеты с передатчиком электронных сигналов; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; устройства подключаемые к сетям GSM; этикетки с электронным чипом; наклейки с электронным чипом; карты с электронным чипом; системы контроля доступа электронные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; устройства для предотвращения краж электрические; бирки для товаров электронные; системы контроля перемещения товаров электронные; метки радиочастотные; метки акцизные; RFID системы учета и идентификации животных; программы для компьютеров; карты с магнитным кодом; карты пластиковые с электронным чипом» 9-го класса, услуг «информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление потребительской лояльностью; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35-го класса, услуг «информация по вопросам обработки материалов; ламинирование; намагничивание; пайка; печатание рисунков; печать офсетная; полиграфия; работы переплетные; распиловка материалов; скрайбирование лазерное; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги по пескоструйной обработке; цветоделение; шелкография; шлифование оптического стекла; обработка пластика; крашение пластика; нарезка пластика; печать изображений на пластике; прокат печатного оборудования» 40-го класса МКТУ.

Судебная коллегия считает, что установление того, является ли спорный словесный элемент описательным (характеризующим) или фантазийным путем сопоставительного анализа словесного элемента и конкретных услуг само по себе имеет существенное значение для проверки соответствия правовой охраны словесного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом изложенного вывод Роспатента о том, что спорное обозначение не является ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара  также являются преждевременными, вследствие чего обжалуемое решение не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно пункту 37 Правил № 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается то, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу № СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу № СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу
№ СИП-747/2017.

Как следует из текста обжалуемых решений, Роспатент фактически не осуществлял проверку спорных обозначений на их соответствие требованиям подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в связи с тем, что преждевременно установил фантазийность спорных товарных знаков по отношению ко всему перечню товаров и услуг.

В отзыве Роспатента содержатся доводы об оценке представленных в материалы дела доказательств и существенных обстоятельств.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет изложенные в отзыве доводы Роспатента, с учетом выводов, приведенных выше и исходя из правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу № СИП-411/2016, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента.

При таких обстоятельствах вывод обжалуемого решении об фантазийности словесного элемента в отношении всех заявленных товаров и услуг, сделанный без учета его смыслового значения и, следовательно, без установления описательности, фантазийности, либо ложности этого элемента для конкретных товаров и услуг, не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия рассмотрела доводы Роспатента о злоупотреблении компанией правом при подаче возражений против предоставления правовой охраны спорным товарным знакам и установила следующее.

По смыслу положений статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных, добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае подлежат выяснению действительные намерения лица.

Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Тем самым сама по себе подача возражений против предоставления правовой охраны спорным товарным знакам, даже если ранее компания подавала заявку на регистрацию товарного знака содержащего спорное обозначение в качестве охраняемого не может однозначно свидетельствовать о том, что компания действовала недобросовестно.

Судебная коллегия не усматривает, что Роспатентом в рамках настоящего дела были представлены доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о совершении компанией умышленных недобросовестных действий, направленных на причинение вреда какому-либо лицу в отсутствие иных, добросовестных целей, либо целенаправленных действий по обходу установленных правил прекращения действия исключительного права.

Как установлено самим Роспатентом в оспариваемых решениях, компания признана заинтересованной в подаче возражения по пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, тем самым компания была наделена правом на подачу возражения, что также исключает отсутствие законного интереса на оспаривание предоставления правовой охраны спорным товарным знакам.

Доводы компании о злоупотреблении правом, связанным с получением третьим лицом необоснованных преимуществ вследствие приобретения прав на спорные товарные знаки и злоупотребления правом при их регистрации подлежат отклонению, поскольку данное обстоятельство судом при рассмотрении настоящего дела не установлено.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем доводы ответчика носят предположительный характер и не нашли подтверждения в материалах дела.

Сами по себе действия третьего лица по регистрации спорных товарных знаков не свидетельствуют о злоупотреблении правом.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения компании не дал оценку всем существенным обстоятельствам дела и доводам заявителя. Данное обстоятельство могло повлечь принятие Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 Постановление №10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно пункту 138 Постановления № 10  если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражения иностранного лица SamsungElectronicsCo., Ltd. от 08.06.2021 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 699140 и № 738071, с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу иностранного лица SamsungElectronicsCo., Ltd.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства Федеральной службы по интеллектуальной собственности об оставлении заявления иностранного лица SamsungElectronicsCo., Ltd. без рассмотрения отказать.

Признать недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.11.2021 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 699140 и № 738071 как несоответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения иностранного лица SamsungElectronicsCo., Ltd. от 08.06.2021 против правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 699140 и № 738071 с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН <***>) в пользу иностранного лица SamsungElectronicsCo., Ltd. 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина