Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества «Русская механика» (ул. Толбухина, д. 22, г. Рыбинск, Ярославская обл., 152914, ОГРН <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 21.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 143728 на полезную модель «Ведущий шкив вариатора».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Арктик» (ул. Сакко и

Ванцетти, д. 16, г. Рыбинск, Ярославская обл., 152906).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «Русская механика» – ФИО1 (по доверенности от 05.05.2017), ФИО2 (по доверенности от 05.05.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО3 (по доверенности от 05.05.2017);

от общества с ограниченной ответственностью «Арктик» – ФИО4 (по доверенности от 27.04.2017).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Русская механика» (далее – заявитель, общество «Русская механика») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 143728 на полезную модель «Ведущий шкив вариатора».

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Арктик» (далее – общество «Арктик», третье лицо), являющееся правообладателем оспариваемой полезной модели.

В обоснование заявления общество «Русская механика» ссылается на то, что в нарушение положений пункта 1 и подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) в формуле полезной модели содержится два технических решения, не связанных между собой, каждое из которых направлено на достижение самостоятельного технического результата. В связи с этим, по его мнению, нарушено требование единства полезной модели.

Также заявитель считает ошибочным вывод Роспатента о том, что признаки, содержащиеся в ограничительной части формулы оспариваемой полезной модели, являются существенными для достижения заявленного технического результата.

Настаивает на том, что все признаки, содержащиеся в отличительной части формулы оспариваемой полезной модели, известны из уровня техники. Полагает, что содержащиеся в возражении против выдачи патента источники информации – Руководство по эксплуатации «Буран» и Руководство по эксплуатации Снегоход «Буран» неправомерно не включены в уровень техники для анализа новизны полезной модели.

Роспатент представил отзыв на заявление и письменные пояснения, в которых возражает против его удовлетворения, ссылаясь на обоснованность своих выводов о соответствии оспариваемой полезной модели условию новизны.

В своем отзыве и дополнениях к отзыву третье лицо поддержало позицию Роспатента, просило в удовлетворении требований заявителя отказать.

В судебном заседании представители заявителя поддержали заявленные требования, просили решение Роспатента от 21.12.2016 признать недействительным.

Представитель Роспатента и представитель третьего лица в судебном заседании возражали против удовлетворения требований заявителя, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации № 143728 на полезную модель «Ведущий шкив вариатора» выдан по

заявке № 2014110342 с приоритетом от 18.03.2014 на имя общества «Арктик», и содержит следующий независимый пункт формулы:

«Ведущий шкив вариатора, содержащий вал, на котором установлены два полушкива, один из которых подвижен в осевом направлении, упор, снабженный четырьмя парами выступов, расположенных Х-образно и в каждой паре выступов установлен ролик, а в подвижном полушкиве шарнирно закреплены четыре центробежных грузика, контактирующих с роликами, при этом в подвижном полушкиве выполнены проточки, в которых размещены дополнительные выступы упора, снабженные антифрикционными вкладышами, а между ними и дополнительным выступом расположены демпфирующие кольца и пружина сжатия, установленная между одним из вкладышей и выступом упора, отличающийся тем, что вал снабжен резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями».

В Роспатент 26.05.2016 поступило возражение общества «Русская механика»», мотивированное несоответствием оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что оспариваемый патент в нарушение пункта 1 статьи 1376 ГК РФ не относится к одной полезной модели, поскольку признаки ограничительной и отличительной частей формулы полезной модели направлены на достижение различных технических результатов – признаки ограничительной части формулы влияют на достижение технического результата, указанного в патенте Российской Федерации № 121331 (повышение эксплуатационной надежности ведущего шкива клиноременной передачи), и никак не связаны с признаками отличительной части, которые влияют на обеспечение иного технического результата – точного центрирования вала и надежное его закрепление на валу мототранспортного средства. С учетом этого признаки ограничительной части формулы податель возражения посчитал несущественными для данной полезной модели, так как они никак не

связаны с заявленным техническим результатом.

В то же время в отношении признака ограничительной части формулы полезной модели «вал снабжен резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями» общество «Русская механика» указало на его известность из представленных с возражением источников информации.

В подтверждение данного довода к возражению приложены следующие материалы:

- патент Российской Федерации № 121331, опубликованный 20.10.2012 (далее – патент № 121331);

- патент Российской Федерации № 1263949, опубликованный 15.10.1986 (далее – патент № 1263949);

- Руководство по эксплуатации «Буран», 2013 (далее – Руководство по эксплуатации «Буран»);

- Руководство по эксплуатации. Снегоход «Буран», 1999 (далее – Руководство по эксплуатации Снегоход «Буран»).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 21.12.2016, которым в удовлетворении возражения отказано, патент Российской Федерации № 143728 оставлен в силе.

Принимая названное решение, Роспатент исходил из того, что Руководство по эксплуатации «Буран» и Руководство по эксплуатации Снегоход «Буран» не могут быть включены в уровень техники для цели оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку возражение не содержит документального подтверждения даты, с которой эти источники стали общедоступными. При этом в остальных источниках информации не содержится всех существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, Роспатент не согласился с доводом заявителя о нарушении требования единства полезной модели, и о несущественности признаков ограничительной части формулы полезной модели.

Не согласившись с решением Роспатента, общество «Русская механика» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с

применением части первой Гражданского кодекса Российской

Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления

правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (18.03.2014), а также возражения против выдачи патента (26.05.2016), при рассмотрении настоящего дела подлежат применению ГК РФ, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326 (далее – Административный регламент), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих, в том числе в связи с оспариванием предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, находится в его компетенции.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3 (1.1) Административного регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Административного регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае, если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых

может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Административного регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Административного регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – первый день месяца или 01 января указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 9.7.1 Административного регламента описание полезной модели должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

Как следует из пункта 9.7.4.5 данного регламента, в описании полезной модели приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели заявленного технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Как указано Роспатентом в решении от 21.12.2016, технический результат оспариваемой полезной модели заключается в улучшении таких эксплуатационных характеристик, как тягово-динамические характеристики устройства в диапазоне скоростей вращения от 2000 об/мин до 4500 об/мин, расход топлива в диапазоне скоростей движения мототранспортного средства 10-40 км/час, разборка и сборка при его замене или ремонте (страницы 2-3 описания к оспариваемой полезной модели).

В обоснование своего вывода о достижении указанных результатов всей совокупностью признаков, содержащихся в ограничительной и отличительной частях независимого пункта формулы полезной модели, Роспатент в решении от 21.12.2016 указал, что улучшение данных характеристик обеспечивается за счет того, что вращение ведущему шкиву вариатора передается от вала, сцентрированного посредством цилиндрического посадочного отверстия и закрепленного посредством резьбового отверстия.

Между тем материалы заявки не содержат сведений о том, каким образом снабжение вала резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями, предназначенными для облегчения сборки-разборки при замене и ремонте шкива, может повлиять на улучшение тягово- динамических характеристик устройства в диапазоне скоростей вращения от 2000 об/мин до 4500 об/мин, а также снижение расхода топлива в диапазоне скоростей движения мототранспортного средства 10-40 км/час.

Таким образом, приходя к указанному выводу, Роспатент не принял во внимание отсутствие в описании к оспариваемому патенту названных сведений, и не обосновал свои выводы с учетом данного обстоятельства.

При этом согласно правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу № СИП-411/2016, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента. Следовательно, наличие в отзыве Роспатента (письменных пояснениях) дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

Таким образом, коллегия судей приходит к выводу о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения заявителя не исполнена установленная пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ функция по защите интеллектуальных прав в административном порядке, выводы о соответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» сделаны без учета всех фактических обстоятельств дела и без отражения их в мотивировочной части.

Исходя из изложенного, оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением закона и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) – рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Исходя из этого, суд считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества «Русская механика», с учетом настоящего решения.

В то же время суд соглашается с выводом Роспатента о том, что представленными заявителем при подаче возражения в Роспатент источниками информации не подтверждается известность существенного

признака формулы спорной полезной модели – «вал снабжен резьбовым и цилиндрическим посадочными отверстиями».

В противопоставленном патенте Российской Федерации № 121331 для закрепления ведущего шкива на валу используется конусная посадка на вал. При этом довод заявителя том, что коническая форма посадочной поверхности не является объектом заявки, не имеет правового значения.

В другом противопоставленном источнике – патенте Российской Федерации № 1263949 шкив вариатора содержит ступицу, а не вал. Вывод Роспатента в данной части заявителем не оспаривается.

Представленные заявителем источники информации – Руководство по эксплуатации «Буран» и Руководство по эксплуатации снегохода «Буран» обоснованно не приняты Роспатентом во внимание при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку заявителем не представлены документы, подтверждающие дату, с которой эти источники стали общедоступны. При этом суд считает правильной изложенную в отзыве Роспатента позицию о том, что представленные Руководства по эксплуатации снегохода «Буран» не могут быть отнесены к печатным изданиям как к таковым, поскольку принадлежность каких-либо материалов к печатным изданиям помимо их набора в печать, подразумевает и предназначение данных материалов для распространения содержащейся в них информации, т.е. выпуск этих материалов в свет.

С учетом того, что отнесение данных материалов к уровню техники заявителем не подтверждено, суд не исследует известность из данных источников существенных признаков оспариваемой полезной модели.

Представленное заявителем в суд Руководство по ремонту и эксплуатации снегохода «Буран», размещенное в открытом доступе на интернет сайте «www.snowmobile.ru», не может быть принято во внимание в обоснование неправомерности оспариваемого решения Роспатента, в связи со следующим.

Согласно пункту 2.5 Правил № 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами № 56.

По смыслу данных нормативных положений Роспатент при принятии решения связан доводами возражения и не может выйти за их пределы. Документы, не представлявшиеся заявителем в Роспатент при подаче возражения, могут быть положены в основу самостоятельного возражения заявителя против выдачи патента.

Вышеуказанное Руководство по ремонту и эксплуатации снегохода «Буран», размещенное в открытом доступе на интернет сайте «www.snowmobile.ru», не являлось мотивом возражения заявителя, по которому было принято оспариваемое решение от 21.12.2016, в связи с чем не подлежит учету при рассмотрении настоящего спора.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу заявления, подлежат взысканию

с органа, принявшего ненормативный акт, признанный судом недействительным, в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 143728 на полезную модель «Ведущий шкив вариатора» как не соответствующее статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение акционерного общества «Русская механика» (ОГРН <***>) против выдачи патента Российской Федерации № 143728 на полезную модель.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Русская механика» 3000 (три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий В.В. Голофаев

судья Судья Е.Ю. Пашкова

Судья С.П. Рогожин