Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Диджитал Медиа Холдинг» (ул. Можайский Вал, д. 8, эт. 3, Москва, 121151, ОГРН <***>) о признании недействительным частично решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 15.11.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в части отказа в государственной регистрации товарного знака « » по заявке № 2017754930, и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных услуг 35-го

и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен фонд поддержки современного искусства «ВИНЗАВОД» (пер. Сыромятнический 4-й, д. 1/8, стр. 6, Москва, 107120, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Диджитал Медиа Холдинг» – ФИО1 (по доверенности от 10.01.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО2 (по доверенности от 07.04.2020 № 01/32-271/41);

от фонда поддержки современного искусства «ВИНЗАВОД» − ФИО3 (по доверенности 05.06.2020 № 11-2020/ф-н).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Медиа Холдинг» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным в части решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.11.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.09.2019 на решение Роспатента, в части отказа в государственной регистрации товарного знака « » по заявке № 2017754930, об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 35-го «реклама при оказании услуг 41-го класса, а именно: предоставление видео файлов онлайн, не загружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, не загружаемых; предоставление не загружаемых телевизионных программ через сервисы; предоставление не загружаемых фильмов через сервисы» и 41-го «предоставление видео файлов онлайн, не загружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн,

не загружаемых; предоставление не загружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) (с учетом принятого судом уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен фонд поддержки современного искусства «ВИНЗАВОД» (далее – фонд).

В обоснование заявленных требований общество указывает на то, что при установлении однородности услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, с услугами, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, в рамках проведения экспертизы и рассмотрения возражения Роспатент, по мнению общества, допустил ошибки, которые привели к нарушениям пунктов 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482).

С точки зрения общества, вывод Роспатента об однородности услуг 41-го класса МКТУ «предоставление видео файлов онлайн, не загружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, не загружаемых; предоставление не загружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу» заявленного обозначения « » услуге 41-го класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями

незагружаемыми» противопоставленного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 682910 является необоснованным, поскольку природа данных услуг совершена разная, также как и область деятельности, а понятие «публикация» используется в отношении документов, доступных для массового использования, к которым нельзя отнести фильм, телепередачу, видеоролик. При этом общество отмечает, что предоставление фильмов, телепередач, видеороликов, музыкальных файлов не носит какого-либо интерактивного характера.

Общество обращает внимание на то, что целью подачи им возражения являлось оспаривание решения об отказе в регистрации заявленного обозначения « » в качестве товарного знака в отношении именно этих спорных услуг 41-го класса МКТУ и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ.

Общество также отмечает, что деятельность общества и фонда (правообладателя противопоставленного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 682910), не ассоциируется друг с другом, поскольку деятельность первого по предоставлению доступа к онлайн видео-сервису российских фильмов, сериалов и мультфильмов имеет исключительно развлекательный характер и широко известна на территории Российской Федерации, а деятельность второго связана с современным искусством России, в частности с галереями, образовательными программами, мастерскими, шоу-румами, студиями.

При этом общество указывает на то, что на момент подачи настоящего

заявления оно не получало приложения к заключению по результатам рассмотрения возражения с перечнем зарегистрированных товаров и услуг, что, по мнению общества, влечет возникновение неопределенности в отношении реально зарегистрированного перечня товаров и услуг, так как резолютивная часть оспариваемого решения Роспатента не отражает выводов, указанных в мотивировочной части данного решения.

Кроме того, общество полагает, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом не учтено наличие зарегистрированных на его имя товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 722236 ( ) и № 722235 ( ) в отношении спорных услуг 41-го класса МКТУ.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагает, что оспариваемое решение является законным и не нарушает прав и законных интересов общества.

Возражая против доводов общества об отсутствии однородности между некоторыми услугами 41-го класса МКТУ, в отношении которых общество просило зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, и услугами 41-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 682910, Роспатент указывает на то, что перечень заявленных услуг и услуг противопоставленного товарного знака относится к одному роду услуг – предоставление и распространение различного рода контента (видео, аудио публикации), эти услуги имеют одинаковое назначение (информирование, развлечение, реклама) и круг потребителей, оказываются одним и тем же способом – через Интернет посредством стриминга (способ передачи данных пользователям

(потребителям), при котором контент находится на удаленном сервере).

В отношении спорных услуг 35-го класса МКТУ заявленного обозначения Роспатент отмечает, что они являются сопутствующими услугам 41-го класса МКТУ, которые были признаны однородными услугам 41-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 682910.

Роспатент полагает, что с учетом высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака однородность услуг 35-го и 41-го классов МКТУ может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

В представленном отзыве на заявление фонд просил отказать в его удовлетворении, считая оспариваемое решение Роспатента законным и обоснованным.

При этом фонд согласился с выводом Роспатента об однородности спорных услуг 35-го и 41-го класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 41-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 682910.

Фонд также отмечает, что за счет смежной аудитории общества и фонда, а также сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (использования красного цвета) регистрация спорного обозначения в отношении спорных услуг может ввести потребителей в заблуждение.

В судебном заседании, состоявшемся 21.07.2020, представитель общества поддержал изложенные в заявлении доводы.

Представители Роспатента и фонда возражали против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах на заявление.

Как следует из материалов дела, 25.12.2017 обществом в Роспатент подана заявка № 2017754930 на регистрацию комбинированного обозначения « » в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го и услуг 35, 38, 40, 41-го классов МКТУ

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатент принял решение о государственной регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны элемента «.РУ» в отношении части товаров 9-го и услуг 35, 41, 42-го классов МКТУ с отказом в государственной регистрации данного обозначения в отношении иных товаров 9-го и услуг 35, 41, 42-го классов МКТУ, мотивированное несоответствием заявленного обозначения в части товаров и услуг требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оно сходно степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 693384 ( ) в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ, № 682910 ( ) в отношении однородных услуг 41-го класса МКТУ, № 540765 ( ) в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ; № 517724 ( ) в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ; № 517723 ( ) в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ; № 311225 ( ) в отношении однородных услуг 35, 42-го классов

МКТУ; № 221879 ( ) в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ с более ранней датой приоритета на имя иных лиц.

Не согласившись с решением Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного, общество 30.09.2019 обратилось в административный орган с возражением, в котором привело доводы только в отношении части услуг 35-го и 41-го классов МКТУ, аналогичные доводам, изложенным в поданном в суд заявлении.

При этом заявитель скорректировал перечень услуг 35-го и 41-го классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана, и просил зарегистрировать товарный знак в отношении следующих услуг:

бронирование билетов на зрелищные мероприятия; кинопрокат; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование».

Решением Роспатента от 15.11.2019 удовлетворено частично возражение общества в отношении части испрашиваемых услуг 35-го и 41-го классов МКТУ, в связи с чем изменено решение Роспатента от 31.05.2020: обозначению « » по заявке № 2017754930 была также предоставлена правовая охрана в отношении услуг 41-го класса МКТУ «прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование».

Принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент исходил из того, что обществом не оспаривалось сходство до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 682910 ( ), № 540765 ( ), № 517724 ( ), № 517723 ( ), № 311225 ( ), № 693384 ( ), № 221879 ( ) за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «СТАРТ / START», а также правомерность выводов в отношении однородности товаров 9-го

и услуг 42-го классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 693384 ( ) и № 221879 ( ).

При этом Роспатент отметил, что на основании пункта 2 статьи 1497 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в отношении услуги 41-го класса МКТУ «кинопрокат» не может быть предоставлена правовая охрана по причине отсутствия ее в перечне, указанном в заявке на дату ее подачи.

Установив, что перечень услуг 41-го класса МКТУ заявленного

обозначения и противопоставленного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 682910 включает в свой состав совпадающие по роду и назначению услуги, относящиеся к одним и тем же областям деятельности – развлекательная деятельность и организация зрелищных мероприятий, а также предоставление и распространение различного рода контента (видео, аудио публикации), Роспатент пришел к выводу об однородности этих услуг.

Услуги 35-го класса МКТУ «реклама при оказании услуг 41-го класса, а именно: предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу» Роспатент признал сопутствующими услугам 41-го класса МКТУ, которые были признаны однородными услугам 41-го класса

МКТУ противопоставленного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 682910.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением от 15.11.2019 и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом и фондом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401–1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу

патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки – на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки № 2017754930 на регистрацию заявленного обозначения (25.12.2017) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила № 482.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пункта 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное комбинированное обозначение « » по заявке № 2017754930 представляет собой словесные элементы «СТАРТ» и «.РУ», выполненные заглавными буквами русского алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде красной полосы расположенной под словесными элементами.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 682910, имеющий дату приоритета 31.01.2017 и зарегистрированный на имя фонда, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «СТАРТ», «ПЛОЩАДКА МОЛОДОГО ИСКУССТВА» и изобразительного элемента в виде силуэта дома с двумя печными трубами, из которых выходит дым. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе и в отношении однородных услуг 41-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 540765, имеющий дату приоритета 18.02.2014 и зарегистрированный на имя открытого акционерного общества «Старт», представляет собой словесное обозначение «START», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 517724, имеющий дату приоритета 06.02.2013 и зарегистрированный на имя открытого акционерного общества «Старт», представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СТАРТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде силуэта кролика в прыжке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 517723, имеющий дату приоритета 06.02.2013 и зарегистрированный на имя открытого акционерного общества «Старт», представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «старт», выполненного прописными буквами русского алфавита и расположенного слева от него оригинального изобразительного элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 311225, имеющий дату приоритета 10.12.2003 и зарегистрированный на имя закрытого акционерного общества «Группа Компаний Старт», представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «СТАРТ», «Группа компаний» и графических элементов в виде одной широкой полосы, круга черного цвета и коротких линий, образующих две стрелы; при этом словесный элемент «СТАРТ», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а словесные элементы «Группа компаний» исключены их правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена, в том числе в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Роспатентом в оспариваемом решении правильно установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 682910 ( ), № 540765 ( ), № 517724 ( ), № 517723 ( ), № 311225 ( ). Указанные обстоятельства заявителем не оспаривались ни при рассмотрении Роспатентом возражения, ни при рассмотрении настоящего дела в Суде по интеллектуальным правам.

Доводы заявителя, касающиеся отсутствия однородности между услугами 35-го и 41-го классов МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана обозначению по заявке № 2017754930 и в отношении которых зарегистрирован один из противопоставленных товарных знаков – товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 682910, не принимаются коллегией судей по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров,

их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке № 2017754930 заявлено на регистрацию (с учетом скорректированного возражением перечня) в отношении услуг:

предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование».

При этом согласно решению Роспатента от 31.05.2020 заявленному обозначению уже предоставлена правовая охрана в отношении услуг:

По результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 31.05.2020 Роспатент удовлетворил частично возражение общества в отношении части испрашиваемых услуг 35-го и 41-го классов МКТУ, в связи с чем изменил решение Роспатента от 31.05.2020, предоставив обозначению « » по заявке № 2017754930 правовую охрану также в отношении услуг 41-го класса МКТУ «прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование».

При этом Роспатентом было отказано в предоставлении правовой

охраны в отношении услуги 41-го класса МКТУ «кинопрокат» на основании пункта 2 статьи 1497 ГК РФ, а также в отношении услуг 41-го класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия, предоставление услуг кинозалов» по причине признания их однородными услугам 41-го класса МКТУ «организация спортивных состязаний, парки аттракционов, услуги казино, сады зоологические» противопоставленного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 682910. Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что данные выводы Роспатента общество в рамках настоящего спора не оспаривает.

Содержащиеся в заявлении доводы направлены на оспаривание вывода Роспатента о том, что услуги 41-го класса МКТУ «предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными услуге 41-го класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми», указанной в перечне противопоставленного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 682910.

Судом по интеллектуальным правам отклоняется ссылка общества на то, что услуги «предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы

«видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу» связаны только лишь с производством и прокатом фильмов и не могут смешиваться в глазах потребителя с услугой «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми».

В рассматриваемом случае коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что вышеназванные услуги относятся к одному роду услуг по предоставлению и распространению различного рода контента (видео, аудио публикации), имеют одно и то же назначение (информирование, развлечение, реклама), а также сходный круг потребителей.

Роспатент в оспариваемом решении также верно отменил, что спорные услуги оказываются одним и тем же способом (через Интернет) посредством стриминга − способа передачи данных пользователям (потребителям), при котором контент находится на удаленном доступе.

Суд считает, что данное обстоятельство по смыслу пункта 45 Правил № 482 с учетом оказания однородных услуг усиливает возможность возникновения у потребителя представления об оказании услуг, связанных с демонстрацией в сети Интернет незагруженных файлов онлайн, одним лицом.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения

определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что в рассматриваемом случае высокая степень сходства заявленного обозначения « » с противопоставленным товарным знаком « » по свидетельству Российской Федерации № 682910 за счет фонетического и семантического тождества входящего в состав обоих обозначений словесного элемента «СТАРТ» наряду с высокой степенью однородности сравниваемых услуг в значительной степени обуславливает вероятность их смешения в гражданском обороте.

Отклоняется судом и ссылка заявителя на неправомерность отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ «реклама при оказании услуг 41-го класса, а именно: предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу», в отношении которых заявитель не оспаривает вывод Роспатента о том, что они являются сопутствующими спорным услугам 41-го класса МКТУ.

Коллегия судей также не может признать обоснованным довод общества о том, что предоставление фильмов, телепередач, музыкальных файлов не носит интерактивного характера, а сами фильмы, телепередачи, музыкальные файлы не являются публикациями. При этом суд исходит из того, что оказание данных услуг сопровождается демонстрацией онлайн загруженных на электронный Интернет-сервис файлов, что однозначно свидетельствует об однородности оказываемых обществом и фондом услуг.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления № 10, при определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Заявляя об отсутствии возможности смешения потребителями продукции (услуг) общества и фонда, общество не представило в материалы административного дела доказательств того, что потребители различают маркированные тождественными либо сходными обозначениями продукцию (услуги) названных лиц (результаты опроса потребителей, исследования потребительского спроса и пр.).

Ссылаясь на то, что его деятельность в области производства и проката фильмов широко известна на рынке и ведется длительное время, общество не представило в подтверждение данного факта какие-либо доказательства, свидетельствующие о длительности осуществления этой деятельности, ее объеме, количестве потребителей и наличии прочих обстоятельств, позволяющих сделать вывод об известности соответствующей деятельности общества широкому кругу лиц.

Ссылка общества на то, что Роспатент не учел факт регистрации на его имя товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 722235 ( ) и № 722236 ( ) в отношении услуг 41-го класса МКТУ «предоставление незагружаемых телевизионных

программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудио оборудования; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат радио- и телевизионных приемников; радиопередачи развлекательные» не может быть признана обоснованной в силу того, что, как правильно указано Роспатентом, делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных фактических обстоятельств дела.

При этом у суда в рассматриваемой ситуации не имеется оснований для оценки законности регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 722236 и № 722235.

Обществом также не пояснено, с какой целью оно при наличии исключительных прав на товарные знаки, представляющие собой сходные с заявленным обозначения, для индивидуализации тех же услуг, инициирует предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Вместе с тем следует учитывать, что согласно решению Роспатента от 31.05.2020 заявленному обозначению « » предоставлена правовая охрана в отношении указанных услуг 41-го класса МКТУ «производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудио оборудования; прокат звукозаписей; прокат радио- и телевизионных приемников; радиопередачи развлекательные».

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам не усматривает в действиях Роспатента по оценке однородности услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 682910, нарушения пунктов 41-45 Правил № 482.

В отношении довода общества о том, что в резолютивной части оспариваемого решения Роспатента не отражен конкретный перечень

товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана, коллегия судей полагает возможным отметить, что данный подход при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения не является обязательным для административного органа, поскольку в Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, не содержатся соответствующих специальных положений. При этом перечень товаров и услуг, в отношении которых правовая охрана предоставлена и в отношении которых в предоставлении такой охраны отказано, следует из мотивировочной части оспариваемого решения Роспатента.

При таких обстоятельствах коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о несоответствии заявленного обществом на регистрацию обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено

и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью «Диджитал Медиа Холдинг» оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья А.А. Снегур
Судья Ю.В. Борисова
Судья Д.И. Мындря