Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С., рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Грейн 1» (ул. Шоссейная, д. 90, стр. 4, Москва, 109383, ОГРН <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 15.12.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 21.08.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 573921.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество «Керамогранитный завод»

(Староситненское ш. владение 32, г. Ступино, Московская обл., 142800, ОГРН 1035009159426).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Грейн 1» – ФИО1 (по доверенности от 19.04.2018);

от Роспатента – ФИО2 (по доверенности от 15.05.2018 № 01/32-393/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Грейн 1» (далее – общество «Грейн 1») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 15.12.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 21.08.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 573921.

В поданном заявлении общество «Грейн 1» указало, что оспариваемое решение Роспатента является незаконным и необоснованным, нарушает права и законные интересы общества. Так заявитель указывает, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом не учтено, что противопоставляемые товарные знаки зарегистрированы для индивидуализации неоднородных товаров, не ассоциируются друг с другом и не являются сходными, а также принадлежащее заявителю обозначение имеет более раннюю дату приоритета.

В судебном заседании представитель общества «Грейн 1» сообщил суду, что между ним и третьим лицом по настоящему делу заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков, согласно которому общество «Керамогранитный Завод» обязуется не использовать (в том числе посредством аффилированных ему компаний и физических лиц) в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 573921 и обозначения, сходные с ним до степени смешения, в отношении, в том числе товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

При этом в пункте 1.2 соглашения стороны согласовали, что под товарами понимаются: покрытия броневые, плиты броневые, плиты стальные, панели для обшивки стен металлические, пластины стальные, материалы строительные огнеупорные металлические, понимаются товары, используемые исключительно для производства дверей, межкомнатных перегородок, гардеробных систем, мебели (продукция), а также для изготовления элементов такой продукции (декор, отделка и т.п.).

В свою очередь в пункте 1.4 соглашения стороны определили, что общество «Грейн 1» обязуется не использовать (в том числе посредством аффилированных ему компаний и физических лиц) в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарный знак и обозначения, сходные с ним до степени смешения, в отношении следующих товаров 6- го класса МКТУ: металлокерамика, плитка напольная металлическая, плитки строительные металлические, плиты надгробные металлические, плиты половые металлические, облицовки для стен металлические, материалы строительные металлические, панели строительные металлические, покрытия строительные металлические, полы металлические, листы стальные, металл листовой, металлы обычные (необработанные или частично обработанные), настилы металлические.

В случае регистрации обществом «Керамогранитный Завод» в качестве товарного знака обозначения, которое будет служить для индивидуализации товаров, перечисленных в пункте 1.4 Соглашения, а также для всех других керамических товаров которые относятся к другим классам МКТУ общество «Грейн 1» обязуется не препятствовать такой регистрации и предоставить соответствующее согласие на государственную регистрацию на территории Российской Федерации обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, при условии, что такая регистрация не будет являться причиной введения в заблуждение потребителя.

Также стороны согласовали что общество «Керамогранитный Завод» имеет право использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком для индивидуализации товаров, перечисленных в пункте 1.4. Соглашения, а также всех других керамических товаров, которые относятся к другим классам МКТУ, при условии, что такое использование не будет являться причиной введения в заблуждение потребителя. Общество «Грейн 1» обязуется не препятствовать такому использованию обозначений обществу «Керамогранитный Завод».

Представитель Роспатента пояснил суду о том, что ему известны последствия представления заявителем в суд соглашения о сосуществовании товарных знаков.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, возражений относительно существа спора не представило.

Как следует из материалов дела, на основании поданной в Роспатент заявки № 2014723883 (с приоритетом от 17.07.2014) на имя общества «Грейн 1» был зарегистрирован комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 573921 в отношении товаров 06, 19, 20-го и услуг 35, 37-го классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Общество «Керамогранитный завод» 21.08.2017 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 573921 в связи с тем, что, по мнению указанного лица, регистрация спорного товарного знака произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку названный товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих третьему лицу по свидетельствам Российской Федерации № 328735, № 300249, 459902, а также в отношении однородных товаров.

Решением Роспатента от 15.12.2017 возражение общества «Керамогранитный завод» удовлетворено, в отношении товаров 06-го класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Доводы третьего лица о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент счел не доказанными.

Несогласие заявителя с выводами Роспатента об удовлетворении возражения общества «Керамогранитный завод» в отношении товаров 06-го класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, послужило основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей заявителя и органа, принявшего оспариваемый акт, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и

охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 названной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Учитывая дату обращения заявителя с настоящим заявлением в Суд по интеллектуальным правам (14.03.2018), срок, установленный законом для обращения в суд для оспаривания ненормативного правового акта, заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного

самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака и принятие по его результатам решения находится в рамках полномочий Роспатента.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.07.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает

ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила рассмотрения заявок).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными несмотря на некоторые отличия, при этом обратил внимание на то, что в данном случае, превалирует фонетическое тождество словесных элементов, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Кроме того, в результате сопоставления перечней товаров в оспариваемом и противопоставленных регистрациях знаков, Роспатент пришел к выводу об их однородности, поскольку имеют одно назначение, каналы реализации, являются взаимозаменяемыми.

Между тем, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в материалы дела обществом «Грейн 1» и обществом «Керамогранитный завод» представлено соглашение о мирном урегулировании спора между заявителем и третьим лицом от 10.12.2018

по настоящему делу, в тексте которого содержится соглашение о сосуществовании товарных знаков.

Указанное соглашение от 10.12.2018 подписано генеральным директором общества «Керамогранитный Завод» – Андреа Риви с одной стороны и генеральным директором общества «Грейн 1» – ФИО3 с другой стороны. Оригинал указанного соглашения представлен в материалы дела.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее – Постановление № 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее. Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку

необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В соответствии с частью 2 и пунктом 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления № 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

С учетом изложенных норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений высших судебных инстанций Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание представление непосредственно в суд Соглашения об урегулировании спора и о сосуществовании товарных знаков, приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 15.12.2017 об удовлетворении возражения общества «Керамогранитный завод» о признании недействительной предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 573921 подлежит признанию недействительным с одновременным обязанием Роспатента повторно рассмотреть возражение общества «Керамогранитный завод» от 21.08.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 573921.

Принимая во внимание, что выводы Роспатента о применении пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, сделанные в оспариваемом решении, заявителем в настоящем деле не оспаривались и судом не проверялись, то при повторном рассмотрении возражения общества «Керамогранитный завод» от 21.08.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 573921, исследованию Роспатентом не подлежат.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.12.2017 об удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 573921.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение закрытого акционерного общества «Керамогранитный завод», поступившее 21.08.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 573921.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий

судья И.В. Лапшина

Судья В.В. Голофаев

Судья С.П. Рогожин