Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» со следующими требованиями:

1. Признать патент Российской Федерации № 43337 на полезную модель недействительным частично.

2. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент Российской Федерации на полезную модель № 43337 с даты подачи заявки и выдать новый патент с указанием в качестве патентообладателей ФИО1 и открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР».

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5.

Заявление составлено на основании статей 11, 12, 1248, 1250, 1373, 1374, 1398, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Заявленные требования мотивированы тем, что наследодатель заявителя неправомерно, в нарушение закона не указан в спорном патенте на полезную модель в качестве патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), ФИО2 (Подольск), ФИО3 (Москва), ФИО4 (Москва), ФИО5 (Подольск).

Заявитель в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал по мотивам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, изложенным в отзыве, заявил о пропуске срока исковой давности.

Представитель третьего лица ? ФИО2, в судебное заседание явился, поддержал правовую позицию заинтересованного лица.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения искового заявления, своих представителей в судебное заседание суда не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Принимая во внимание положения части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 4 – 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228–ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» суд также полагает необходимым обратить внимание на то, что информация о принятии искового заявления к производству вместе с соответствующим файлом размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, внимательно выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, суд признает заявленное требование правомерным и подлежащим удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, патент Российской Федерации № 43337 на полезную модель «Парогенератор» был выдан по заявке № 2004125383/22 с приоритетом от 24.08.2004, установленным по дате подачи указанной заявки, с указанием в нем в качестве авторов ФИО10, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, а в качестве патентообладателя открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР».

Срок действия патента увеличен до 24.08.2014 (том 2, л.д. 88).

Доводы заявителя о том, что именно ФИО10 является одним из соавторов спорного патента сторонами по делу не оспариваются и нашли свое обьективное и полное подтверждение представленными в дело доказательствами, включая сведения, содержащиеся в самом спорном патенте, справками из Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации, представленными Федеральной службой по интеллектуальной собственности и ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности».

ФИО1 является наследником ФИО10, умершего 21.06.2011, что подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону № 50 АА 4541862 от 13.09.2013, согласно которому наследство составляет – поощрительное, авторское вознаграждение по патентам Российской Федерации на полезную модель № 30928, № 43336, № 43337.

С учетом даты поступления заявки (24.08.2004), по которой выдан оспариваемый патент и в соответствии со статьей 4 Патентного закона РФ, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517–1 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение», утвержденные Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30.06.2003 за регистрационным номером № 4852 (далее – Правила ИЗ).

Согласно статьей 17 Патентного закона РФ заявка на полезную модель должна содержать заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) полезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения.

В соответствии со статьей 7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели, промышленного образца может являться только физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

Согласно статье 8 Патентного закона РФ патент выдается:

автору изобретения, полезной модели или промышленного образца;

работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;

правопреемникам указанных лиц.

Согласно части 2 статьи 8 Патентного закона РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

Согласно статье 13 Патентного закона РФ, любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату; при неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

Кроме того, заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу.

Как следует из материалов судебного дела, сведения о выдаче спорного патента внесены в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и опубликованы в официальном бюллетене Роспатента «Изобретения. Полезные модели» 10.01.2005, при этом указанные в патенте в качестве авторов лица отказались от упоминания их как авторов при публикации сведений о заявке и о выдаче патента.

Согласно пункту 2 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Согласно пункту 3 статьи 1370 ГК РФ право на получение патента на служебное изобретение принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1371 ГК РФ в случае, когда изобретение создано при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали его создание, право на получение патента на такое изобретение принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1373 ГК РФ право на получение патента на изобретение, созданное при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

Подтверждения права на получение патента каким-либо документом не требуется.

Согласно статье 1357 ГК РФ договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

В соответствии со статьей 31 Патентного закона РФ, к компетенции суда относится рассмотрение, в том числе, споров об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Кроме того, в соответствии со сложившейся судебной практикой, при оспаривании совершенных Роспатентом действий (бездействий), соответствия законодательству вынесенных им ненормативных правовых актов, их проверка на соответствия федеральным законам осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время совершения означенных действий (бездействий).

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии со статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, будучи обязанным в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лицо, указанное в спорном патенте в качестве патентообладателя, своими процессуальными правами распорядилось самостоятельно, бесспорных и исчерпывающих доказательств заключения с автором соответствующего нормам федерального законодательства соглашения, создания автором спорного изобретения в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, обосновывающих правомерность указания в спорном патенте сведений о себе как о патентообладателе, суду не представило.

В качестве такого соглашения заключенное между ФИО10 и ответчиком 16.09.2004 соглашение о выплате авторского вознаграждения за использование спорной полезной модели, согласно которому соавторам причитается вознаграждение в размере 0,25% от договорной цены на каждое изделие «Парогенератор», созданное с использованием полезной модели, судом квалифицировано быть не может.

Так, согласно статье 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

Означенное соглашение от 16.09.2004 не содержит указания на отчуждение в пользу ответчика автором какого-либо права на какой-либо результат интеллектуальной деятельности.

Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Кроме того, в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Означенное соглашение от 16.09.2004 не содержит указания на переход права на получение патента на полезные модели ответчику, пределы тех прав и тех способов, которым лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности, в силу чего также не может быть принято во внимание судом в качестве надлежащего доказательства отчуждения права на результат интеллектуальной деятельности как не соответствующее положениям части 1 статьи 1357 ГК РФ.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В силу пункта 3 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ, или вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности по мнению суда является необоснованным, поскольку в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе в связи с выдачей патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Исследовав представленные доказательства, суд находит установленным факт нарушения прав истца как наследника автора выдачей патента на полезную модель № 43337 без указания наследодателя истца в составе патентообладателей.

В силу изложенных обстоятельств, принимая во внимание предмет заявленного требования, его формулировки, Суд по интеллектуальным правам находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Расходы по государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать недействительным патент на полезную модель Российской Федерации № 43337 в части отсутствия в нем сведений о патентобладателе – авторе патента ФИО10 (Московская область).

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент на полезную модель Российской Федерации № 43337, в котором в качестве патентообладателей указать наследницу ФИО10 – ФИО1 (Москва), а также Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (ул. Железнодорожная, д. 2, г. Подольск, Московская обл., ОГРН <***>).

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР» (ул. Железнодорожная, д. 2, г. Подольск, Московская обл., ОГРН <***>) в пользу ФИО1 (Москва) 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья Н.Н. Тарасов

Судья Н.Л. Рассомагина

Судья С.П. Рогожин