Гражданский кодекс часть 1

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,
судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Интернейшнл Масис Табак» (ул. Горцаранаин, номер 10, Промышленный узел, г. Масис, Араратская обл., 0802, Республика Армения) к компании Лориллард Лайсенсинг Компани ЛЛС / Lorillard Licensing Company LLC (1600 First Union Tower, Suit 1601, 200 North Green Street, City of Greensboro, NC USA) о досрочном прекращении правовой охраны словесных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 95674, № 96706 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская

наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В предварительном судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Интернейшнл Масис Табак» – ФИО1.(по доверенности от 09.12.2015).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Интернейшнл Масис Табак» (далее – общество «Интернейшнл Масис Табак») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Лориллард Лайсенсинг Компани ЛЛС / Lorillard Licensing Company LLC (далее – компания Lorillard Licensing Company LLC) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «ТРИУМФ» по свидетельству Российской Федерации № 95674 и товарного знака «TRIUMPH» по свидетельству Российской Федерации № 96706 в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие их неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление общества «Интернешнл Масис Табак» мотивировано тем, что оно является правообладателем ряда товарных знаков (в том числе на территории Республики Армения – товарного знака «ТРИУМФ/TRIUMPH», написанного кириллицей, латиницей и буквами армянского алфавита, по свидетельству Республики Армения № 23932).

Общество «Интернейшнл Масис Табак» указывает, что оно занимается выпуском табачной продукции (в частности, сигарет), которая

поставляется и в Российскую Федерацию, по заключенным с российскими компаниями дистрибьюторским договорам на поставку. Истец указывает, что часть продукции ввозится на территорию Российской Федерации его аффилированным лицом - обществом с ограниченной ответственностью «Гранд Тобако» (далее – общество «Гранд Тобако»), которым реализуется продукция истца в рамках заключенного и зарегистрированного в Республике Армения лицензионного договора.

Приняв решение о выходе на рынок Российской Федерации с новым видом продукции, для индивидуализации своей деятельности обществом «Интернешнл Масис Табак» в Роспатент была направлена заявка № 2015742899 на регистрацию словесного обозначения «TRIUMPH» в качестве товарного знака в отношении товаров 34-го класса МКТУ,

Общество «Интернешнл Масис Табак» также отмечает, что оно провело поиск в базе данных зарегистрированных товарных знаков и заявок, в результате которого было установлено, что регистрации обозначения «TRIUMPH» в качестве товарного знака препятствует наличие зарегистрированных оспариваемых товарных знаков компании Lorillard Licensing Company LLC. Для того, чтобы преодолеть возникшее препятствие, истец предпринял действия по поиску информации об использовании оспариваемых товарных знаков его правообладателем, между тем, информации, подтверждающей использованиекомпанией Lorillard Licensing Company LLC оспариваемых товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 95674, 96706 на территории Российской Федерации в отношении товаров 34-го класса МКТУ выявлено не было.

Поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 95674, 96706, по мнению истца, компанией Lorillard Licensing Company LLC в отношении товаров, перечисленных в исковом заявлении, не используются, а указанные товарные знаки также зарегистрированы в отношении товаров 34-го класса МКТУ, истец просит

досрочно прекратить правовую охрану оспариваемых товарных знаков, в связи с их неиспользованием.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель общества «Интернешнл Масис Табак»» поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Роспатент и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей. При этом суд считает необходимым отметить следующее.

Компания является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки, извещение которой осуществляется в порядке, установленном Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Конвенция), в связи с чем судом была предпринята попытка ее уведомления о рассматриваемом деле.

Суд по интеллектуальным правам направлял надлежащим образом оформленную судебную корреспонденцию как напрямую в адрес компании, а также был направлен запрос о вручения копий определения о назначении дела к судебному заседанию от 23.06.2016 в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика, а именно в Министерство юстиции США.

Запрос о вручении получен указанным органом, что подтверждается почтовым уведомлением (штриховой почтовый идентификатор RA301587532RU), вернувшимся в суд с отметкой о вручении.

Однако запрос, направленный в уполномоченный орган США, был им возвращен через Министерство юстиции Российской Федерации.

При этом Министерство юстиции Российской Федерации сообщило суду, что сотрудничество с Соединенными Штатами Америки по Конвенции приостановлено, ввиду введения США платного порядка вручения документов, на что не заложено средств статьей расходов суда на 2016 год, а также проинформировало о возможности непосредственного направления судебной корреспонденции в адрес заинтересованного лица, т.е. компании.

Судебная корреспонденция, направляемая напрямую по известному суду адресу ответчика, была вручена получателю 28.06.2016, о чем свидетельствует почтовое уведомление (штриховой почтовый идентификатор RA301587492RU).

Также корреспонденция, содержащая судебное уведомление о начале судебного разбирательства по настоящему делу, направлялась по адресу, указанному в свидетельствах на товарные знаки, в которых в качестве адреса для переписки указано: пр-т Мира, <...>, Патентно- правовая фирма «ЮС», которая была получена указанным в свидетельствах на товарные знаки лицом.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве.

На основании изложенного, а также учитывая тот факт, что ответчик, зарегистрировав товарный знак на территории Российской Федерации, предпринял меры, направленные на осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации при той степени заботливости и осмотрительности, которые от него требуют обычаи

делового оборота, обязан был обеспечить возможность его своевременного информирования о притязаниях третьих лиц на принадлежащий ему объект интеллектуальной собственности. В связи с чем, суд признает ответчика надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована на сайте «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей компании, извещенной надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов настоящего дела следует, что компания Lorillard Licensing Company LLC является правообладателем словесного товарного знака «ТРИУМФ» по свидетельству Российской Федерации № 95674, зарегистрированного в отношении товаров 34-го «табак, включая сигареты, курительные принадлежности, включенные в 34 класс, спички» класса МКТУ, с датой приоритета от 04.10.1990, а также словесного товарного знака «TRIUMPH» по свидетельству Российской Федерации № 96706, зарегистрированного в отношении товаров 34-го «табак, сигареты, курительные принадлежности, за исключением изготовленных из драгоценных металлов, спички» класса МКТУ, с датой приоритета от 01.10.1990.

Общество «Интернешнл Масис Табак», ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, и полагая, что названные товарные знаки не используется ответчиком на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении их правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, явившегося в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в

арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность общества «Интернешнл Масис Табак» в удовлетворении исковых требований, истцом представлены:

- копия свидетельства о регистрации юридического лица - общества «Интернешнл Масис Табак с переводом на русский язык;

- копия устава общества «Интернешнл Масис Табак» с переводом на русский язык;

- распечатки с сайтов «httр://www.armeniaonline.ru», «httр://armtabak.ru» и «httр://armshop.ru» с предложением к продаже сигарет производства общества «Интернешнл Масис Табак»;

- копия дистрибьюторского контракта от 25.07.2011 № МП072011;.
- копии счетов-фактур № МР 19/2014, МР 20/2014;
- копии сертификатов о происхождении товара;
- копии таможенных деклараций;
- копия устава общества «Гранд Тобако»;
- копия договора № GT-1703/2014;
- копии счетов-фактур № 204-24414, 241-14914, 133-53114, 267-35214;

- копия декларации о соответствии табачной продукции № Д-АМ.АГ99.В.00011;

- копия свидетельства Республики Армения № 23932 на товарный знак «ТРИУМФ/TRIUMPH»;

- распечатки свидетельств Российской Федерации на товарные знаки истца на территории Российской Федерации № 415886, 449796, 455639, 309273, 412053, 309104, 391647, 479593, 484238;

- копия лицензионного договора от 19.01.2016 и решение о его регистрации.

В подтверждение своей заинтересованности в удовлетворении иска истцом была также представлена заявка от 25.12.2015 № 2015742899 о государственной регистрации словесного обозначения «TRIUMPH» в качестве товарного знака для товаров 34-го классов МКТУ.

Правовая охрана по заявке № 2015742899 испрашивается для товаров 34-го «табак; сигареты, папиросы; сигариллы; сигары; курительные принадлежности; сигареты, содержащие заменители табака, фильтры для сигарет, спички, зажигалки» класса МКТУ.

Судом установлено, что на дату подачи искового заявления по заявке № 2015742899 Роспатентом не было принято решение о регистрации словесного обозначения истца в качестве товарного знака с отражением статуса по заявкам «состояние делопроизводства: экспертиза заявленного обозначения».

При разрешении вопроса о сходстве до степени смешения словесных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 95674, 96706 и словесного обозначения по заявке № 2015742899, а также однородности товаров, суд исходит из следующего.

Словесное обозначение «TRIUMPH» по заявке № 2015742899 выполнено выделенным шрифтом черного цвета на латинице.

Словесный товарный знак «ТРИУМФ» по свидетельству Российской Федерации № 95674 выполнен выделенным шрифтом черного цвета.

Словесный товарный знак «TRIUMPH» по свидетельству Российской Федерации № 96706 выполнен выделенным шрифтом черного цвета на

латинице.

Сравнив словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 96706, со словесным обозначением по заявке № 2015742899, суд пришел к выводу о том, что спорный товарный знак и обозначение, предъявленное истцом для регистрации в качестве собственного товарного знака, являются тождественными.

Кроме того, суд установил, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 95674 является сходным до степени смешения со словесным обозначением по заявке № 2015742899 по фонетическому, графическому и семантическому признакам, поскольку слово «ТРИУМФ», единственный словесный элемент указанного товарного знака, является транслитерацией английского слова «TRIUMPH».

Сравнение перечней товаров 34-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, и товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана обществом «Интернешнл Масис Табак» по заявке № 2015742899, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары аналогичны либо однородны, имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что общество «Интернешнл Масис Табак» является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, тождественное либо сходное до степени смешения со словесными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 96706, 95674 в отношении товаров 34-го класса МКТУ, однородных товарам, для которых оспариваемые товарные знаки зарегистрированы, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении их правовой охраны.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во

внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи искового заявления обществом о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (18.08.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 18.08.2013 по 17.08.2016 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорных товарных знаков своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования принадлежащих ему товарных знаков суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело истцом доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо

не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и не доказан факт их использования в отношении товаров 34-го классов МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией Lorillard Licensing Company LLC не подтверждено фактическое использование оспариваемых товарных знаков в отношении товаров 34-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве на товарные знаки, в то время как общество «Интернешнл Масис Табак» подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны в отношении товаров 34-го классов МКТУ, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «Интернейшнл Масис Табак» удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 95674 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 96706 полностью.

Взыскать с компании Лориллард Лайсенсинг Компани ЛЛС / Lorillard Licensing Company LLC в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интернейшнл Масис Табак» 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий Н.Н. Погадаев

судья

Судья Т.В. Васильева

Судья Н.А. Кручинина