Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» (проспект Мира, д. 19, стр. 3, пом. VIII, Москва, 129090, ОГРН <***>)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН <***>) от 06.02.2017, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Комтехцентр»

(ул. Комсомольская, 37, офис 405, <...>,

ОГРН <***>), при участии в судебном заседании представителей: от общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» -

Кирбай А.К., по доверенности от 24.04.2017; от Роспатента –

ФИО2 по доверенности № 01/32-502/41 от 19.06.2017, ФИО3 по доверенности № 01/32-502/41 от 19.06.2017; от общества с ограниченной ответственностью «Комтехцентр» - ФИО4 по доверенности от 02.08.2017,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» (далее – общество «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.02.2017, которым признано предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 553195 недействительным в части услуг 38-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Комтехцентр» (далее – общество «Комтехцентр»).

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Роспатент в отзыве от 28.07.2017 и его представители в ходе судебного заседания требования общества «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» оспорили, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Общество «Комтехцентр» в отзыве от 24.08.2017 и его представитель в судебном заседании требования заявителя оспорили, поддержали позицию Роспатента.

При разрешении требования о признании оспариваемого ненормативного правового акта недействительным суд исходит из нижеследующего.

Словесный товарный знак «PLANETA» по заявке № 2011711648 с приоритетом от 15.04.2011 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.09.2015 за № 553195 на имя общества «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» в отношении товаров 9-го, 16-го, 25-го и услуг 35-го, 38-го и 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), приведенных в перечне свидетельства. В частности, в отношении услуг 38-го класса МКТУ товарному знаку охрана предоставлена в отношении следующих рубрик: «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая (с использованием радио, телефона или других средств электронной

связи); телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

Общество «Комтехцентр» обратилось 15.06.2016 в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении вышеперечисленных услуг 38-го класса МКТУ, мотивированным несоответствием регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Спорному товарному знаку противопоставлено принадлежащее третьему лицу коммерческое обозначение «ПЛАНЕТА», используемое им с 2004 года для индивидуализации своего предприятия при оказании потребителям услуг Интернет-провайдера на территории Свердловской области. Активное использование обществом «Комтехцентр» коммерческого обозначения «ПЛАНЕТА» на территории Свердловской области при осуществлении деятельности в сфере предоставления услуг интернет-провайдера (в том числе организация постоянного подключения к сети третьего лица для предоставления услуг по адресам абонентов) было указано им в обоснование довода о способности спорного товарного знака ввести потребителей соответствующих услуг в заблуждение относительно лица, оказывающие такие услуги под спорным обозначением.

Решением Роспатента от 06.02.2017 указанное возражение было удовлетворено частично - признано недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг «доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными форумами в интернете; обеспечение доступа в Интернет (услуги

провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно- оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции (интернет)».

Правообладатель спорного товарного знака - общество «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС», не согласившись с указанным решением Роспатента, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о его оспаривании как не соответствующего пункту 2 статьи 1539, пункту 2 статьи 1540 ГК РФ.

Требования общества «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» мотивированы тем, что на территории Российской Федерации с 1998 года действовал в отношении однородных услуг 38-го класса МКТУ сходный до степени смешения с коммерческим обозначением «ПЛАНЕТА» товарный знак «PLANETЕ» по международной регистрации № 70558, зарегистрированный на имя PLANETE CABLE (Societe Anonyme, 1 Place du Spectacle F-92130 ISSY LES MOULINEAUX FR), действие которого досрочно прекращено 18.03.2014 на основании решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-47405/2013 от 18.02.2014 по иску общества «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС».

Таким образом, по мнению заявителя, использование обществом «Комтехцентр» коммерческого обозначения «ПЛАНЕТА» при осуществлении своей деятельности в период с 2004 по 2016 годы в нарушение пункта 2 статьи 1539 ГК РФ являлось неправомерным.

Кроме того, заявитель указывает на отсутствие подтверждения оказания обществом «Комтехцентр» услуг по договорам, актов выполненных работ, доказательств оплаты за оказанные услуги, а также отмечает, что между датами заключения обществом «Комтехцентр»

договоров на оказание услуг абонентам в периоды с 2009 по 2010 годы и с 2011 по 2012 годы прошло более года, следовательно исключительное право на коммерческое обозначение «ПЛАНЕТА» было прекращено в силу требований пункта 2 статьи 1540 ГК РФ. Считает, что рекламные листовки, публикации и реклама в газетах и изданиях, а также информация о компании из сети Интернет, наличие доменного имени planeta.tc не подтверждают приобретение известности коммерческого обозначения «ПЛАНЕТА».

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы лиц, участвующих в деле, заслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 данной статьи предусмотрено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных

интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

С заявлением об оспаривании ненормативного правового акта от 06.02.2017 заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам 05.05.2017 с соблюдением указанного трехмесячного срока, что иными лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий на принятие оспариваемого решения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Регистрация оспариваемого товарного знака была признана Роспатентом несоответствующей пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На основании действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака (15.04.2011) нормы пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25 марта 2003 за № 4322 (далее - Правила регистрации товарного знака), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил регистрации товарного знака сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом указанные признаки для определения сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

При этом в силу пункта 1 статьи 1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 названной статьи исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных

знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пунктом 14.4.3 Правил предусмотрено, что при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Роспатент при вынесении обжалуемого решения исходил из того, что несмотря на имеющиеся графические отличия спорного товарного знака, и противопоставленного коммерческого обозначения, в силу очевидного фонетического и семантического тождества основных индивидуализирующих словесных элементов, оспариваемый товарный знак и коммерческое обозначение являются сходными в целом.

Заявитель не оспаривает, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным ему коммерческим обозначением, используемым обществом «Комтехцентр» в отношении однородных услуг 38-го класса МКТУ.

На основании представленных третьим лицом в палату по патентным спорам документов, как то: лицензия № 27777 от 05.09.2003 в отношении вида деятельности «предоставление услуг передачи данных», лицензия

№ 27778 от 05.09.2003 в отношении вида деятельности «предоставление услуг телематических служб», лицензия № 107701 от 25.01.2008 на оказание услуг связи для целей кабельного вещания», лицензия № 57904 от 05.09.2008 в отношении вида деятельности « услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации», лицензия № 57903

от 05.09.2008 в отношении вида деятельности «телематические услуги связи», лицензия № 57905 от 05.09.2008 в отношении вида деятельности « услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации», лицензия № 80250 от 19.10.2010 в отношении вида деятельности «услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации», лицензия № 80251 от 19.10.2010 в отношении вида деятельности «услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации», лицензия № 80252 от 19.10.2010 в отношении вида деятельности «телематические услуги связи»; разрешение на эксплуатацию сооружений связи от 27.12.2004 № 66-27777-06/0431(10); договоры на оказание услуг, заключенные обществом «Комтехцентр» с абонентами, выполненные на фирменных бланках за период с 2005 по 2015 годы; публикации в корпоративных журналах за 2008, 2009, 2011 годы; рекламные материалы (листовки) с указанием дат, а также адресов и номеров лицензий на ведение деятельности по оказанию услуг связи; реклама в газете «Золотая горка» с указанием дат и адреса третьего лица с приложением договоров аренды, подтверждающих нахождение третьего лица по указанному в рекламе адресу; публикации о компании в прессе, распечатки страниц корпоративного сайта обществом «Комтехцентр» и других сайтов с информацией о третьем лице в сети Интернет, распечатка информации о домене planeta.tс, принадлежащем третьему лицу; материалы делопроизводства по заявке на комбинированный товарный знак «ПЛАНЕТА», свидетельствующие о намерении общества «Комтехцентр» зарегистрировать товарный знак «ПЛАНЕТА» с 2007 года, Роспатент пришел к выводу о том, что коммерческое обозначение «ПЛАНЕТА» использовалось третьим лицом с 2005 года для индивидуализации принадлежащего ему предприятия, которое обладало отличительными признаками и на указанный период времени являлось известным

потребителям в пределах определенной территории, в том числе в Свердловской области, то есть до даты подачи заявки на спорный товарный знак.

При этом обозначение «ПЛАНЕТА» не является видовым наименованием предприятия, поскольку прямо не указывает на вид деятельности третьего лица (оказание услуг Интернет-провайдера).

В связи с этим указанное обозначение обладает достаточными различительными признаками и позволяет потребителю отличать услуги, предоставляемые обществом «Комтехцентр» от прочих подобных интернет-провайдеров.

Из представленных в материалах административного дела документов третьего лица усматривается известность обозначения «ПЛАНЕТА», используемого третьим лицом в качестве коммерческого обозначения на территории Свердловской области.

Согласно представленным рекламным материалам, основным индивидуализирующим элементом коммерческого обозначения является словесное обозначение «ПЛАНЕТА».

Как было установлено выше, указанное обозначение и спорный товарный знак «PLANETA» являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства.

Таким образом, третьему лицу принадлежит более раннее исключительное право на коммерческое обозначение «ПЛАНЕТА», которое используется для индивидуализации интернет-провайдера.

Как следствие, существует возможность возникновения у потребителя представления о том, что услуги 38-го класса МКТУ «доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными форумами в интернете; обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с

использованием компьютера; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно- оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции (интернет)» оказываются одним лицом.

Довод заявителя об отсутствии доказательств непрерывного использования третьим лицом коммерческого обозначения «ПЛАНЕТА» на протяжении шести лет на дату приоритета товарного знака «PLANETA» в связи с непредставлением абонентских договоров в периоды 2009-2010 и 2011-2012 годы подлежит отклонению как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела, так как представленные договоры являются пролонгированными на следующий календарный год при отсутствии извещения сторон о своем желании расторгнуть договор на абонентское обслуживание, за договором от 28.10.2009 представлен договор от 12.10.2010. Кроме того, третьим лицом в материалы дела дополнительно представлены договоры с абонентами от 22.09.2011 и 08.01.2012, подтверждающие непрерывность предоставления им услуг интернет-провайдера потребителям.

Представленные в материалы дела разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензии подтверждают наличие у общества «Комтехцентр» имущественного комплекса, используемого для ведения предпринимательской деятельности, в том числе оказания услуг по обеспечению доступа к сети Интернет, что согласно положениям статьи 1538 ГК РФ позволяет третьему лицу использовать коммерческое обозначение для индивидуализации своего предприятия.

Довод заявителя о незаконности использования коммерческого обозначения третьим лицом подлежит отклонению ввиду отсутствия сведений о том, что третьему лицу запрещено использовать указанное коммерческое обозначение на основании пункта 2 статьи 1539 ГК РФ. Возможное наличие оснований для такого запрета не означает отсутствие

правовой охраны у соответствующего средства индивидуализации предприятия третьего лица.

При этом суд отмечает, что ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В частности, согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, если правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена с нарушением пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ содержат абсолютные основания для признания представления правовой охраны товарному знаку недействительным.

Согласно решению Роспатента третье лицо в обоснование возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку ссылалось на наличие у него сходного до степени смешения с товарным знаком коммерческого обозначения, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака общества «ГЛОБАЛ НЕТВОРКС».

Между тем обстоятельства, связанные с законностью или незаконностью использования коммерческого обозначения третьим лицом при наличии до 18.03.2014 правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 705058 в отношении услуг 38-го класса МКТУ при рассмотрении Роспатентом возражения не подлежали установлению.

Установление данных обстоятельств в силу нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не входит в компетенцию суда, проверяющего законность и обоснованность решения Роспатента от 06.02.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по мотиву наличия у третьего лица прав на

коммерческого обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, при оказании однородных услуг.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 08.11.2006 № 8215/06, оценка охраноспособности товарного знака должна проводиться с учетом обстоятельств и доказательств конкретного дела. Ссылки на регистрации аналогичных/схожих товарных знаков сами по себе не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, вывод Роспатента о недействительности предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 38-го класса МКТУ «доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными форумами в интернете; обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции (интернет)», вследствие несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, признан судом верным.

Как следствие, оснований для удовлетворения требований заявителя о признании соответствующего решения Роспатента недействительным не имеется.

Данный вывод, в свою очередь, является в соответствии со статьей

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью

«ГЛОБАЛ НЕТВОРКС» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.02.2017 оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

судья С.П. Рогожин Судья В.В. Голофаев Судья Н.Н. Погадаев