Гражданский кодекс часть 1

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя — Пыльная Л.С. (по доверенности от 29.03.2016), от органа, решение которого оспаривается, — ФИО1 (по доверенности от 22.07.2016),

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя ФИО2 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 10.02.2016, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – предприниматель) обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.02.2016, вынесенного по результатам рассмотрения возражения предпринимателя на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования, представитель Роспатента против их удовлетворения возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Предприниматель обратился 29.01.2014 в Роспатент с заявкой № 2014702362 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «ЭСТЕРХАЗИ» в отношении следующих товаров 30-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ):

30 — блюда на основе лапши; ароматизаторы кофейные; мука из тапиоки; мальтоза; тесто миндальное; мед; патока; карамель [конфеты]; релиш [приправа]; корица [пряность]; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; майонез; цикорий [заменитель кофе]; марципан; тартрат калия кислый для кулинарных целей; хлопья кукурузные; порошки для мороженого; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; халва; макарон [печенье миндальное]; крупа ячневая; уксус пивной; чоу-чоу [приправа]; орех мускатный; куркума; каперсы; мука картофельная; порошок горчичный; изделия макаронные; рулет весенний; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; кукуруза поджаренная; мука пищевая; тарты; ферменты для теста; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; напитки чайные; чатни [приправа]; лед пищевой; семя льняное для употребления в пищу; суши; мороженое; чизбургеры [сэндвичи]; заменители кофе; мамалыга; муссы десертные [кондитерские изделия]; закуски легкие на основе риса; сухари; птифуры [пирожные]; соль поваренная; резинки жевательные; какао; пралине; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; рис; продукты мукомольного производства; закуски легкие на основе хлебных злаков; сироп из мелассы; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; перец стручковый [специи]; горчица; загустители для пищевых продуктов; макароны; дрожжи; галеты солодовые; соус томатный; ванилин [заменитель ванили]; продукты зерновые; перец; специи; крупа кукурузная; кулебяки с мясом; чай; пастилки [кондитерские изделия]; крупы пищевые; лед натуральный или искусственный; сироп золотой; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; настои нелекарственные; водоросли [приправа]; хлопья овсяные; чай со льдом; мука ячменная; напитки шоколадно-молочные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; продукты на основе овса; изделия кондитерские на основе арахиса; закваски; сэндвичи; составы для глазирования ветчины; заправки для салатов; крем заварной; соус соевый; кушанья мучные; глюкоза для кулинарных целей; вещества подслащивающие натуральные; соусы [приправы]; вещества связующие для колбасных изделий; солод для употребления в пищу; мука бобовая; ячмень очищенный; кофе-сырец; ростки пшеницы для употребления в пищу; лепешки рисовые; печенье сухое; шафран [специи]; напитки на базе какао; перец душистый; вода морская для приготовления пищи; крекеры; тесто готовое; уксус; кофе; помадки [кондитерские изделия]; равиоли; йогурт замороженный [мороженое]; гвоздика [пряность]; попкорн; соль сельдерейная; соусы для пасты; вафли; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пряности; стабилизаторы для взбитых сливок; сахар; крупа овсяная; тортилы; сухари панировочные; пудра для кондитерских изделий; сахар пальмовый; хлеб из пресного теста; мука кукурузная; камень винный для кулинарных целей; клейковина пищевая; хлопья [продукты зерновые]; хлеб; тесто для кондитерских изделий; лед для охлаждения; лапша; имбирь [пряность]; кукуруза молотая; подливки мясные; овес дробленый; приправы; сорбет [мороженое]; ароматизаторы; спагетти; бриоши; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; бадьян; саго; леденцы; тапиока; пироги; напитки кофейные; маринады; муссы шоколадные; паста соевая [приправа]; блины; булки; конфеты мятные; заменители кофе растительные; порошки пекарские; пудинги [запеканки]; изделия кондитерские мучные; мука соевая; экстракт солодовый пищевой; изделия кондитерские на основе миндаля; пюре фруктовые [соусы]; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; паштет запеченный в тесте; молочко маточное пчелиное; прополис; пицца; ваниль [ароматизатор]; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; мука пшеничная; кускус [крупа]; кетчуп [соус] ; семя анисовое; вермишель; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; карри [приправа]; такос; батончики злаковые с высоким содержанием белка; напитки шоколадные; овес очищенный; травы огородные консервированные [специи]; крупа манная; сладости; соль для консервирования пищевых продуктов; напитки кофейно-молочные; конфеты; шоколад; песто [соус]; табуле; мята для кондитерских изделий; киш; пряники; добавки глютеновые для кулинарных целей; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; печенье; крахмал пищевой; мюсли; батончики злаковые; палочки лакричные [кондитерские изделия];

35 — демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 04.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). В частности Роспатент, отказывая в регистрации товарного знака, указал следующее: спорное обозначение в отношении товаров 30-го класса МКТУ воспроизводит широко известное название миндально-шоколадного торта, названного в честь австро-венгерского политического деятеля 19 века П.А. Эстерхази. Как следствие, товарный знак будет ассоциироваться у потребителей с венгерским происхождением товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявитель (правообладатель) является российским производителем (пункт 3 статьи 1483 ГК РФ). Спорное обозначение используется многими производителями в качестве названия кондитерской продукции, как следствие, не обладает различительной способностью в отношении товаров конкретного производителя (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ). Спорное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по международной регистрации № 945825 и по свидетельству Российской Федерации № 326468, зарегистрированными для однородных товаров 30-го класса МКТУ.

Предприниматель 19.08.2015 обратился в Роспатент с возражением против отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака спорного обозначения. Возражение предпринимателя было мотивировано, в частности, следующим: слово «эстерхази» в значении «торт, кондитерское изделие» является десемантизированным (утратило лексическое значение), поскольку используется в языках мира в качестве обозначения торта, кафетериев, отелей, является фамилией в различных странах, упоминается в мировой литературе и не ассоциируется с Венгрией. Психо-лингвистический эксперимент, результаты которого были представлены с возражением, показал, что у русскоязычного потребителей «Эстерхази» не вызывает ассоциаций с венгерским происхождением товара. «Эстерхази» (как торт) обозначает не конкретный тип товара, а категорию товаров (кондитерских изделий). Продукция заявителя, выпускаемая в городе Воронеже, является одной из самых распространенных, вследствие чего потребитель связывает данное обозначение с заявителем и указанным местом производства. Заявитель располагает письмом-согласием правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 945825. Товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 326468 правовая охрана предоставлена в отношении товаров, однородных «кофе» (ароматизаторы кофейные, цикорий (заменитель кофе), заменители кофе, кофе-сырец, кофе, напитки кофейные, заменители кофе растительные, напитки кофейно-молочные).

При этом с учетом выводов экспертизы Роспатента предприниматель в возражении скорректировал перечень товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых просил зарегистрировать товарный знак, а именно: блюда на основе лапши; мука из тапиоки; мальтоза; тесто миндальное; мед; патока; карамель [конфеты]; релиш [приправа]; корица [пряность]; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; майонез; марципан; тартрат калия кислый для кулинарных целей; хлопья кукурузные; порошки для мороженого; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; халва; макарон [печенье миндальное]; крупа ячневая; уксус пивной; чоу-чоу [приправа]; орех мускатный; куркума; каперсы; мука картофельная; порошок горчичный; изделия макаронные; рулет весенний; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; кукуруза поджаренная; мука пищевая; тарты; ферменты для теста; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; напитки чайные; чатни [приправа]; лед пищевой; семя льняное для употребления в пищу; суши; мороженое; чизбургеры [сэндвичи]; мамалыга; муссы десертные [кондитерские изделия]; закуски легкие на основе риса; сухари; птифуры пирожные]; соль поваренная; резинки жевательные; какао; пралине; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; рис; продукты мукомольного производства; закуски легкие на основе хлебных злаков; сироп из мелассы; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; перец стручковый [специи]; горчица; загустители для пищевых продуктов; макароны; дрожжи; галеты солодовые; соус томатный; ванилин [заменитель ванили]; продукты зерновые; перец; специи; крупа кукурузная; кулебяки с мясом; чай; пастилки [кондитерские изделия]; крупы пищевые; лед натуральный или искусственный; сироп золотой; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; настои нелекарственные; водоросли [приправа]; хлопья овсяные; чай со льдом; мука ячменная; напитки шоколадно-молочные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; продукты на основе овса; изделия кондитерские на основе арахиса; закваски; сэндвичи; составы для глазирования ветчины; заправки для салатов; крем заварной; соус соевый; кушанья мучные; глюкоза или кулинарных целей; вещества подслащивающие натуральные; соусы [приправы]; вещества связующие для колбасных изделий; солод для употребления в пищу; мука бобовая; ячмень очищенный; ростки пшеницы для употребления в пищу; лепешки рисовые; печенье сухое; шафран [специи]; напитки на базе какао; перец душистый; вода морская для приготовления пищи; крекеры; тесто готовое; уксус; помадки [кондитерские изделия]; равиоли; йогурт замороженный [мороженое]; гвоздика [пряность]; попкорн; соль сельдерейная; соусы для пасты; вафли; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пряности; стабилизаторы для взбитых сливок; сахар; крупа овсяная; тортилы; сухари панировочные; пудра для кондитерских изделий; сахар пальмовый; хлеб из пресного теста; мука кукурузная; камень винный для кулинарных целей; клейковина пищевая; хлопья [продукты зерновые]; хлеб; тесто для кондитерских изделий; лед для охлаждения; лапша; имбирь [пряность]; кукуруза молотая; подливки мясные; овес дробленый; приправы; сорбет [мороженое]; ароматизаторы; спагетти; бриоши; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; бадьян; саго; леденцы; тапиока; пироги; маринады; муссы шоколадные; паста соевая [приправа]; блины; булки; конфеты мятные; порошки пекарские; пудинги [запеканки]; изделия кондитерские мучные; мука соевая; экстракт солодовый пищевой; изделия кондитерские на основе миндаля; пюре фруктовые [соусы]; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; паштет запеченный в тесте; молочко маточное пчелиное; прополис; тиша; ваниль [ароматизатор]; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; мука пшеничная; кускус [крупа]; кетчуп [соус]; семя анисовое; вермишель; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; карри [приправа]; такос; батончики злаковые с высоким содержанием белка; напитки шоколадные; овес очищенный; травы огородные консервированные [специи]; крупа манная; сладости; соль для консервирования пищевых продуктов; конфеты; шоколад; песто [соус]; табуле; мята для кондитерских изделий; киш; пряники; добавки глютеновые для кулинарных целей; эсенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; печенье; крахмал пищевой; мюсли; батончики злаковые; палочки лакричные [кондитерские изделия].

Перечень услуг 35-го класса МКТУ предприниматель, обращаясь с возражением в Роспатент, оставил неизменным.

Решением Роспатента от 10.02.2016 в удовлетворении возражения предпринимателю было отказано, решение экспертизы от 04.06.2015 оставлено в силе. Указанное решение мотивировано уполномоченным органом, в частности, следующим.

Спорное обозначение на дату подачи заявки широко используется различными производителями, как следствие, не может быть идентифицировано с конкретным производителем; более того, может ущемить интересы других участников рынка. Обозначение указывает на определенный вид товара (торт), как следствие в отношении «кондитерских изделий, а именно тортов, изготавливаемых по определенной рецептуре» (30 класс МКТУ) и «продвижение данных товаров для третьих лиц» (35 класс МКТУ) будет указывать вид товаров и услуг, что противоречит пункту 1 статьи 1483 ГК РФ. Как следствие, в отношении иных товаров 30-го и услуг 35-го классов МКТУ спорное обозначение является ложным, способным ввести в заблуждение, что противоречит пункту 3 указанной статьи. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, схожи до степени смешения. При этом имеет место однородность заявленных на регистрацию рубрик «какао» и «напитки на базе или с добавлением какао» с товаром «кофе», в отношении которого предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 326468. Такие товары, как мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженное, мед сироп из патоки, в отношении которых зарегистрирован международный товарный знак № 945825, однородны всему перечню товаров 30-го класса МКТУ из спорной заявки. Письмо-согласие правообладателя товарного знака по международной регистрации № 945825 на устраняет несоответствие заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и противопоставление российского товарного знака с более ранним приоритетом (по свидетельству Российской Федерации № 326468). Заключение ФИО3 является мнением частного лица и имеет отношение к способности обозначения ввести в заблуждение относительно производителя, места происхождения товара, лица, оказывающего услуги, и не устраняет вывода об отсутствии у такого обозначения различительной способности в силу указания на определенный вид товара.

В то же время коллегия палаты по патентным спорам согласилась с доводом предпринимателя, приведенным в возражении, об ошибочности вывода экспертизы о способности спорного обозначения ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара.

Предприниматель, не согласившись с указанным решением Роспатента о несоответствии спорного обозначения пунктам 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением, в котором просит признать ненормативный правовой акт Роспатента недействительным и обязать указанный уполномоченный орган зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, что предпринимателем не оспаривается.

Заявление о признании оспариваемого ненормативного правового акта недействительным подано предпринимателем с соблюдением трехмесячного срока, установленного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что, в свою очередь, не оспаривается Роспатентом.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя четвертую часть ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила рассмотрения заявки).

Согласно положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (подпункт 3).

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил рассмотрения заявки к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров, указания материалов или состава сырья.

Как установил Роспатент на основании указанных в оспариваемом решении данных из словарно-справочных источников и информации из сети Интернет, «эстерхази» является названием миндально-шоколадного торта, популярного в Венгрии, Австрии и Германии, получившим свое название в честь венгерского дипломата ФИО4, являвшегося министром иностранных дел Австро-Венгрии в середине 19 века.

Данное обстоятельство заявителем не оспаривается. Его представитель в судебном заседании, отвечая на вопрос суда, подтвердил, что название «эстерхази» не было придумано его доверителем, исторически используется в качестве названия торта с определенной рецептурой и оформлением. Однако в настоящее время используется и для названия кондитерских изделий с рецептурами и оформлением, отличными от оригинальных. Кроме того, широко используется в качестве наименования кафе, отелей, является распространенной фамилией, указанием на природно-географические объекты. Вследствие чего, является десемантизированным. Как пояснил представитель заявителя целью регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака является легализация фактического использования данного названия предпринимателем и исключение возможных претензий со стороны иных лиц.

Таким образом, сторонами не оспаривается, напротив, подтверждается (часть 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), что на дату приоритета заявки № 2014702362 спорное обозначение широко использовалось и используется по настоящее время различными производителями в качестве названия кондитерского изделия (торта).

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее — Рекомендации), обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям — исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

Доказательств приобретения спорным обозначением, заявленным предпринимателем на регистрацию в качестве товарного знака, различительной способности в результате длительного и интенсивного использования (пункт 11 статьи 1483 ГК РФ) в Роспатент и в суд представлено не было, что подтвердил представитель заявителя в судебном заседании, отвечая на вопрос суда. Как следствие, изложенное в тексте возражения утверждение предпринимателя о том, что потребители кондитерских изделий ассоциируют спорное обозначение с продукцией заявителя, производимой в городе Воронеже, следует признать сугубо декларативным, не имеющим документального подтверждения.

Таким образом, Роспатентом обосновано отказано предпринимателю (абзац второй страницы 10 оспариваемого решения) в регистрации спорного обозначения в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однородных «кондитерским изделиям, а именно тортам, изготавливаемым по определенной рецептуре», и связанным с ними услугами 35-го класса МКТУ «по продвижению данных товаров для третьих лиц», ввиду его не соответствия пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, так как оно не обладает различительной способностью, поскольку не может индивидуализировать товары конкретного изготовителя.

Одновременно коллегия судей отмечает, что в оспариваемом решении отсутствует анализ спорного обозначения на соответствие пункту 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении конкретных рубрик, заявленных предпринимателем на регистрацию. Как следствие, суд вынужден руководствоваться обобщениями, приведенными коллегией палаты по патентным спорам, например, в упомянутом абзаце втором страницы 10 оспариваемого решения.

В то же время представляется недостаточно обоснованным вывод Роспатента о несоответствии спорного обозначения, заявленного в отношении и иных, помимо кондитерских изделий, в том числе из миндаля, пищевых продуктов 30-го класса МКТУ, пункту 3 той же статьи, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В силу пункта 2.5.1 Правил рассмотрения заявки к ложным обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Как пояснил представитель Роспатента, отвечая в судебном заседании на вопрос суда, уполномоченный орган, делая вывод о ложности спорного обозначения по отношению к иным пищевым продуктам 30-го класса МКТУ, исходил из того, что наличие данного обозначения на упаковке, например, соли или приправы, будет вводить потребителя в заблуждение, поскольку последний может предположить, что в упаковке находится товар, имеющий отношение к торту «Эстерхази».

Вместе с тем, Роспатентом не было учтено следующее.

Как отмечено в пункте 3 Рекомендаций, вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других — ложным, в отношении третьих — фантазийным. Например, обозначение «оперетта» целесообразно признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным в отношении услуг театра драмы, фантазийным в отношении товара «духи».

В отношении заявленного обозначения Роспатенту согласно упомянутым Рекомендациям следовало провести анализ, имеющий целью ответить на вопросы: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение? Если обозначение признано ложным или способным ввести в заблуждение, Роспатенту необходимо было оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель? Если, по мнению Роспатента, элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Соответствующий анализ в оспариваемом решении отсутствует.

Как усматривается из мотивировки вывода Роспатента о ложности спорного обозначения и пояснений его представителя, озвученных в судебном заседании, в отношении пищевых продуктов 30-го класса МКТУ, не являющихся миндально-шоколадным тортом, например, специй, соусов, круп и пр., Роспатент исходил из предположения о сформировавшейся у потребителя безусловной (безальтернативной) ассоциативной связи спорного обозначения с товаром «торт».

Вместе с тем данное предположение носит не очевидный характер, поскольку, как следует из самого оспариваемого решения, «Эстерхази», в первую очередь, является известной фамилией; это же название носят (носили) крупнейшие дворцово-парковые комплексы, связанные с именем композитора Гайдна и получившие эпитет «венгерский Версаль».

В возражениях предприниматель привел и иные возможные варианты ассоциативных связей: с персонажами произведений Финей Д. «Меж двух времен», ФИО5 «Ведьмак-6. Башня ласточки», ФИО6 «Холодная месть», ФИО7 и ФИО8 «Врата Валгаллы» и пр., а также с названиями отелей и кафетериев.

Соответствующие доводы и сведения не получили оценки в заключении коллегии палаты по патентным спорам, на основании которого было вынесено оспариваемое решение.

В то же время коллегия судей соглашается с оценкой Роспатента, данной представленному с возражением предпринимателя заключению кандидата филологических наук, доцента ФИО3 Указанное заключение отражает субъективное мнение конкретного лица, не репрезентативно и по смыслу части 1.1 статьи 16 и статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является заключением эксперта или специалиста, имеющим доказательственное значение.

В оспариваемом решении Роспатент пришел к выводу о несоответствии спорного обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, в соответствии с подпунктом 2 которого не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Данное заключение коллегия судей оценивает критично.

Так, выводы Роспатента о сходстве до степени смешения спорного обозначения с товарными знаками по международной регистрации № 945825 и по свидетельству Российской Федерации № 326468, зарегистрированными до даты приоритета заявки предпринимателя в отношении однородных товаров (услуг), надлежащим образом мотивированы положениями пунктов 14.4.2, 14.4.2.2 Правил рассмотрения заявки и пунктом 4.2.1.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, а выводы об однородности товаров — положениями пункта 14.4.3 Правил рассмотрения заявки, согласуются с позициями высших судебных инстанций по данным вопросам и заявителем по делу (с учетом уточнений и пояснений, озвученных в судебном заседании) фактически не оспариваются. Коллегия судей соглашается с соответствующими выводами Роспатента.

Вместе с тем Роспатент при вынесении оспариваемого решения фактически проигнорировал представленное предпринимателем с возражением письмо-согласие правообладателя вышеупомянутого противопоставленного международного товарного знака. Так, Роспатент относительно указанного письма-согласия указал единственно следующее: представленное от владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 945825 письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30-го класса и всех услуг 35-го класса МКТУ не снимает оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, а также противопоставления в виде товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 326468.

Согласно пятому абзацу пункта 6 статьи 1483 ГК РФ регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 указанного пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

При этом, как указывалось выше, коллегия судей считает обоснованным вывод Роспатента о несоответствии требованию пункта 1 статьи 1483 ГК РФ лишь в части «кондитерских изделий, а именно тортов, изготавливаемых по определенной рецептуре» (30 класс МКТУ) и «продвижение данных товаров для третьих лиц» (35 класс МКТУ).

Коллегия судей также принимает во внимание, что в отзыве на рассматриваемое в рамках данного судебного дела заявление предпринимателя, Роспатент не привел возражений на довод заявителя о необоснованном отклонении (игнорировании) упомянутого письма-согласия.

Озвученный в судебном заседании представителем Роспатента довод о том, что по смыслу приведенной правовой нормы согласие должно быть выражено в отношении конкретного обозначения, идентифицируемого в соответствии с Правилами рассмотрения заявки по номеру заявки, и в отношении конкретных (однородных) товаров и/или услуг, указанных в перечне товаров и/или услуг этой заявки, выходит за пределы выводов коллегии палаты по патентам спорам, изложенных в оспариваемом решении. Так, как указывалось выше, при вынесении оспариваемого решения Роспатент фактически не оценил указанное письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации.

Приведенные в оспариваемом решении и отзыве Роспатента аргументы относительно противопоставления заявке предпринимателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 326468 не учитывают, что на момент вынесения оспариваемого решения (10.02.2016) правовая охрана указанного товарного знака согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была прекращена (26.12.2015). На момент судебного разбирательства правовая охрана указанного противопоставленного товарного знака согласно данным того же Реестра не была восстановлена. Представитель Роспатента, отвечая на вопрос суда, не смог подтвердить, что от правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 326468 в установленные законом порядке и срок поступали заявления о предоставлении льготного срока для продления правовой охраны и о восстановлении такой охраны.

Довод представителя Роспатента о том, что прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 326468 не могло быть учтено Роспатентом на момент проведения экспертизы заявленного обозначения, а также на момент заседания коллегии палаты по патентным спорам, поскольку данное обстоятельство возникло позднее, не исключает того, что на момент вынесения оспариваемого ненормативного правового акта о данном событии было известно Роспатенту как лицу уполномоченному на ведение Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также не исключает обязанность суда учесть данное обстоятельство при разрешении данного спора. По мнению коллегии судей, соответствующая обязанность суда согласуется с позицией высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», согласно которой при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что если указанное согласие соответствующего лица получено в ходе рассмотрения спора судом, такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Таким образом, коллегия судей считает обоснованными доводы заявителя о несоответствии оспариваемого решения Роспатента нормам пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, а оспариваемый ненормативный правовой акт в соответствующей части — подлежащим признанию недействительным.

В порядке восстановления нарушенных прав заявителя Роспатенту надлежит повторно рассмотреть возражение предпринимателя и вынести законное и обоснованное решение.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные заявителем расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде подлежат отнесению на Роспатент.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя ФИО2 удовлетворить частично.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2016, вынесенное по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362, недействительным частично как не соответствующее пунктам 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в месячный срок с момента вступления настоящего решения в законную силу повторно рассмотреть в соответствующей части возражения индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) в пользу ФИО2 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>) 3 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья Р.В. Силаев

Судьи А.А. Снегур

Н.Н. Тарасов