Гражданский кодекс часть 1

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 246606 в отношении товаров
29, 30, 32, 33-го и услуг 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 –
ФИО3 (по доверенности от 20.05.2020);

от общества с ограниченной ответственностью «Корона» ФИО2 – ФИО4 (по доверенности от 28.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Корона» ФИО2 (далее – общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 246606 в отношении товаров 29-го «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», 30-го «кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности», 32-го «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», 33-го «алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42-го «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; буфеты; закусочные; кафе; обслуживание баров; рестораны; обслуживание обедов, свадеб» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ; с учетом принятого судом уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2020 судья Васильева Т.В. заменена на судью Снегура А.А. на основании
статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем рассмотрение дела начато с самого начала.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предприниматель указывает на подачу им в Роспатент заявки № 2018727035 на регистрацию комбинированного обозначения «» в качестве товарного знака в отношении товаров 33-го «алкогольные напитки (за исключением пива)» и услуг 43-го «услуги, по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, закусочные, кафетерии, рестораны, услуги баров» классов МКТУ, по результатам рассмотрения которой Роспатент уведомил о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в частности, на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по причине его сходства с зарегистрированным на имя общества товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 246606 для однородных товаров и услуг.

Предприниматель ссылается на то, что он является учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «ЗАВОД-БАР» (далее – общество «ЗАВОД-БАР»), основными видами деятельности которого являются оказание услуг по доставке продуктов питания и деятельность ресторанов, а также генеральным директором открытого акционерного общества «Алкон» (далее – общество «Алкон»), осуществляющего производство и реализацию алкогольных напитков.

Предприниматель полагает, что осуществляемая обществом «ЗАВОД-БАР» деятельность соответствует тем классам МКТУ, в отношении которых он просит досрочно прекратить правовую охрану, а также сообщает, что он намерен осуществлять деятельность по производству алкогольной и безалкогольной продукции под обозначением «Завод-Бар», в связи с чем им разработаны образцы логотипов и этикеток с обозначением «ZAVODBAR».

Кроме того, предприниматель обращает внимание на то, что он является правообладателем товарных знаков «» и
«» по свидетельствам Российской Федерации № 139779 и
№ 198906 соответственно, права использования которых переданы на основании лицензионного договора от 18.01.2016 обществу «Алкон».

В представленном отзыве на исковое заявление общество просит оставить заявленные исковые требования без удовлетворения, ссылаясь на отсутствие у предпринимателя заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и на использование данного знака в своей деятельности.

Так, общество отмечает, что предпринимателем не представлены доказательства использования (или намерения использовать) сходного со спорным товарным знаком обозначения как непосредственно им самим, так и аффилированными с ним лицами; факт регистрации общества «ЗАВОД-БАР» (19.08.2019) не подтверждает заинтересованности в использования спорного товарного знака.

По мнению общества, довод предпринимателя о его намерении реально использовать обозначение «ZAVODBAR» является недостоверным и вводящим в заблуждение, поскольку общество «ЗАВОД-БАР» было зарегистрировано в качестве юридического лица на десять месяцев позже подачи заявки № 2018727035 на регистрацию товарного знака. При этом общество полагает, что при регистрации общества «ЗАВОД-БАР» предприниматель действовал недобросовестно, в связи с чем его иск не подлежит удовлетворению в силу статьи 10 ГК РФ.

Общество обращает внимание на то, что Роспатент отказал в регистрации обозначения «» в качестве товарного знака по заявке № 2018727035 не только по причине сходства со спорным товарным знаком, но и по другим основаниям.

Общество считает, что сама по себе подача заявки на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, равно как и факт сходства фирменного наименования со спорным товарным знаком, не являются обстоятельствами, безусловно свидетельствующими о заинтересованности предпринимателя в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Кроме того, общество утверждает, что предприниматель
и аффилированные с ним лица не имеют специальной лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на розничную продажу алкогольной продукции.

С точки зрения ответчика, регистрация на имя истца иных товарных знаков не имеет правового значения по отношению к настоящему делу
и не подтверждает заинтересованность в использовании спорного товарного знака, указывая также на непредставление предпринимателем доказательств использования данных знаков в своей деятельности.

Заявляя об использовании спорного товарного знака, общество ссылается на то, что 02.12.2019 оно заключило лицензионный договор (исключительной лицензии) с обществом с ограниченной ответственностью «Богатое» (далее – общество «Богатое»), осуществляющим деятельность по производству и реализации алкогольной и безалкогольной продукции, а также сопутствующих этой продукции товаров, указанных в перечне регистрации спорного товарного знака.

При этом ответчик поясняет, что указанный лицензионный договор
не был зарегистрирован в Роспатента в связи с повышенной производственной активностью общества «Богатое», вызванной предновогодним периодом, а также в связи с начавшейся пандемией новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем общество указывает на то, что использование обществом «Богатое» спорного товарного знака, в том числе в отношении спорных товаров 29, 30, 32, 33-го и услуг 42-го классов МКТУ, отражено в регистрах бухгалтерского учета данного лица.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.

В представленном 21.08.2020 заявлении об уточнении исковых требований предприниматель дополнительно ссылается на то, что им 28.05.2020 в Роспатент подана заявка № 2020728624 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «» в отношении товаров 29, 30, 32, 33-го и услуг 43-го классов МКТУ.

Истец также обращает внимание, что совместно с аффилированными с ним лицами вводит в гражданский оборот товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых он просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака, в частности, его супругой осуществляется деятельность организации общественного питания – кафе «Шоколад», у возглавляемой ею организации – общества с ограниченной ответственностью «Кафе Шоколад» (далее – общество «Кафе Шоколад») имеется лицензия на розничную продажу алкогольной продукции.

По утверждению предпринимателя, реальность использования сходного со спорным товарным знаком обозначения в качестве товарного знака в отношении алкогольных напитков также подтверждается деятельностью общества «Алкон», которое находится под управлением истца.

В поступившем отзыве на уточненное исковое заявление общество отмечает, что предприниматель не доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении каждого товара (услуги), подача новой заявки на регистрацию товарного знака не является достаточным доказательством заинтересованности, а доказательств, подтверждающих ведение предпринимателем какой-либо деятельности или совершение им необходимых добросовестных подготовительных действий для использования заявленного на регистрацию обозначения, не представлено.

В судебном заседании, состоявшемся 25.08.2020, представитель предпринимателя поддержал уточненные исковые требования.

Представитель общества возражал против удовлетворения исковых требований.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя. Вместе с тем при подготовке дела к судебному разбирательству от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением судебного акта.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем комбинированного товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 246606, зарегистрированного 21.05.2003 с приоритетом от 21.12.2001 по заявке № 2001740519 в отношении товаров 1-4, 6-9, 11, 12, 14, 16, 18-22, 27-34-го и услуг 35-37, 39, 42-го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров:

29-го «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые»;

30-го «кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности»;

32-го «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

33-го «алкогольные напитки [за исключением пива]»

и услуг 42-го «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; буфеты; закусочные; кафе; обслуживание баров; рестораны; обслуживание обедов, свадеб и т.п.» классов МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении вышеназванных товаров 29, 30, 32, 33-го и услуг 42-го классов МКТУ, неиспользование правообладателем этого товарного знака для индивидуализации перечисленных товаров и услуг, предприниматель 25.12.2019 направил по юридическому адресу и указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации адресу для перепискипредложение от 16.08.2019 № 01-308107/19 о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Не получив ответа общества на направленное предложение, предпринимательпо истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, дополнениях к нему и отзывах на исковое заявление, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Предпринимателем соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак или об отчуждении исключительного права на него
(т. 1, л.д. 20), почтовыми квитанциями о направлении 25.12.2019 предложения (т. 1, л.д. 21), что обществом и Роспатентом не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право
на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности
не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное
в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предпринимателем представлены следующие документы: выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении общества «ЗАВОД-БАР» и общества «Алкон» с указанием сведений о генеральном директоре и учредителе ФИО1; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении предпринимателя ФИО1; заявка № 2018727035 на государственную регистрацию товарного знака; уведомление Роспатента от 24.01.2019 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства; выписки из реестра в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 139779 и № 198906; этикетки и логотипы с обозначениями «ZAVODBAR» и «ZAVOD»; фотографии продукции и одежды сотрудников с обозначением «ZAVODBAR»; руководство по эксплуатации и инструкция в отношении меланжера с гарантийным талоном, выданным на имя предпринимателя; составленные между обществом с ограниченной ответственностью «БАРКРАФТ» и обществом «Алкон» товарные накладные на поставку оборудования (укупорочный аппарат) и комплектующего товара (банка с алюминиевой крышкой); копия паспорта ФИО1, содержащая сведения о регистрации брака с ФИО5; выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества «Кафе Шоколад» с указанием сведений о том, что ФИО6 является генеральным директором и единственным участником этого общества; копия меню кафе «Шоколад»; заявка № 2020728624 на государственную регистрацию товарного знака; санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.01.2006, выданное в отношении общества «Кафе Шоколад» на розничную продажу алкогольной продукции; санитарно-эпидемиологическое заключение от 09.02.2005, выданное в отношении проекта «Переоборудование нежилого помещения под кафе
ОАО «Алкон» в доме № 8 по ул. Людогоща, Великий Новгород»; кассовые чеки кафе «Шоколад»; лицензия от 01.11.2019 № 53РПА0000538 на розничную продажу алкогольной продукции, выданная обществу «Кафе Шоколад»; платежные поручения, свидетельствующие об уплате обществом «Алкон» авансовых платежей по акцизам на алкогольную продукцию; свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2014, подтверждающее право собственности общества «Кафе Шоколад» на нежилое помещение по адресу: ул. Людогоща, д. 8, г. Великий Новгород, Новгородская область; карточка регистрации контрольно-кассовой техники № 0000 8388 2604 4746; карточка учета выпуска продукции обществом «Алкон»; товарные накладные, свидетельствующие о передаче обществом «Алкон» грузополучателям алкогольной продукции, в том числе обществу «Кафе Шоколад».

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что предприниматель совместно с аффилированными лицами (обществами «Алкон» и «Кафе Шоколад») осуществляет деятельность по производству и реализации алкогольных напитков, в том числе используя принадлежащие ему товарные знаки, а также деятельность организации общественного питания.

При этом судебная коллегия исходит из того, что вопреки соответствующему доводу ответчика деятельность по реализации алкогольных напитков осуществляется аффилированными с предпринимателем лицами на основании полученных в установленном порядке разрешительных документов.

Суд также отмечает, что в рамках настоящего спора не подлежат установлению факты нарушения лицами, участвующими в деле, установленных требований в сфере регистрации прав, соблюдения санитарных, технических и прочих норм. В рассматриваемом случае суд оценивает представленные доказательства с точки зрения наличия у лица, предъявившего иск, возможности и намерений использовать обозначение, сходное со спорным товарным знаком, для индивидуализации определенных услуг.

Неосуществление самим предпринимателем деятельности по производству и реализации продукции, оказанию услуг кафе не является препятствием для признания его заинтересованным лицом, поскольку использование товарного знака группой лиц, в которой между участниками этой группы распределены обязанности по ведению бизнеса, является обычной деловой практикой.

Факт сложившейся практики по использованию принадлежащих предпринимателю товарных знаков для индивидуализации алкогольной продукции, производимой и реализуемой обществом «Алкон», на основании лицензионных договоров подтверждается регистрациями товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 139779 и № 198906, товарными накладными, свидетельствующими о передаче покупателям продукции, маркированными этими знаками.

Предпринимателем также осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, путем обращения 28.06.2018 и 28.05.2020 в Роспатент с заявками № 2018727035 и № 2020728624 на регистрацию в качестве товарных знаков комбинированного обозначения «»для индивидуализации товаров 29, 30, 32, 33-го и услуг 43-го классов МКТУ, в том числе и тех товаров и услуг, в отношении которых истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака ответчика.

Наличие препятствий для регистрации заявленных обозначений в качестве товарного знака, связанных в том числе с регистрацией на имя ответчика спорного товарного знака, следует из уведомления Роспатента
от 24.01.2019 о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства.

Ссылка общества на то, что подача истцом вышеназванных заявок сама по себе не является подтверждением его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, не принимается Судом по интеллектуальным правам, поскольку подача заявок является лишь одним из обстоятельств, которые свидетельствуют о соответствующей заинтересованности истца (разработка этикеток продукции, ведение фактической хозяйственной деятельности).

Не может быть признан обоснованным и довод ответчика о том, что регистрацию истцом общества «ЗАВОД-БАР» следует квалифицировать как злоупотребление правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ, так как истцом с группой аффилированных лиц осуществляется реальная экономическая деятельность, а ответчиком не представлено доказательств того, что общество «ЗАВОД-БАР» не осуществляет какую-либо деятельность и его регистрация произведена исключительно с целью причинения вреда ответчику.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения,
а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сходство заявленных обозначений с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 246606 обусловлено наличием фонетически и семантически тождественного словесного элемента «Zавод/ZAVOD», входящего как в состав заявленных обозначений, так и в состав спорного товарного знака, а также доминирующим положением этого словесного элемента в заявленных обозначениях и спорном товарном знаке.

Судебная коллегия полагает необходимым также провести анализ однородности производимых группой лиц, в которую входит истец, товаров и оказываемых ими услуг товарам 29, 30, 32, 33-го и услугам 43-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых истец просит досрочно прекратить правовую охрану этого товарного знака.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация
не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи
и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности.

Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судебная коллегия, руководствуясь изложенными правилами и рекомендациями по определению однородности товаров и услуг, приходит к выводу о том, что производимые аффилированным с истцом лицом товары (водка, настойки, джин и пр.) однородны товарам 32-го «пиво» и 33-го «алкогольные напитки [за исключением пива]» классов МКТУ, поскольку соотносятся как вид-род, обладают одинаковым назначением, общими кругом потребителей и условиями реализации.

Оказываемая аффилированным с истцом лицом услуга по организации деятельности кафе является однородной услугам «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; буфеты; закусочные; кафе; обслуживание баров; рестораны; обслуживание обедов, свадеб» 42-го класса МКТУ, так как указанные услуги относятся к услугам одного рода, имеют единое назначение, общие круг потребителей и условия оказания, а также товарам 29-го «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», 30-го «кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности», 32-го «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» классов МКТУ, поскольку деятельность кафе, по сути, представляет собой обеспечение потребностей клиентов в указанных пищевых продуктах и напитках, у данной услуги и перечисленных товаров имеется общее назначение (удовлетворение потребностей в пище), сходный круг потребителей.

Кроме того, судебная коллегия исходит из того, что высокая степень сходства заявленных на регистрацию обозначений и товарного знака ответчика (за счет фонетически и семантически тождественного доминирующего элемента словесного элемента «Zавод/ZAVOD») обуславливает расширение диапазона товаров и услуг, которые могут быть признаны однородными.

Высокая степень сходства заявленных обозначений и спорного товарного знака, а также высокая степень однородности оказываемых аффилированными с истцом лицами услуг и определенная степень однородности услуг и товаров обуславливают вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, поскольку у потребителя может возникнуть впечатление о происхождении этих товаров и услуг из единого источника.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам не может признать однородными услугу по организации деятельности кафе и услугу «обеспечение временного проживания» 42-го класса МКТУ, поскольку указанные услуги является услугами разного рода, имеют различное назначение (удовлетворение потребности в пище и удовлетворение потребности в помещениях для проживания), имеют разные условия оказания.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 246606 в отношении товаров 29-го «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», 30-го «кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности», 32-го «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»,
33-го «алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42-го «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; буфеты; закусочные; кафе; обслуживание баров; рестораны; обслуживание обедов, свадеб» классов МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)
от 15 апреля 1994 года предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается
(пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления предпринимателем в адрес общества предложения заинтересованного лица (25.12.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 25.12.2016 по 24.12.2019 включительно.

Обществом в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в материалы дела представлены следующие доказательства: выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества «Богатое»; заключенный между обществом и обществом «Богатое» лицензионный договор от 02.12.2019; счета-фактуры; акты зачета взаимных требований; акт сверки взаимных расчетов за 2020 год; оборотно-сальдовая ведомость за апрель 2020 года; платежное поручение от 06.05.2020 № 128.

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные ответчиком доказательства, приходит к выводу о том, что ответчиком не доказан факт использования им спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением, в отношении товаров 29-го «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», 30-го «кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности», 32-го «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», 33-го «алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42-го «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; буфеты; закусочные; кафе; обслуживание баров; рестораны; обслуживание обедов, свадеб» классов МКТУ.

При этом суд исходит из того, что ответчиком не представлено доказательств непосредственного введения в гражданский оборот вышеназванных товаров 29, 30, 32, 33-го классов МКТУ и осуществления деятельности, относящейся к услугам 42-го класса МКТУ с использованием спорного товарного знака.

Само себе заключение лицензионного договора на использование спорного товарного знака не свидетельствует о его использовании правообладателем либо лицензиатом, если не представлены доказательства непосредственного введения в гражданский оборот товаров и услуг, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован.

Не усматривается судом из представленных ответчиком документов, что спорный товарный знак не мог использоваться правообладателем по независящим от него причинам или имелись объективные препятствия к такому использованию.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что спорный товарный знак не использовался ответчиком в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением, в отношении вышеприведенных товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации
№ 246606.

Принимая во внимание, что предпринимателем доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 29-го «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», 30-го «кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности», 32-го «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», 33-го «алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42-го «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; буфеты; закусочные; кафе; обслуживание баров; рестораны; обслуживание обедов, свадеб» классов МКТУ, а ответчиком доказательства использования этого товарного знака не представлены, исковые требования в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 362298 в отношении вышеперечисленных товаров и услуг подлежат удовлетворению.

В остальной части (в части досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги «обеспечение временного проживания» 42-го класса МКТУ) исковые требования удовлетворению не подлежат.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично, судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 246606 в отношении товаров
29-го «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», 30-го «кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности», 32-го «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»,
33-го «алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42-го «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; буфеты; закусочные; кафе; обслуживание баров; рестораны; обслуживание обедов, свадеб» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Корона» ФИО2 (ул. Дзержинского, д. 22, оф. 22, <...>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Великий Новгород, ОГРНИП <***>) 6000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья А.А. Снегур

Судья Ю.В. Борисова

Судья Д.И. Мындря