Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Каури» (ул. Ракетная, д. 30, А, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426038, ОГРН 1021801162800) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 01.12.2020 об удовлетворении возражения от 21.07.2020 против выдачи патента Российской Федерации № 72697 на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Ижевский опытно-механический завод» (ул. 30 лет

[A2] Победы, д. 12, г. Ижевск, Удмуртская республика, 426033, ОГРН 1021801438196).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Каури» – Матвеев А.Г. (по доверенности от 27.05.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021) и Беликов И.В. (по доверенности от 02.04.2021);

от акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод» –
Якунина К.С. (по доверенности от 01.11.2021).
Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Каури» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.12.2020 об удовлетворении возражения от 21.07.2020 против выдачи патента Российской Федерации № 72697 на полезную модель.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Ижевский опытно-механический завод» (далее – завод).

Заявление мотивировано несогласием с данной административным органом оценкой соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В частности, общество обращает внимание на то, что технические решения по противопоставленным источникам не охватывают все альтернативные варианты выполнения полезной модели по независимому пункту формулы полезной модели. В связи с этим заявитель ссылается на несоответствие материалам дела вывода Роспатента о том, что пруткам, раскрытым в

[A3] документах [1], [5], [8], [3], присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы полезной модели. С точки зрения общества, в названных источниках информации не раскрыты прутки, выполненные из стали, характеризующейся количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, для варианта, когда в составе стали присутствуют компоненты в количестве, не раскрытом в источниках информации [1], [3], [5], [8]».

Общество отмечает, что вопреки позиции административного органа, в описании патента достаточным образом показана причинно-следственная связь между указанными в патенте диапазонами значений компонентов и техническим результатом полезной модели, поскольку Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83 (далее – Правила ПМ), не содержат какого-либо указания на необходимость раскрытия взаимосвязи с техническим результатом «более узких» диапазонов значений отдельно от тех диапазонов, в которые они входят.

Заявитель подчеркивает, что коллегия палаты по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу полезной модели могло привести к патентоспособности полезной модели, не исполнила свою обязанность по предложению патентообладателю внести такие изменения. На наличие соответствующей возможности, по мнению общества, указывает то обстоятельство, что приведённые в возражении источники не охватывают все содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели варианты выполнения технического решения.

Заявитель ссылается на то, что и в зависимых пунктах полезной модели содержатся технические признаки, отсутствующие в противопоставленных источниках, а именно: в зависимом пункте формулы также приведено множество альтернативных вариантов выполнения полезной модели, выраженное в виде альтернативных значений температуры термообработки

[A4] изделия в виде допустимых диапазонов значения температуры и времени обработки.

С точки зрения общества, незаконность оспариваемого решения подтверждается также тем, что это решение основано на противоречивых выводах: например, утверждение о том, что признаки зависимых пунктов 2-7 не развивают и не уточняют совокупность признаков независимого пункта, а характеризуют способ изготовления прутка и его обработки, противоречит выводу о том, что режимы тепловой обработки изделий из стали при их изготовлении влияют на свойства изделия, и что данный факт является общеизвестным и для специалиста не требует какого-либо подтверждения. В этом отношении, как указывает заявитель, Роспатент не учёл, что в случае, если признаки способа влияют на свойства полученного изделия и находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом полезной модели, они характеризуют полезную модель.

Как поясняет общество, сталь, не прошедшая термическую обработку, отличается по механическим свойствам от стали, прошедшей термообработку, а стали, прошедшие различную тепловую обработку, могут также отличаться между собой по механическим свойствам. Признаки «сталь» и «сталь, прошедшая тепловую обработку», соотносятся между собой как общее-частное, так как все стали, прошедшие тепловую обработку, являются сталями, но не все стали являются сталями, прошедшими тепловую обработку. Соответственно, стали, подвергнутые конкретному режиму одностадийной или многостадийной тепловой обработки, являются ещё более узким (конкретизирующим) понятием по отношению к понятию «стали, прошедшие тепловую обработку». Таким образом, как сообщает заявитель, технические признаки, относящиеся к тепловой обработке стали, являются конкретизирующими по отношению к техническому признаку «сталь», содержащемуся в первом независимом пункте формулы полезной модели.

Кроме того, заявитель считает, что при сравнении патента Российской Федерации № 72697 и источника [5] Роспатент пришел к взаимоисключающим выводам относительно наличия причинно-следственной связи между

[A5] альтернативными признаками, касающимися качественного и количественного содержания компонентов стали, и техническим результатом в сравнении с другим своим решением по этому же патенту, законность которого проверялась Судом по интеллектуальным правам в деле № СИП-806/2019.

Выводы по названному делу, отмечает заявитель, служат подтверждением влияния содержания компонентов серы и фосфора на технический результат полезной модели по спорному патенту.

По мнению заявителя, Роспатент не установил, что дополнительные ограничительные условия, выраженные математическими соотношениями компонентов стали, имманентно присущи противопоставленным источникам в соответствии с методологическим подходом, приведенным в деле

№ СИП-1003/2019 и применимым к обстоятельствам настоящего спора; при этом такие ограничительные условия являются существенными признаками полезной модели по спорному патенту.

Дополнительно правовая позиция заявителя раскрыта в возражении от 26.05.2021, пояснениях от 24.06.2021, 22.07.2021, 20.08.2021, 22.10.2021, 25.11.2021.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам заявителя была дана полная и всесторонняя оценка.

Для тех единичных значений компонентов, выбранных из противопоставленных источников, которые совпадают с отдельными значениями внутри диапазонов спорного патента, Роспатент полагает такое значение раскрытым в спорном патенте с точки зрения его влияния на технический результат, а для остальных значений диапазона спорного патента – не раскрытыми.

Административный орган обращает внимание на то, что в описании к спорному патенту не приведена причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками, касающимися частично отличающихся (более узких) диапазонов количественного содержания

[A6] некоторых компонентов стали, и техническим результатом, приведённым в этом описании.

Завод в отзыве на заявление соглашается с позицией Роспатента, касающейся толкования признаков спорной полезной модели и раскрытия взаимосвязи ее признаков с техническим результатом с целью установления их существенности, а также оценки новизны полезной модели, и указывает на отсутствие правовых оснований для признания ненормативного правового акта недействительным.

Третье лицо считает, что формулой оспариваемого патента допускается как обязательное использование восьми компонентов (железо, углерод, хром, никель, кремний, марганец, сера и фосфор), указанных в ограничительной части формулы, и одного любого из одиннадцати компонентов (медь, титан, молибден, вольфрам, азот, кальций, бор, церий, ниобий, алюминий, кобальт), приведенных в отличительной части формулы, так и использование всех компонентов из отличительной части в любом сочетании совместно с упомянутыми восемью компонентами.

В связи с этим завод полагает обоснованным признание того, что отличительные признаки, касающиеся отличающихся (более узких) диапазонов количественного содержания компонентов стали, не являются существенными.

Третье лицо полагает верным вывод о том, что альтернативные варианты, раскрывающие прутки, выполненные из составов сталей, содержащих совокупность компонентов (элементов), не присущую составам сталей, раскрытым в патентных документах [1], [3], [5] и [8], представляют собой различное сочетание необязательных компонентов, приведенных в отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом завод подчеркивает, что в нарушение пункта 3.2.4.3 Правил ПМ в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения, подтверждающие, что при любом варианте выбора качественного состава стали обеспечивается достижение одного и того же технического результата.

[A7] В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования, настаивал на признании оспариваемого решения недействительным.

Представители Роспатента и завода поддержали обжалуемое решение, просили отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах.

При рассмотрении настоящего спора суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации № 72697 на полезную модель «Пруток из нержавеющей высокопрочной стали» (C22D 38/00 (2006.01) выдан по заявке № 2007131785 от 22.08.2007. Обладателем исключительного права на указанную полезную модель является общество.

Спорный патент выдан со следующей формулой полезной модели:


Углерод (C)		0,02÷0,25


	Хром (Cr)	8,0÷16,5


	Никель (Ni)	0,05÷12,0


	Медь (Cu)	0,1÷5,0


	Титан (Ti)	0,01÷1,0


	Молибден (Мо)	0,05÷3,0


	Вольфрам (W)	0,05÷2,0


	Азот (N)	0,05÷0,5


	Кальций (Ca)	≤0,02


	Бор (В)	≤0,005

[A8]
Церий (Ce)		≤0,02


	Ниобий (Nb)	0,05÷0,5


	Алюминий (Al)	0,01÷1,0


	Кобальт (Co)	0,01÷3,0


	Кремний (Si)	≤0,5


	Марганец (Mn)	0,3÷4,0


	Сера (S)	≤0,03


	Фосфор (Р)	≤0,04


	Железо (Fe)	остальное

при соотношении ферритообразующих и аустенитообразующих

элементов с их коэффициентами эквивалентности

Ni ≥0,911Cr -8,2.
экв экв

[A9] 8. Пруток по любому из пп. 1-4, 7, отличающийся тем, что он имеет предел текучести при растяжении в диапазоне от 110 до 150 кгс/мм² (10781470 МПа), ударную вязкость не менее 7 кгс·м/см² (68,6 Дж/см²) и эквивалент сопротивления точечной коррозии >15.

К описанию спорного патента приведен следующий пример использования полезной модели. С целью оптимизации заявленного состава стали и соотношения компонентов в соответствии с поставленной задачей были выплавлены опытные плавки, составы которых приведены в таблице 1.

Стойкость стали к коррозионному растрескиванию под напряжением проводили по методике NACE ТМ 0177-96 (США). Образцы помещали в среду из 5%-ного водного раствора NaCl и 0,5%-ного раствора сероводорода и подвергали растягивающему усилию 80 кГс/мм² при температуре 20°С до начала разрушения. Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Составы №№ 1, 2, 3, 5 и 7 удовлетворяют требованиям заявляемой модели, а именно: KCU ≥7,0 и пределу текучести при разрыве

+20

[A10] коррозии все опытные составы удовлетворяют поставленным требованиям: ЭСТК>15. При этом лучшими являются составы №№ 2 и 3, которые имеют наивысшие результаты по стойкости в коррозионной среде с растворенным сероводородом. Оптимальным по механическим характеристикам является № 5. В составе № 4 количество титана высокое, в результате чего весь никель оказывается связанным в интерметаллиды и ударная вязкость снижена. В составе № 6 количество хрома находится на верхнем пределе, что при сравнительно высоком содержании никеля приводит к сохранению аустенитной структуры при комнатной температуре, сталь имеет невысокую прочность. Состав № 8 имеет количество титана и алюминия на верхнем пределе, что способствует упрочнению стали при старении, но за счет уменьшения ударной вязкости. В составе № 9 отсутствие никеля при повышенном количестве углерода сказалось на снижении ударной вязкости и прочности после высокого отпуска. Состав № 10 имеет в своем составе титан, алюминий, молибден и кобальт на верхнем пределе, что повлекло подъем механических характеристик, но ударная вязкость оказалась ниже заявленных требований.

Как указано в описании спорной полезной модели, решаемой ею технической задачей является производство прутка, в том числе прутка с обточенной поверхностью, из нержавеющей стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150 кГс/мм² при величине ударной вязкости KCU+20 не менее 7,0 кГс·м/см2 и повышенным сопротивлением коррозийному разрушению под напряжением.

Завод 21.07.2020 обратился в Роспатент с возражением против выдачи патента на названную полезную модель, ссылаясь на ее несоответствие условию патентоспособности «новизна», установленному пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

С возражением были представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 59060 U1, дата публикации 10.12.2006 (далее – источник 1);

[A11] - Ивановский В.Н. и др. «Установки центробежных погружных насосов для добычи нефти», ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. Губкина, М., 2002, стр. 209, 210 (далее – источник 2);

- ТУ 14-1-3645-83 «Прутки со специальной отделкой поверхности из коррозийной-высокопрочной стали марки О3Х14Н7В», зарегистрировано и внесено в реестр государственной регистрации 13.12.1983 (далее – источник 3);

- ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные», дата введения 01.01.1975 (далее – источник 4);

- патентный документ RU 45998 U1, дата публикации 19.06.2005 (далее – источник 5);

- Гуляев А.П., «Чистая сталь», Металлургия, М., 1975, стр. 10, 11 (далее – источник 6);

- патентный документ RU 65593 U1, дата публикации 10.08.2007 (далее – источник 7);

- патентный документ ЕР 1645649 А1, дата публикации 12.04.2006 (далее – источник 8).

В своем возражении завод указал, что множество альтернативных вариантов, характеризуемых различными совокупностями признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, присущи решениям, известным из источников 1-8, включая характеристику назначения.

В возражении третье лицо привело сравнительный анализ качественного и количественного состава сталей, из которых изготовлены прутки по спорному патенту и раскрытые в названных источниках, в обоснование известности широких интервалов количественных значений по элементам, указанным в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту и участвующим в расчете соотношения ферритообразующих и аустенитообразующих элементов, описываемых математической формулой с коэффициентом эквивалентности хрома и никеля.

[A12] Завод также привел математические расчеты в подтверждение того, что количественное содержание компонентов сталей, раскрытых в источниках 1, 2, 5, 7, 8, соответствует математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту, в связи с чем сделан вывод о том, что признаки независимого пункта формулы полезной модели, касающиеся математических соотношений, присущи решениям, раскрытым в источниках 1, 2, 5, 7, 8.

Податель возражения отметил, что из источника 1 известны признаки, приведенные в зависимых пунктах 2, 4-8 формулы полезной модели по спорному патенту.

На основании изложенного в возражении сделан вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В качестве доказательств заинтересованности в подаче возражения завод в частности сослался на наличие неразрешенного судебного спора по делу № А71-5410/2013, инициированного им против общества «Каури», в котором фигурирует номер спорного патента.

Общество в отзыве на возражение настаивало на том, что полезная модель по спорному патенту соответствует условию патентоспособности «новизна», в связи с чем представило следующие материалы:

- письменные пояснения истца в Арбитражный суд Удмуртской Республики по делу № А71-5410/2013 (далее – источник 9);

- Введенский Б.А., «Большая Советская энциклопедия», Государственное научное издание «Большая Советская энциклопедия», том 42, второе издание, 1956 г., стр. 307 (далее – источник 10);

- Гуляев А.П., «Металловедение», Учебник для вузов, 6-е изд., перераб. и доп., М., Металлургия, 1986 г., стр. 199 (далее – источник 11).

Общество «Каури» указало, что полезная модель по спорному патенту имеет ряд отличий от каждого из технических решений, раскрытых в источниках 1-8, касающихся качественного и количественного состава стали, а также назначения полезной модели. При этом, по мнению патентообладателя, в

[A13] описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками и приведенным в упомянутом описании техническим результатом.

Общество привело доводы о том, что признаки, характеризующие режимы тепловой обработки прутка по оспариваемому патенту, являются существенными для достижения приведенного в описании технического результата, в связи с чем подлежат включению в независимый пункт формулы полезной модели.

По результатам рассмотрения возражения третьего лица Роспатент принял решение от 01.12.2020, которым удовлетворил представленное возражение и признан спорный патент недействительным полностью.

В обоснование такого решения административный орган указал на то, что пруткам, раскрытым в патентных документах RU 59060 U1 [1], RU 45998 U1 [5], ЕР 1645649 А1 [8], а также в технических условиях [3], присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту, включая характеристику назначения, в том числе для альтернативных вариантов, когда различные компоненты в составе стали содержатся в количествах, совпадающих с количественными интервалами содержания компонентов, раскрытыми в этих противопоставленных источниках.

Соответствующий вывод был сделан в том числе исходя из того, что, по мнению Роспатента, в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, что методика расчета с использованием приведенных в формуле полезной модели математических соотношений характеризуется какими-либо особенностями, а сведения о недопустимости использования при расчете произвольных количественных значений содержания компонентов отсутствуют и не раскрыты в описании.

Роспатент отметил, что в независимом пункте формулы полезной модели, помимо непатентоспособных альтернативных вариантов выполнения полезной модели, охарактеризованы альтернативные варианты, раскрывающие прутки, выполненные из составов сталей, содержащих совокупность компонентов

[A14] (элементов), не присущую составам сталей, раскрытым в источниках информации [1], [3], [5] и [8].

Вместе с тем административный орган констатировал, что в описании оспариваемого патента не приведена причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками, касающимися частично отличающихся (более узких) диапазонов количественного содержания некоторых компонентов стали, и техническим результатом, приведенным в описании, поэтому такие отличительные признаки, касающиеся более узких диапазонов количественного содержания компонентов стали, не являются существенными.

Роспатент отметил, что приведенные в описании оспариваемого патента примеры осуществления полезной модели, подтверждающие возможность достижения технического результата, касаются нескольких составов сталей, содержащих девять, десять, одиннадцать и тринадцать из перечисленных в формуле полезной модели компонентов в различном количественном соотношении, при этом ни один из указанных составов не содержит серу и фосфор, которые являются обязательными компонентами согласно независимому пункту формулы полезной модели.

Административный орган счел, что в материалах оспариваемого патента отсутствует подтверждение того, что каждый из альтернативных вариантов, предусмотренных формулой полезной модели и характеризующих пруток из стали различного качественного состава, относится к техническому решению, выраженному в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Как следствие, Роспатент сделал вывод о том, что, несмотря на то, что независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит альтернативные варианты выполнения полезной модели, не раскрытые в источниках информации [1], [3], [5] и [8], внесение соответствующих изменений в формулу изобретения путем исключения непатентоспособных альтернативных вариантов не представляется возможным.

[A15] Руководствуясь Патентным законом Российской Федерации» от 23.09.1992 № 3517-1 в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Патентный закон), и подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ, административный орган отметил, что вышеназванные обстоятельства являются достаточными для вывода о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности «новизна».

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями по настоящему делу.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзывах на заявление, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

[A16] Срок для подачи заявления общество «Каури» не пропустило, что не оспаривается участвующими в деле лицами.

Основанием для принятия решения суда о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 и заявителем не оспариваются.

[A17] С учетом даты подачи заявки № 2007131785, по которой выдан спорный патент (22.08.2007), правовая база для оценки патентоспособности спорной полезной модели включает Патентный закон и Правила ПМ.

Согласно пункту 2 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом. Патент на полезную модель может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Согласно пункту 1 статьи 5 Патентного закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

[A18] В силу подпункта 1 пункта 2.1 Правил ПМ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относят конструкции и изделия.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности новизна, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, а уровень техники включает, в частности, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации; в уровень техники также включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

В силу подпункта 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

[A19] Согласно подпункту 3 пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Согласно подпункту 7 пункта 3.3.1 Правил ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивает получение одного и того же технического результата.

В силу подпункта 1 пункта 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Как установлено в подпункте 2 пункта 19.3 Правил ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация

[A20] изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Возражение третьего лица Роспатент рассмотрел в порядке, установленном статьями 1248 и 1398 ГК РФ, а также Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждёнными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила ППС), в части, не противоречащей ГК РФ.

В соответствии с данным порядком патент на полезную модель оспаривается путем подачи соответствующего возражения в Роспатент.

При рассмотрении такого возражения повторная экспертиза оспариваемой полезной модели в полном объеме не проводится, а проверяется обоснованность доводов, изложенных в возражении, с учетом представленных вместе с ними материалов.

При этом действующее законодательство не ограничивает возможность многократного оспаривания патента на полезную модель в административном порядке одним и тем же лицом.

При решении вопроса о заинтересованности третьего лица в подаче возражения Роспатент установил, что завод является крупным участником рынка металлургии, а также принял во внимание наличие между указанным лицом и обществом судебного спора по делу № А71-5410/2013, где завод выступает истцом, а общество – ответчиком.

Оценив изложенные обстоятельства, Роспатент признал третье лицо заинтересованным в подаче возражения.

Указанный вывод Роспатента заявитель не оспаривает.

При рассмотрении доводов завода о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности «новизна» Роспатент установил, что патентообладателем полезной модели по патентному документу 7 является общество, т.е. патентообладатель спорной полезной модели, и указанный патентный документ опубликован 10.08.2007.

[A21] При этом заявка на выдачу спорного патента подана 22.08.2007, в период менее шести месяцев с даты раскрытия информации, содержащейся в патентном документе 7.

При изложенных обстоятельствах Роспатент сделал вывод о том, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5 Патентного закона патентный документ 7 не может быть включен в уровень техники с даты 10.08.2007 для проверки соответствия полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности «новизна», вместе с тем, согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ патентный документ 1 может быть включен в уровень техники с даты 25.08.2006 только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре.

Проанализировав формулу, содержащуюся в рассматриваемом патентном документе, Роспатент установил, что в ней охарактеризован лишь состав стали и отсутствуют сведения о том, что указанный состав может быть использован для изготовления прутка, в формуле этого патентного документа охарактеризовано иное техническое решение (вал), ввиду чего пришел к выводу о том, что в патентном документе 7 не описано средство того же назначения, что и устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту, следовательно, техническому решению, охарактеризованному в патентном документе 7, не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения (подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Относительно решений, раскрытых в патентных документах 1 и 5, в которых охарактеризованы прутки для изготовления деталей погружного оборудования нержавеющей высокопрочной стали, а также в патентном документе 8, раскрывающем пруток из нержавеющей высокопрочной стали, Роспатент пришел к выводу о том, что указанные источники характеризуют средства того же назначения, что и спорная полезная модель, поскольку в них раскрыта высокопрочная нержавеющая сталь, используемая для изготовления прутков, что, в отличие от области использования таких прутков, характеризует их назначение.

[A22] При этом Роспатент указал, что в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся качественного и количественного содержания компонентов стали, т.е. характеризующих множество альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту упомянутой формулы.

При этом, как указано в оспариваемом решении, в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту отсутствуют сведения о недопустимости использования при расчете произвольных количественных значений содержания компонентов, а также сведения о недопустимости использования при расчете значения Ni произвольных коэффициентов,

экв

предусмотренных в формуле полезной модели. В описании к оспариваемому патенту указанные сведения также не приведены.

Роспатент исходил из того, что сведения, приведенные в независимом пункте упомянутой формулы, не ограничивают возможность использования принципа расчета, применяемого заводом, согласно которому произвольно выбранное точечное значение содержания компонентов из указанных в формуле диапазонов значений должно лишь удовлетворять приведенным в формуле математическим соотношениям.

С учетом изложенного Роспатент провел анализ сведений, содержащихся в патентных документах 1, 5, 8, и установил, что в патентном документе 5 не раскрыта сталь, характеризующаяся качественным и количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту, для любого из альтернативных вариантов.

При этом Роспатент учитывал, что состав стали, раскрытый в описании и в формуле патентного документа 5, содержит в качестве одного из компонентов серу и фосфор, которые для достижения технического решения, заявленного в качестве полезной модели, должны поддерживается на более низком уровне, нежели указанном в источниках 5,6.

[A23] Роспатент с учетом того, что в описании оспариваемого патента отсутствует причинно-следственная связь между признаками количественного содержания этих компонентов и техническим результатом, заключающимся в производстве прутка, счел возможным заключить, что количественное содержание компонентов стали по патентному документу 5 удовлетворяет математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту.

Таким образом, административный орган посчитал, что из патентного документа 5 известны все признаки ряда отдельных альтернативных вариантов выполнения полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, в части совпадающих количественных интервалов содержания компонентов.

В отношении патентных документов 1 и 8 Роспатент пришел к аналогичному выводу, установив, что известные из них прутки выполнены в одном из альтернативных вариантов стали, количественное содержание компонентов которой удовлетворяет математическим соотношениям, приведенным в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту и характеризующим соотношение Crэкв/Niэкв и значение Niэкв.

Роспатент отклонил ссылку подателя возражения на источник 2, так как в нем не приведен качественный и количественный состав стали, который мог быть использован для оценки соответствия оспариваемой полезной модели требованиям действующего законодательства.

Подлежащим учету источник 3 Роспатент счел ввиду того, что технические условия были зарегистрированы компетентным органом до даты приоритета оспариваемой полезной модели, а также содержат указание на пруток из нержавеющей высокопрочной стали, т.е. средство того же назначения, что и техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии 23.10.2020 патентообладатель ходатайствовал о корректировке формулы полезной модели по оспариваемому патенту

[A24] признаками, характеризующими режимы тепловой обработки изделий по спорному патенту, которые являются существенными для достижения приведенного в описании технического результата.

Рассмотрев указанное ходатайство общества, Роспатент признал, что режимы тепловой обработки изделий из стали при их изготовлении влияют на свойства изделия, что является общеизвестным для специалиста и не требует какого-либо подтверждения.

При этом административный орган отметил, что заявитель само уточнение фактически не представлял.

Роспатент установил, что сведения о режимах тепловой обработки, на которые указывает патентообладатель, приведены в зависимых пунктах 3 и 7 формулы полезной модели. При этом в пункте 3 указано, что температура окончания горячей прокатки находится в интервале от 970 до 1050°С, а согласно пункту 8 пруток выполнен с возможностью термообработки, состоящей из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 до 950°С при выдержке не менее 1 часа.

Оценив указанные обстоятельства, административный орган посчитал, что признаки названных зависимых пунктов не относятся к признакам, используемым для характеристики устройства, как таковым, поскольку характеризуют действие над материальным объектом, т.е. по сути являются характеристикой объекта «способ», не охраняемого в качестве полезной модели.

Кроме того, Роспатент указал, что признаки зависимых пунктов 3, 7 формулы полезной модели не являются функционально-самостоятельными и подчинены зависимому пункту 2 формулы, что исключает возможность внесения признаков зависимых пунктов 3 и/или 7 в независимый пункт формулы без совокупности признаков зависимого пункта 2 формулы.

При этом в зависимом пункте 7 формулы указано, что термообработка состоит из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 до 950°С при выдержке не менее 1 ч. Вместе с тем, согласно описанию спорного патента термообработка включает в себя такие режимы, как нормализация, отжиг,

[A25] отпуск, охлаждение, причем каждый из режимов характеризуется собственным температурным интервалом обработки, а отпуск и охлаждение еще и продолжительностью обработки. Также для каждого из указанных конкретных режимов приведена причинно-следственная связь с техническим результатом. Осуществление изобретения также проиллюстрировано с использованием указанных конкретных режимов. Однако Роспатент установил, что указанные конкретные режимы тепловой обработки не раскрыты в зависимом пункте 7 формулы и в том виде, как они отражены в указанном пункте, данные признаки не могут быть отнесены к существенным, поскольку подразумевают любые сочетания температурных режимов и их продолжительности, в том числе и не соответствующие тем, которые приведены в описании спорного патента (подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 4-6, 8 формулы полезной модели по спорному патенту Роспатент исходил из того, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ зависимые пункты должны содержать развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, тогда как в независимом пункте формулы полезной модели охарактеризован пруток из стали определенного состава и отсутствуют какие-либо признаки, касающиеся способа получения прутка.

Вместе с тем признаки зависимых пунктов 2, 4-7, а также пунктов 3 и 7, касаются исключительно способа изготовления прутка и его дальнейшей обработки. Следовательно, с позиции административного органа, они не развивают и не уточняют совокупность признаков независимого пункта, а характеризуют, как указано выше, способ изготовления прутка и его обработки.

При таких обстоятельствах Роспатент счел, что зависимые пункты 2-7 составлены с нарушением требований подпункта 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ, в связи с чем признаки пунктов 2-7 формулы не могут быть включены в независимый пункт формулы.

Кроме того, Роспатент указал, что признаки пунктов 2, 4-6 формулы характеризуют действия над материальным объектом и, следовательно, не относятся к признакам, используемым для характеристики устройств, а

[A26] признаки зависимых пунктов 4-6 характеризуют стадии дальнейшей обработки уже изготовленного прутка и, как четко указано в пункте 4, являются дополнительными (т.е. необязательными) стадиями.

Роспатент исходил из того, что в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками зависимых пунктов 2, 4-6 формулы и приведенным в этом описании техническим результатом, что не позволяет отнести указанные признаки к существенным (подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

Признаки, указанные в зависимом пункте 8 формулы полезной модели, представляют собой характеристику задачи или технического результата, на который направлена полезная модель, и, соответственно, не могут быть отнесены к существенным признакам полезной модели (подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

В связи с вышеизложенным Роспатент сделал вывод о том, что включение признаков зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели не изменит вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 5 Патентного закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Источники 10, 11 не были приняты во внимание административным органом в качестве подтверждения доводов возражения, поскольку соответствующие документы содержат лишь информацию о влиянии термообработки на свойства изделий из стали, а вышеназванные источники были признаны достаточными для принятия решения.

Проверив по доводам заявителя выводы Роспатента о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности «новизна», судебная коллегия считает их сделанными с нарушением статьи 5 Патентного закона и пункта 4.9 Правил ППС, что привело к преждевременным выводам о признании полезной модели несоответствующей требованию «новизна», а спорного патента – недействительным полностью.

Как следует из описания полезной модели, она относится к металлургии и может быть использована при производстве прутков из нержавеющей

[A27] высокопрочной стали мартенситно-аустенитного класса, предназначенных для изготовления из них изделий, длительно работающих при интенсивных динамических нагрузках в коррозионно-активной водной среде с присутствием растворенного сероводорода, ионов хлора, солей щелочноземельных металлов, нефтепродуктов, например, деталей погружного оборудования при добыче нефти.

Как правильно установил Роспатент, решения, известные из патентных документов 1, 5, 8, представляют собой средства того же назначения, что и решение по спорному патенту, а именно – прутки из нержавеющей высокопрочной стали.

Как следует из материалов дела, пруток по спорному патенту изготовлен из нержавеющей высокопрочной стали, содержащей в своем составе в одном из вариантов следующие компоненты, мас.%: Углерод (C) – 0,02÷0,25; Хром (Cr) – 8,0÷16,5; Никель (Ni) – 0,05÷12,0; Медь (Cu) – 0,1÷5,0; Титан (Ti) – 0,01÷1,0; Молибден (Мо) – 0,05÷3,0; Вольфрам (W) – 0,05÷2,0; Азот (N) – 0,05÷0,5; Кальций (Ca) ≤0,02; Бор (В) ≤0,005; Церий (Ce) ≤0,02; Ниобий (Nb) – 0,05÷0,5; Алюминий (Al) – 0,01÷1,0; Кобальт (Co) – 0,01÷3,0; Кремний (Si) ≤0,5; Марганец (Mn) – 0,3÷4,0; Сера (S) ≤0,03; Фосфор (Р) ≤0,04; Железо (Fe) – остальное.

Как установил Роспатент, пруток, известный из патентного документа 1, в одном из альтернативных вариантов выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод - от 0,02 до 0,25, хром - от 8,0 до 14,0, никель - от 0,05 до 4,0, кремний - от 0,5 и менее, марганец - от 0,3 до 4,0, фосфор - до 0,03,

сера - до 0,03, медь - от 0,1 до 3,0; титан - от 0,01 до 0,6, молибден - от 0,05 до 2,0, вольфрам - от 0,05 до 2,0, азот - от 0,05 до 0,2, кальций - от 0,02 и менее, бор - от 0,005 и менее, церий - от 0,02 и менее, а также железо и сопутствующие примеси, в качестве которых могут выступать в том числе фосфор и сера.

Вместе с тем для указанных альтернативных вариантов пруток по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от прутка, раскрытого в источнике 1, по меньшей мере содержанием

[A28] в стали, из которой выполнен пруток, кобальта в количестве 0,01÷3,0; ниобия – 0,05÷0,5; серы ≤0,03; фосфора ≤0,04; алюминия – 0,01÷1,0; а также тем, что в стали, из которой выполнен пруток по спорному патенту, интервалы количественного содержания хрома, никеля, меди, титана, молибдена, азота отличаются от интервалов количественного содержания указанных элементов в стали, из которой выполнен пруток, по патентному документу 1, соответственно, сталь, охарактеризованная в независимом пункте формулы спорного патента, не имеет количественный состав, идентичный составу стали, раскрытому в указанном источнике, что, в свою очередь, может обуславливать существенную разницу в свойствах прутков, выполненных из этих сталей.

Как установил Роспатент, пруток, известный из патентного документа 5, в одном из альтернативных вариантов выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод - от 0,02

до 0,07, хром - от 12,5 до 16,5, никель - от 2,0 до 8,0, кремний - от 0,5 и менее, марганец - от 0,3 до 1,8, молибден+3-вольфрам - 0,2 до 4,5, азот - от 0,05

до 0,15, бор - от 0,0001 до 0,005, по крайней мере, один из группы: алюминий, титан, ниобий - от 0,01 до 2,5, серу, фосфор и железо. Также в составе стали может необязательно присутствовать медь - от 0,1 до 5,0 мас.% или кобальт -

от 0,01 до 1,0 мас.%, либо, по меньшей мере, один из церия и кальция - от 0,001 до 0,1 мас.%.

Вместе с тем для указанных альтернативных вариантов пруток по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от прутка, раскрытого в патентном документе 5, по меньшей мере тем, что в стали, из которой выполнен пруток по спорному патенту, интервалы количественного содержания углерода, хрома, никеля, марганца, серы, фосфора, азота, бора, ниобия, кобальта, церия и кальция отличаются от интервалов количественного содержания указанных элементов в стали, из которой выполнен пруток по патентному документу 5, соответственно, сталь, охарактеризованная в независимом пункте формулы спорного патента, не имеет количественный состав, идентичный составу стали, раскрытому в

[A29] названном источнике, что в свою очередь может обуславливать существенную разницу в свойствах прутков, выполненных из этих сталей.

Как установил Роспатент, пруток, известный из патентного документа 8, в одном из альтернативных вариантов выполнен из стали, которая содержит в своем составе следующие компоненты, мас.%: углерод - от 0,02 до 0,1, хром - от 15,0 до 16,5, никель - от 5,0 до 12,0, кремний - от 0,5 и менее, марганец - от 0,3 до 4,0, азот - от 0,05 до 0,3, алюминий - от 0,01 до 0,1, фосфор - от 0,04 и менее, сера - 0,01 и менее, а также железо и неизбежные примеси. Также в составе стали может присутствовать, по меньшей мере, один из следующих компонентов, мас.%: медь - от 0,3 до 2,0, кобальт - от 0,3 до 3,0, титан - от 0,01 до 1,0, молибден - от 0,3 до 3,0; вольфрам - от 0,3 до 2,0, кальций - от 0,0001 до 0,005, бор - от 0,0001 до 0,005, церий - от 0,0001 до 0,02, ниобий -

от 0,05 до 0,5.

Вместе с тем для указанных альтернативных вариантов пруток по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от прутка, раскрытого в патентном документе 8, по меньшей мере содержанием в стали, из которой выполнен пруток, углерода, хрома, азота, алюминия, серы, меди, вольфрам, кальция, бора, церия, ниобия, соответственно, сталь, охарактеризованная в независимом пункте формулы спорного патента, не имеет количественный состав, идентичный составу стали, раскрытому в анализируемом патентном документе, что в свою очередь может обуславливать существенную разницу в свойствах прутков, выполненных из этих сталей.

Как следует из описания полезной модели по спорному патенту, в нем раскрыты средства и методы, с помощью которых можно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели, с реализацией назначения, а именно: материальные средства (компоненты стали), количественное содержание компонентов стали, описан способ получения стали, температурные режимы и оборудование, используемые при получении прутка, описаны операции способа получения изделия, последующие операции обработки изделия, описаны все элементы

[A30] стали, раскрыто влияние всех элементов и их количества на свойства стали и получаемого изделия, приведены конкретные примеры осуществления полезной модели.

Подтверждением этому служат следующие содержащиеся в описании

сведения.

«Для получения высоких значений предела текучести и ударной вязкости важен выбор структуры и соответствующее оптимальное легирование стали. Заявленная в полезной модели нержавеющая сталь относится к мартенситному, аустенитному или мартенситно- аустенитному классу (М+А) и на структурной диаграмме (см. Гуляев А.П. Металловедение, М. Металлургия, 1977.486) занимает область выше линии Ni = 0,911 Сг -8,2. Как известно

(см. Werkstoffkunde Stahl.Band 2. 1985, Springer-Verlag, 404), значения Сг

экв

образуют все входящие в сталь ферритообразующие элементы с их коэффициентами эквивалентности в сравнении с Сг, а именно: структуры аустенита с повышенной плотностью дислокацией в стенках ячеек и относительно свободными от дислокаций внутренними микрообъемами ячеек. Присутствие в стали Ti, AI и N способствует закреплению сформированной при окончании горячей деформации ячеистой структуры и препятствует ее распаду при охлаждении прутков до начала мартенситного превращения. При этом мартенситное превращение происходит в основном в стенках ячеек, сохраняя вязкий аустенит между образовавшимися мартенситными пластинами. Такая структура обеспечивает дополнительное повышение вязкости при высокой прочности. Окончание горячей деформации ниже температуры 970°С сохраняет после охлаждения вытянутые при горячей деформации зерна аустенита с повышенной плотностью неупорядоченных дислокаций и способствует упрочнению стали с уменьшением вязкости. Окончание горячей деформации выше 1050°С приводит при охлаждении прутков к укрупнению аустенитного зерна за счет процессов собирательной рекристаллизации с уменьшением прочности и вязкости стали.

Обточку прутков возможно производить при твердости стали НВ не более 287-311, т.е. когда предел текучести стали не более 120 кГс/мм².

[A31] В этом случае после проката прутков может производиться термообработка на заданную прочность. При необходимости получить обточенный пруток или детали из него с пределом текучести до 150 кГс/мм² обточку прутков необходимо производить без термообработки после проката, когда сталь имеет структуру с неупрочненным мартенситом или аустенитом и твердость, позволяющую производить обработку резанием. Термообработку прутков или деталей из них в этом случае производится после механической обработки. Термообработка, как после проката, так и после механической обработки, состоит из одного или нескольких режимов в интервале от минус 70°С до 950°С. Нормализация от 950°С проводится для улучшения равномерности структуры после проката и повышения вязкости. Отжиг при 720-760°С служит для стабилизации остаточного аустенита, увеличения количества мартенсита - для повышения прочности и ударной вязкости. С этой же целью может быть проведено охлаждение до минус 70°С с выдержкой 2 часа. Отпуск при температуре 500-580°С с выдержкой не менее 1 часа производится для упрочнения стали при выделении интерметаллидов или избыточных фаз в процессе старения мартенсита. При этом отпуск может производиться как однократно, так и двукратно - с целью увеличения ударной вязкости.»

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать, что в соответствии с требованием части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт.

Применительно к рассматриваемому спору это положение Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации означает возложение на Роспатент обязанности доказать, что существенные признаки независимого пункта формулы спорного патента известны из противопоставленного технического решения.

[A32] Вместе с тем, при том, что в описании спорной полезной модели приведены сведения относительно роли количественных диапазонов отдельных элементов в составе стали прутка, на увеличение предела текучести и ударной вязкости, то Роспатент без должного анализа посчитал отличающиеся диапазоны количественного содержания отдельных компонентов стали несущественными признаками.

При этом из источников в уровне техники на дату приоритета спорной полезной модели известно, что количественное содержание серы и фосфора оказывает сильное влияние на структуру и строение сплава и может обуславливать существенную разницу в свойствах сталей и изготавливаемых из них устройств (Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1986. – С. 163-168; Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. – М.; Металлургия, 1984. - С. 130-131.).

Судебная коллегия не может согласиться с выводами оспариваемого решения о том, что иные диапазоны значений, а именно те, для которых не найдены совпадения в противопоставленных патентных документах, следует считать несущественными признаками по мотиву того, что заявитель в описании спорной полезной модели не привел причинно-следственную связь именно таких значений с достижением технического результата.

Напротив, вышеизложенное указывает на то, что количественное содержание компонентов, участвующих в образовании сплава (вещества), будет оказывать влияние на структуру сплава и его строение, что в свою очередь может обуславливать существенную разницу в свойствах данных сталей и изготавливаемых из них устройств.

Кроме того, из материалов дела следует, что в формулах полезной модели по спорному патенту и в патентных документах 1, 5, 8, составы сталей, используемых для изготовления прутков, охарактеризованы математическими соотношениями, которые накладывают определенные ограничения на возможность использования некоторых элементов состава сталей в том или ином количественном соотношении по отношению друг к другу даже в рамках количественных диапазонов значений содержания компонентов, и, что

[A33] указанные математические соотношения регулируют количество некоторых компонентов стали в зависимости от выбранного количества других компонентов, содержащихся в стали, являющихся характеристикой материала, из которого выполнено устройство (пруток). При этом количественные интервалы содержания компонентов в патентных документах 1-4 и в спорном патенте не являются идентичными по минимальным и максимальным значениям содержания компонентов, а перекрываются лишь частично, а значит, для выполнения указанного математического соотношения количество одних элементов стали должно соответствующим образом изменяться в зависимости от количества других элементов и при этом удовлетворять приведенным в формуле интервалам значений.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что ни при рассмотрении возражения, поданного в Роспатент, ни при рассмотрении заявления в суде Роспатент не подтвердил соответствующими надлежащими доказательствами обстоятельств того, что в патентных документах 1, 5, 8 раскрыта сталь, характеризующаяся количественным составом, аналогичным составу стали, раскрытому в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту, для указанных альтернативных вариантов.

В настоящем случае административный орган нарушил методологию проверки новизны полезной модели, охарактеризованной совокупностью признаков, выраженных как через интервалы значений компонентов стали, так и в виде дополнительных ограничительных условий, выраженных математическими формулами: Роспатент анализировал техническое решение, охарактеризованное в пункте 1 формулы по спорному патенту, как набор альтернативных вариантов, определяя известность из противопоставленных источников отдельных альтернативных вариантов, в то время как в Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.03.2004 № 43 (далее – Рекомендации), действовавших на момент подачи заявки, для анализа изобретений, формула которого изложена подобным образом (через набор как признаков, содержащих

[A34] интервалы значений компонентов, так и признаков, содержащих ограничительные условия, выраженные в математической формуле), предусмотрен иной методологический подход.

Судебная коллегия полагает, что, несмотря на отсутствие в Рекомендациях прямого указания на применение пункта 1.5.4.3 в отношении полезных моделей, исходя из положений пункта 1 статьи 5 Патентного закона и подпункта 3 пункта 2.1 Правил ПМ, названные Рекомендации должны применяться при проверке признака «новизна» полезной модели в настоящем случае.

Таким образом, для вывода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» при сравнении со средством, известным из каждого противопоставленных источников, необходимо было установить: совпадение признаков, определяющих качественный состав сталей; совпадение признаков, определяющих количественный состав сталей; тот факт, что признаки, характеризующие ограничительные условия, выраженные математическими формулами, имманентно присущи сталям, известным из противопоставленных источников.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает, что административный орган пришел к преждевременному выводу о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности «новизна», ввиду чего оспариваемое решение не соответствует пункту 1 статьи 5 Патентного закона.

Из анализа оспариваемого решения не следует, что при использовании количественных значений, попадающих в интервалы значений, указанные в формуле полезной модели по спорному патенту, эти же значения будут попадать в соответствующие совпадающие интервалы, приведенные в источниках 1,5,8, как не следует и то, почему диапазоны значений элементов стали, для которых не найдены совпадения в противопоставленных источниках, не находятся в причинно-следственной связи с получением технического результата.

[A35] Соответствующие доводы третьего лица о том, что из описания к спорной полезной модели не следует возможность получения технического результата во всем интервале значений указанных элементов стали, могут быть рассмотрены при повторном рассмотрении его возражения, поскольку сталь, охарактеризованная в пункте 1 спорного патента, в силу объективных обстоятельств не может быть идентична составу стали, раскрытому в названных патентных документах.

Судебная коллегия также считает необходимым отметить, что при повторном рассмотрении возражения третьего лица административному органу следовало учесть установленные фактические обстоятельства по делу

№ СИП-806/2019 с позиции их относимости к доказыванию влияния серы и фосфора на технический результат полезной модели по спорному патенту.

Коллегия судей проверила по доводам заявления соблюдение Роспатентом пункта 4.9 Правил ППС и установила следующее.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 названных правил, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную

[A36] модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно абзацу 1 статьи 20 Патентного закона в течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Установленное абзацем первым пункта 4.9 Правил ППС право коллегии палаты по патентным спорам предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на полезную модель, внести изменения в формулу полезной модели для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта патентоспособным, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно, поскольку основной целью деятельности палаты по патентным спорам является обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов физических и юридических лиц при принятии в административном порядке решений по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу полезной модели может привести к ее патентоспособности, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан недействительным частично.

Судебная коллегия считает необходимым указать, что поскольку Роспатент без должного анализа посчитал несущественными признаками те диапазоны значений элементов в составе стали, для которых не найдены совпадения в противопоставленных патентных документах, то это привело и к преждевременным выводам об отсутствии оснований для уточнения обществом формулы спорной полезной модели в части указания в ней таких диапазонов в порядке пункта 4.9 Правил ППС.

[A37] Кроме того, при рассмотрении на заседании палаты по патентным спорам ходатайства заявителя об изменении формулы спорной полезной модели в части признаков, касающихся тепловой обработки стали, Роспатент согласился с мнением заявителя о том, что режимы тепловой обработки изделий из стали при их изготовлении влияют на свойства изделия, что является общеизвестным для специалиста и не требует подтверждения.

В отношении вывода Роспатента о том, что включение признаков зависимых пунктов 2-7 формулы полезной модели не может устранить причины, послужившие основанием для признания спорной полезной модели не соответствующей условию патентоспособности «новизна», суд отмечает следующее.

В независимом пункте формулы спорной полезной модели приведено множество альтернативных вариантов выполнения полезной модели, выраженное в виде альтернативных значений содержания компонентов в виде допустимых диапазонов значения содержания компонентов; в зависимом пункте формулы также приведено множество альтернативных вариантов выполнения полезной модели, выраженное в виде альтернативных значений температуры термообработки изделия в виде допустимых диапазонов значения температуры и времени обработки; в независимом пункте 1 и в зависимом пункте формулы полезной модели описаны альтернативные варианты выполнения полезной модели, выраженные в виде диапазонов технических параметров.

При оценке признаков зависимых пунктов Роспатент не учел то обстоятельство, что параметры термообработки направлены на получение заданных механических свойств прутка, описанных в техническом результате полезной модели, что данный технический результат прямо указан в описании полезной модели. Признавая в оспариваемом решении факт того, что режим термической обработки стали влияет на механические свойства стали, Роспатент не привел обоснования того, почему параметры термообработки не развивают и не уточняют совокупность признаков полезной модели, почему

[A38] они характеризуют лишь способ изготовления прутка и его обработки, не связанный с получением технического результата.

Не свидетельствуют о невозможности корректировки формулы полезной модели и выводы Роспатента о том, что в зависимом пункте 7 формулы не раскрыты конкретные режимы тепловой обработки, а в том виде, как они отражены в указанном пункте, они не могут быть отнесены к существенным, поскольку подразумевают любое сочетание температурных режимов и их продолжительности.

В зависимом пункте 7 формулы спорного патента указано, что термообработка состоит из нескольких режимов в диапазоне температур от -70 до 950°С при выдержке не менее 1 часа, а согласно описанию спорного патента термообработка включает в себя такие режимы, как нормализация, отжиг, отпуск, охлаждение, причем каждый из режимов характеризуется собственным температурным интервалом обработки, а отпуск и охлаждение еще и продолжительностью обработки.

Как установил сам Роспатент в оспариваемом решении, для каждого из указанных конкретных режимов в описании патента приведена причинно-следственная связь с техническим результатом, а осуществление изобретения также проиллюстрировано с использованием указанных конкретных режимов.

То обстоятельство, что указанные конкретные режимы тепловой обработки не раскрыты в зависимом пункте 7 формулы, само по себе не исключает возможность внесения признаков этого зависимого пункта в независимый пункт формулы полезной модели наряду с признаками описания, касающимися сочетания температурных режимов и их продолжительности, как не исключает и связь признаков зависимого пункта 7 формулы с достижением технического результата полезной модели.

Следовательно, является преждевременным вывод Роспатента о том, что уточнение формулы спорной полезной модели путем внесения признаков зависимых пунктов 2-7, а также признаков, указанных в описании, в независимый пункт формулы не могло привести к соответствию полезной модели условию патентоспособности «новизна».

[A39] В суд заявителем измененная формула была представлена.

Выводы же решения о том, что признаки независимого пункта 1 известны из противопоставленных источников, является преждевременным.

В пункте 4.3 Правил ППС предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

При этом судебная коллегия учитывает, что в настоящем случае у Роспатента ввиду нарушения методологии проверки отсутствовала возможность рассмотреть все доводы заявителя и проверить известность существенных признаков изобретения из представленных источников для проверки его соответствия требованию патентоспособности «новизна».

С учетом изложенного проверку охраноспособности полезной модели нельзя считать проведенной в полном объеме.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 136 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), при рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, судам следует учитывать, что нарушения данным административным органом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляет последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В рассматриваемом случае для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было

[A40] мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная же оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения Роспатент не дал оценку всем обстоятельствам и доводам заявителя, данное обстоятельство могло повлечь вынесение административным органом незаконного решения и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления

№ 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность административного органа устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

[A41] В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общество с ограниченной ответственностью «Каури» от 21.07.2020 против выдачи патента Российской Федерации № 72697 на полезную модель с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления, учитывая результат рассмотрения дела и в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «Каури» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.12.2020 об удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 72697 на полезную модель, как не соответствующее требованиям статье 5 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение акционерного общества «Ижевский опытно-механический завод» от 21.07.2020 против выдачи патента Российской Федерации № 72697 на полезную модель.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью «Каури» 3000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по

[A42] интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его
принятия.

Председательствующий судья Д.И. Мындря
Судья Р.В. Силаев
Судья Н.Н. Погадаев