Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Хот Тоур» (Кронштадский б-р, д. 6, корп. 3, эт. 7, оф. 33, Москва, 125212, ОГРН 1187746041999) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 659107, о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Томское туристическое агентство» (ул. Герцена, д. 10, оф. 29, г. Томск, 634029, ОГРН 1117017013332).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Хот Тоур» – Яновский Ю.В. (по доверенности от 16.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Козача А.С. (по доверенности от 07.04.2020 № 01/32-272/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Томское туристическое агентство» – Зиатдинова Р.Р. (по доверенности от 05.07.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Хот Тоур» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 659107, о признании недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку, об обязании Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Томское туристическое агентство» (далее – агентство).

В обоснование заявленных требований общество указывает на то, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана спорного товарного знака должна быть прекращена в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг, поскольку обозначение «Хоттур» является устойчивым словосочетанием, характеризует вид и свойство услуг в сфере туристической деятельности, а его использование в отношении товаров и услуг, не относящихся к указанной деятельности, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

С точки зрения заявителя, принятое по результатам рассмотрения его возражения решение Роспатента является незаконным ввиду того, что данным административным органом ненадлежащим образом были исследованы все обстоятельства и документы, подтверждающие наличие у обозначения «Хоттур» описательного характера в отношении туристической деятельности.

Общество отмечает несоответствие вывода Роспатента о равнозначности словесного и изобразительного элементов спорного товарного знака сформировавшимся в правоприменительной практике подходам, изложенным в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Рекомендации № 197), в соответствии с которыми при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе (пункт 6.3.2 данных Рекомендаций). При этом общество полагает, что изобразительный элемент спорного товарного знака – изображение пальм и солнечного диска не является оригинальным и, следовательно, сильным элементом по смыслу абзаца второго пункта 6.3.3 Рекомендаций № 197.

По мнению заявителя, вывод Роспатента о том, что обозначение «Хоттур» не является лексической единицей русского языка ввиду отсутствия данного понятия в словарно-справочных источниках, не влечет каких-либо юридически значимых последствий с точки зрения оценки этого словесного элемента на соответствие положениям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку описательный характер такого элемента, как и впечатление от восприятия товарного знака в целом, следует устанавливать с позиции рядового потребителя, не использующего категорию «лексическая единица», относящуюся к профессиональной области знания – лингвистике.

При этом общество считает, что поскольку обозначение «Хоттур» способно обозначать явление и его признаки в области туристической деятельности, данное словосочетание является лексической единицей русского языка вне зависимости от того, содержится ли оно в каких-либо словарно-справочных источниках, при том, что само агентство признавало семантическое тождество обозначений «хоттур» и «hottour».

Заявитель расценивает в качестве ошибочных ссылки Роспатента на то, что смысловое значение спорного обозначения «Хоттур» связано с устоявшими в европейских языках выражениями, отмечая,
что в рассматриваемом случае русскоговорящие потребители способны воспринимать слово «Хоттур» как два самостоятельных слова, образованных от английского «hottour», и перевести указанное английское словосочетание на русский язык как «горячий тур» («горящий тур»).

Не соглашаясь с выводом Роспатента о том, что слова «горячий тур» и «горящий тур» не являются синонимами, общество отмечает, что в возражении оно на это обстоятельство не ссылалось, а указывало на их равнозначность, полагая при этом, что отсутствие сведений в словарно-справочной литературе само по себе не является основанием для вывода о недоказанности равнозначного употребления словосочетаний «горячий тур» и «горящий тур».

С точки зрения заявителя, словосочетания «горячий тур» и «горящий тур» являются устойчивыми выражениями (фразеологизмами) русского языка в области туристической деятельности, что подтверждается следующими доказательствами: распечатками из сети Интернет, подготовленными специалистами негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт судебных экспертиз и криминалистики» заключениями от 19.05.2020 № 364-лэ/2020 и от 16.09.2019 № 278-э/2019 (далее – заключения от 19.05.2020 и от 16.09.2019 соответственно), сведениями о фирменных наименованиях юридических лиц, уведомлениями Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 07.02.2018 по заявке № 2018717122, от 20.12.2018 по заявке № 2018717119, решением Роспатента от 26.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018717119, в которых Роспатент выражал позицию, противоположную той, которая выражена в настоящем деле.

Общество также указывает на то, что противоположная позиция относительно семантического значения словосочетаний «Хоттур», «hottour» и «хот тур» высказывалась Роспатентом при проведении экспертизы в отношении спорного товарного знака, что изложено в уведомлении по заявке № 2017713937.

Возражая против критической оценки Роспатента относительно заключения от 16.09.2019, заявитель отмечает, что изложенное в этом заключении мнение специалиста совпадает с выводами Роспатента, содержащимися в уведомлениях от 07.02.2018, от 20.12.2018 и в решении
от 26.08.2019.

На основании изложенного общество утверждает, что Роспатент при рассмотрении возражения уклонился от оценки доводов и представленных доказательств, которые в достаточной степени подтверждали, что описательный характер обозначения «Хоттур» в области туристической деятельности следует из совокупности следующих обстоятельств: слово «Хоттур» является транслитерацией английского словосочетания «hot tour»; словосочетание «hot tour» в переводе на русский язык значит «горячий тур»; словосочетание «горячий тур» является устойчивым выражением в области туристической деятельности, означающим, как правило, «тур, который предлагается по сниженной цене».

Кроме того, общество «Хот Тоур» просит обратить внимание на то, что действия агентства по регистрации спорного товарного знака содержат в себе признаки злоупотребления правом, так как при регистрации данного обозначения в качестве товарного знака оно ссылалось на его фантазийность и семантическую нейтральность, однако в дальнейшем, приобретя исключительное право на спорный товарный знак, использовало словесный элемент «горячий тур», а в претензии, адресованной обществу, указало на семантическое и фонетическое сходство обозначения «Хоттур» с используемым обществом обозначением «Нot tour».

Роспатент в отзыве на заявление просит отказать в его удовлетворении, указывая на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта.

Возражая против доводов заявителя о том, что содержащийся в спорном товарном знаке словесный элемент «Хоттур» является описательным, так как характеризует зарегистрированные товары и услуги, относящиеся к туристической деятельности, Роспатент отмечает, что при рассмотрении возражения им было установлено, что словесный элемент «Хоттур» не имеет определенного смыслового значения и может быть воспринят потребителем в качестве указания на вид определенной туристической услуги (тур, который предлагают по сниженной цене) только через ассоциации.

Основываясь на критериях, предусмотренных в пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), Роспатент считает, что регистрация спорного товарного знака соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как этот знак вызывает в создании потребителей представление о производимых товарах через ассоциации, поскольку для восприятия словесного элемента «Хоттур» в качестве услуги по предоставлению по сниженной цене тура необходимо произвести мыслительные операции по разделению данного обозначения на части, признать эти части транслитерацией английских слов «hot» и «tour», перевести данные английские слова и подобрать синоним получившегося словосочетания в сфере туризма.

Ссылаясь на отсутствие в материалах дела сведений из словарно-справочных источников о том, что обозначение «Хоттур» воспринимается как «горячий тур», словосочетания «горячий тур» и «горящий тур» являются синонимами, а словосочетание «hottour» в переводе означает «горящий тур» («горящая путевка»), обозначение «Хоттур» воспринимается исключительно как единое (неделимое) слово, которое отсутствует в каких-либо словарях, отмечая, что представленные заключения специалистов не содержат объективных выводов, а результаты рассмотрения иных заявок не относятся к предмету настоящего спора, Роспатент утверждает, что представленные заявителем документы не опровергают его выводы, сделанные по результатам рассмотрения возражения. При этом Роспатент обращает внимание на то, что заключение от 19.05.2020 не было предметом исследования в административном производстве.

Учитывая, что регистрация спорного товарного знака соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент полагает, что в силу пункта 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482 отсутствуют основания для вывода о способности спорного товарного знака вызывать не соответствующие действительности представления о каких-либо товарах или услугах, содержащихся в перечне регистрации спорного товарного знака.

В отношении довода общества о наличии в действиях агентства признаков злоупотребления правом Роспатент поясняет, что разрешение данного вопроса не относится к его компетенции.

В представленном отзыве на заявление агентство просит отказать в удовлетворении заявления, ссылаясь на недоказанность изложенных в заявлении обстоятельств.

Третье лицо считает, что словесное обозначение «Хоттур», входящее в состав спорного товарного знака, является фантазийным, и, следовательно, не может ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Агентство полагает, что представленные вместе с заявлением таблицы «Фирменное наименования юридических лиц», «Наименование доменов сайтов и адресов интернет-страниц», «Сведения об интернет-ресурсах и их содержании» не могут быть приняты судом во внимание, поскольку в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам
от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56) недопустимо предоставление дополнительных доказательств, изменяющих мотивы, изложенные в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Агентство не согласно с доводом общества «Хот Тоур» о том, что в его действиях имеются признаки злоупотребления правом, отмечая, что данный довод основан на предположениях и не доказан, а из фактических обстоятельств дела следует, что сам заявитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 19.01.2018, то есть позднее даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (11.04.2017).

В представленных 25.09.2020 письменных объяснениях заявитель возражал против доводов, изложенных в отзыве Роспатента.

В судебном заседании, состоявшемся 29.09.2020, представитель заявителя поддержал изложенные в заявлении доводы, просил его удовлетворить.

Представители Роспатента и агентства возражали против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзывах на заявление.

Как следует из материалов дела, агентство является правообладателем товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 659107, зарегистрированного 07.06.2018 с приоритетом от 11.04.2017 по заявке № 2017713937 в отношении широкого перечня товаров 16-го и услуг 36, 39, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В Роспатент 05.10.2019 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное тем, что регистрация названного товарного знака был произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В возражении изложены доводы о том, что содержащийся в спорном товарном знаке сильный словесный элемент «Хоттур», обозначающий распространенное и общеупотребительное в сфере оказания туристических услуг выражение «горячий/горящий тур», не обладает различительной способностью и характеризует товары и услуги, имеющие отношение к туристической деятельности, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно иных товаров и услуг, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана.

В подтверждение этих доводов общество представило, в том числе, заключение от 16.09.2019, в соответствии с которым словосочетания в кириллице «хот тур» («хоттур») соответствуют транслитерации словосочетания «hottour» на английском языке; слова «хот тур» («хоттур») и «hottour» являются самостоятельными лексическими единицами и устойчивыми словосочетаниями; слово «хоттур» является сложным, имеет
два корня и образовано от английского словосочетания «hottour»; словосочетание «houttour» переводится на русский язык как «горящая путевка», «горящий тур», «горячий тур»; устойчивое словосочетание «горящий тур» означает тур с близкой датой вылета, имеющий мало шансов быть проданным по ранее объявленной стоимости.

Общество в возражении отмечало, что приведенное смысловое значение указанного словосочетания усматривается также из решения Роспатента от 26.08.2019, согласно которому ему было отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначения «» по заявке № 2018717119 на основании того, что заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, общество в возражении отметило, что им была подана заявка № 2018717122 на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака, при рассмотрении которой Роспатент уведомил о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со спорным товарным знаком, что, по мнению общества, свидетельствует об эквивалентности сравниваемых обозначений, характеризующих услуги в области туристической деятельности.

Решением Роспатента от 27.01.2020 в удовлетворении возражения общества было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 659107 оставлена в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что словесный элемент «Хоттур» является искусственным фантазийным словом, которое не является описательным по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и не характеризует товары 16-го и услуги 35, 39, 43-го классов МКТУ спорного товарного знака, а также отклонил довод общества о доминировании словесного элемента, указав, что изобразительный и словесный элементы в спорном товарном знаке являются равнозначными.

При этом Роспатент констатировал, что обществом не представлено сведений о наличии у обозначения «Хоттур» описательного характера для товаров и услуг в области туризма, обращая внимание на отсутствие в словарно-справочных источниках информации о самостоятельности слова «Хоттур», об устойчивости этого выражения, а также сослался на то, что понятию «горящий тур» или «горящая путевка» в английском языке соответствует словосочетания «lastminutetour» / «lastminutedeal».

Отклоняя выводы, содержащиеся в заключении от 16.09.2019, Роспатент указал, что данное заключение является частным мнением лица, обладающего знаниями в области лингвистики, но не имеющего отношения к туристической сфере деятельности.

Реагируя на доводы подателя возражения, связанные с тем, что при рассмотрении заявок общества в отношении фонетически и семантически сходных обозначений были выражены противоположные позиции, Роспатент отметил, что вывод о несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ был сделан только в отношении обозначения «» по заявке
№ 2018717119, тогда как в отношении обозначения «» по заявке № 2018717122 был сделан вывод о его фантазийности.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном
статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным в силу следующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности
и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения Роспатента обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом и агентством.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401–1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки – на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки № 2017713937 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 659107 (11.04.2017)законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ, Правила № 482 и Правила № 56 в части, не противоречащей ГК РФ.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Общество было признано Роспатентом лицом, заинтересованным в подаче возражения, поскольку между ним и агентством имеются спорные отношения, касающиеся столкновения исключительных прав на сходные до степени смешения средства индивидуализации (спорный товарный знак и фирменное наименование общества «Хот Тоур») и использования обществом «Хот Тоур» сходного обозначения в доменном имени «hottour.ru», а также ввиду подачи обществом заявок на регистрацию сходных до степени смешения со спорным товарным знаком обозначений по заявкам
№ 2018717119 и № 2018717122. При этом заинтересованность общества в подаче возражения агентством не оспаривается.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 34 Правил № 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером ли не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; иреалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

При анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя.

Норма пункта 1 статьи 1483 ГК РФ для целей ее применения прямо не предусматривает установление сходства до степени смешения анализируемого товарного знака с другими обозначениями, как, например, это указано в пункте 6 названной статьи.

Однако смысловое значение анализируемого обозначения в ряде случаев можно определять с учетом значения обозначения, являющегося его транслитерацией.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2018 по делу № СИП-715/2017.

Вместе с тем при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом определяющим для установления семантического значения словесного обозначения является не точность отображения русскоязычного или иностранного текста буквами соответствующего алфавита по правилам транслитерации, а его восприятие российскими потребителями.

Данная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2018 по делу № СИП-772/2017.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с изложенной в оспариваемом решении позицией Роспатента, согласно которой входящие в состав спорного товарного знака изобразительные и словесные элементы являются равнозначными.

Данный довод Роспатентом в оспариваемом решении не мотивирован и противоречит подходам, сформированным самим Роспатентом в Рекомендациях № 197, действовавших на дату приоритета спорного товарного знака, в соответствии с которыми при экспертизе обозначения должно исследоваться положение элемента в обозначении, его размеры, оригинальность исполнения, цвет, а на словесном элементе, как правило, акцентируется внимание потребителя.

В рассматриваемой ситуации словесный элемент «Хоттур» занимает в комбинированном обозначении «» центральное положение, выполнен достаточно крупными по отношению к размеру обозначения буквами, поэтому очевидно, что именно с него начинается осмотр обозначения.

Изобразительный же элемент спорного товарного знака, представляющий собой стилизованное изображение небольшого островка с двумя пальмами на фоне диска солнца, не является оригинальным, так как такое обозначение обычно используется для иллюстрирования стран с жарким климатом, пляжным отдыхом.

Суд отмечает, что нарушение сложившихся в правоприменительной практике правовых подходов при рассмотрении возражения могло привести к принятию неправильного решения.

Роспатентом сделан обоснованный вывод о том, что словесный элемент «Хоттур» не является лексической единицей русского языка, так как отсутствует в словарно-справочных источниках.

Между тем доводы общества сводились к тому, что словосочетание в кириллице «хот тур» («хоттур») соответствует транслитерации словосочетания «hottour» на английском языке, слово «хоттур» является сложным, имеет два корня и образовано от английского словосочетания «hottour», словосочетание «hottour» переводится на русский язык как «горящая путевка», «горящий тур», «горячий тур», устойчивое словосочетание «горящий тур» означает тур с близкой датой вылета, имеющий мало шансов быть проданным по ранее объявленной стоимости.

Не соглашаясь с данными доводами общества, Роспатент указал на то, что слово «hot» имеет много значений и ни в одном из предложенных вариантов перевода не содержится упоминания слова «hot» в совокупности со словом «tour», из представленных источников информации невозможно сделать вывод о том, что словосочетание «hottour» имело смысловое значение «горящий тур» «горящая путевка», размещение словосочетания «горячие туры» на сайтах туристических компаний не позволяет прийти к выводу о том, что это обозначение представляет собой устойчивое словосочетание в области туристической деятельности со значением, эквивалентным понятию «горящий тур».

Отклоняя заключение от 16.09.2019, Роспатент ограничился указанием на то, что это заключение является частным мнением лица, обладающего знаниями в области лингвистики, но не имеющего отношения к туристической деятельности, а также ссылкой на наличие сомнений ввиду логических несовпадений.

Вместе с тем коллегия судей считает заслуживающими внимания доводы заявителя относительно неполноты исследования Роспатентом обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения возражения, и непоследовательности его правовой позиции.

Так, не принимая заключение от 16.09.2019, Роспатент не опроверг содержащиеся в нем выводы, не привел иных устоявшихся значений словосочетания «hottour», помимо отмеченных в заключении значений «горящая путевка», «горящий тур», «горячий тур».

Указывая со ссылкой на сайты www.translate/ru, www.lingvolive.comна то, что понятию «горящий тур», «горячий тур» в английском языке соответствуют словосочетания «lastminutetour» и «lastminutedeal», Роспатент не исследовал, какое из словосочетаний используется непосредственно в туристической деятельности.

Вывод Роспатента о том, что словосочетание «горячие/горящие туры», систематически используемое российскими туристическими компаниями для обозначения туров с близкой датой вылета, имеющих мало шансов быть проданными по ранее объявленной стоимости и реализуемыми по сниженной стоимости, не является устойчивым выражением, однозначно воспринимаемым российским потребителем, основан на неполном исследовании представленных вместе с возражением общества доказательств.

Роспатентом в оспариваемом решении фактически сделан вывод об отсутствии у обозначения «Хоттур» семантического значения, известного российским потребителям.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам находит обоснованным довод заявителя о том, что правовая позиция Роспатента по оценке указанного обозначения и сходных с ним обозначений является непоследовательной и противоречивой.

Судом установлено, что обществом в Роспатент были поданы следующие заявки на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков:

– № 2018717119 (обозначение «», дата подачи 25.04.2018) в отношении услуг 35, 39, 41, 43, 45-го классов МКТУ;

– № 2018717122 (обозначение «», дата подачи 25.04.2018) в отношении услуг 35, 39, 41, 43, 45-го классов МКТУ, из которой в дальнейшем была выделена заявка № 2019724745 в отношении услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ.

Решением от 26.08.2019 Роспатент отказал в регистрации обозначения «» № 2018717119 в качестве товарного знака.

Согласно решению Роспатента от 26.08.2019 (т. 1 л.д. 95–98) словесный элемент «Нottour» («Нot» – горячий, горящий; «tour» тур, поездка, путешествие) является общепринятым обозначением тура по сниженной цене и используется различными лицами, указывает на свойство части услуг 41-го класса МКТУ, относящихся к туристической деятельности, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент признал, что для остальной части заявленных услуг 41-го и всех услуг 45-го классов МКТУ данный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно деятельности заявителя, что также препятствует его регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент в указанном решении также отметил, что по запросу «Нottour» в сети Интернет выдается более 7 млн. результатов, в ссылках на первой поисковой странице используется словосочетание «Горячие/горящие туры», что подтверждает устойчивую ассоциативную связь словосочетания «Нottour» с горящими турами и использования их как равнозначных понятий. Роспатент указал на то, что во всех использованных переводчиках элемент «Нottour» был переведен как «горячий тур», написание заявленного обозначения не позволяет его воспринимать как два отдельных слова и, соответственно, рассматривалось экспертизой как словосочетание.

В уведомлении Роспатента от 19.03.2020 по выделенной заявке
№ 2019724745 на регистрацию обозначения «» отмечено, что указанное обозначение представляет собой транслитерацию английских слов «Нot» и «tour», воспринимаемых в значении «туры горящих путевок», представляющих собой термин в области туристической деятельности, указывающих на назначение части заявленных услуг 35, 39-го классов МКТУ, в результате чего не подлежащих правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

По отношению к остальным заявленным услугам 35, 39-го (не относящимся к туристическим услугам) и всем заявленным услугам 43-го классов МКТУ обозначение «» не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку будет способно ввести в заблуждение относительно назначения таких услуг.

Кроме того, Роспатентом установлено, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству Российской Федерации № 659107.

По заявке № 2018717122 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «» Роспатентом 07.12.2018 направлено уведомление, согласно которому данное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству Российской Федерации
№ 659107, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ.

Таким образом, Роспатент применительно к аналогичным правовым ситуациям выражает противоположные правовые позиции, в одном случае признавая обозначение подлежащим правовой охране, а в другом – неохраняемым по одним и тем же правовым основаниям.

Различное толкование лицом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров недопустимо. Это следует из принципа эстоппель и положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу № СИП-191/2018.

Главная задача принципа эстоппель – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Исходя из принципа правовой определенности, обязательного как для судов, так и всех государственных органов, уполномоченных определять правовой статус имущества и имущественных прав участников гражданского оборота, аналогичный подход должен применяться и к Роспатенту. Такой же подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018, от 19.10.2018 по делу
№ СИП-137/2018, от 31.10.2019 по делу № СИП-202/2019.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что следование выработанным правоприменительной практикой подходам обусловлено необходимостью обеспечить соблюдение единообразия практики при применении одних и тех же норм закона как судом,
так и административным органом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу
№ СИП-243/2019.

Роспатент, реагируя в оспариваемом решении на соответствующий довод заявителя, должным образом не мотивировал, чем отличались вышеприведенные правовые ситуации и исходя из каких оснований он пришел к иным правовым выводам.

Ссылка Роспатента на то, что обозначение «» по заявке
№ 2018717122 рассматривалось в качестве фантазийного не соответствует имеющимся в деле доказательствам.

Заявленный устно в судебном заседании довод о регистрации на имя общества товарного знака по свидетельству Российской Федерации
№ 726549 в отношении услуг 41-го и 45-го классов МКТУ не опровергает вывода о непоследовательности правовых подходов Роспатента. Кроме того, данный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг, не относящихся к туристической деятельности и не являющихся однородными в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

При таких обстоятельствах, решение Роспатента от 27.01.2020 не может быть признано соответствующим пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Вместе с тем судом не принимается довод общества о злоупотреблении агентством правом при регистрации спорного товарного знака в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

При этом суд отмечает, что злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер и вывод о нем не может являться следствием предположений.

Обществом не представлено убедительных доказательств того, что обращаясь с заявкой на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, агентство преследовало исключительно цель причинения вреда другим лицам. При этом суд принимает во внимание, что общество зарегистрировано в качестве юридического лица позднее, нежели агентством была подана заявка на регистрацию спорного товарного знака, что исключает наличие умысла на причинение вреда обществу.

Ссылка агентства при регистрации данного обозначения в качестве товарного знака на его фантазийность и семантическую нейтральность могла в рассматриваемом случае являться следствием заблуждения агентства. Иного обществом не доказано.

Коллегия судей также отмечает, что дополнительные доказательства, представленные заявителем, являющимся подателем возражения, непосредственно в суд, признаны судом изменяющими мотивы возражения, а потому не исследовались и не оценивались при принятии настоящего решения.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 138 Постановления № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание то, что допущенные Роспатентом нарушения не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение, носят существенный характер, коллегия судей полагает, что данные нарушения являются основаниями для признания оспариваемого решения недействительным и для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение общества с учетом настоящего решения суда.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать на то, что, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества, суд в рассматриваемом случае не предопределяет его выводы по итогам рассмотрения возражения.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных предпринимателем при обращении в суд, на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 659107 как не соответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 05.10.2019 возражение общества с ограниченной ответственностью «Хот Тоур» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 659107.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хот Тоур» (Кронштадский б-р, д. 6, корп. 3, эт. 7, оф. 33, Москва, 125212, ОГРН 1187746041999) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 3000 (Три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья А.А. Снегур

Судья Ю.В. Борисова

Судья Д.А. Булгаков