Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ЛОЯЛТИ» (ул. 2-ая Волжская, д. 6 А, нежил. пом. 4, г. Кострома, 156009, ОГРН 1174401002654)

к обществу с ограниченной ответственностью «УДАЧА» (ул. Щепкина, д. 28, эт. 3, пом. I, комн. 22, Москва, 129090, ОГРН 1187746386156)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 544941 и № 461783 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «ЛОЯЛТИ» − Вихарева К.А. (по доверенности от 11.05.2020);

от общества с ограниченной ответственностью «УДАЧА» − генеральный директор Степанов Д.В. (решение единственного учредителя от 03.04.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЛОЯЛТИ» (далее – общество «ЛОЯЛТИ») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «УДАЧА» (далее – общество «УДАЧА») о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельству Российской Федерации № 544941 в отношении услуг 35-го «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление гостиничным бизнесом» и по свидетельству Российской Федерации № 461783 в отношении услуг 35-го «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных» классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие их неиспользования (с учетом принятого судом уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности

(Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков общество «ЛОЯЛТИ» указывает на то, что с 2018 года по настоящее время использует в своей деятельности обозначение «Удача» в целях продвижения среди коммерческих организаций программы, по условиям которой клиентам различных юридических лиц (партнеров) предоставляется карта «Удача» для получения различных привилегий партнеров программы.

Общество «ЛОЯЛТИ» также ссылается на подачу им в Роспатент заявки № 2018711553 на регистрацию комбинированного обозначения « » в качестве товарного знака, по результатам рассмотрения которой Роспатент уведомил о невозможности регистрации названного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ по причине его сходства со спорными товарными знаками в отношении однородных услуг.

С учетом того, что в открытых источниках отсутствуют сведения об использовании обществом «УДАЧА» товарных знаков в отношении услуг 35-го класса МКТУ, общество «ЛОЯЛТИ» просит досрочно прекратить правовую охрану спорных товарных знаков в отношении интересующих его услуг 35-го класса МКТУ.

В представленном отзыве на исковое заявление общество «УДАЧА» ссылается, в том числе, на несоблюдение обществом «ЛОЯЛТИ» претензионного порядка урегулирования спора, обязательного для данной категории споров в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), отмечая, что предложение направлено было лишь для вида, а не для урегулирования спора в досудебном порядке.

Как полагает общество «УДАЧА», несоблюдение претензионного

порядка выражается в том, что в направленном предложении отсутствует конкретный перечень услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых общество «ЛОЯЛТИ» заинтересовано использовать сходное со спорными товарными знаками обозначение.

По мнению общества «УДАЧА», изначально заявленное в предложении требование об отказе от исключительных прав на товарные знаков в отношении услуг 35-го класса МКТУ в целом свидетельствует о том, что общество «ЛОЯЛТИ» фактически злоупотребляет своим правом на обращение с настоящим исковым заявлением.

При этом общество «УДАЧА» полагает, что если бы по заявке № 2018711553 общество «ЛОЯЛТИ» испрашивало предоставление правовой охраны в отношении услуг 35-го класса МКТУ «исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; службы консультационные по управлению бизнесом», то Роспатент в этой части зарегистрировал бы заявленное обозначение « » в качестве товарного знака ввиду отсутствия препятствий.

В поступившем в суд 17.08.2020 заявлении об уточнении исковых требований общество «ЛОЯЛТИ» утверждает, что с 2017 года по настоящее время оказывает широкий спектр услуг физическим лицам и организациям, связанных с консультациями по вопросам организации управления бизнесом, с организацией торговых ярмарок в коммерческих целях, со службами консультативными по управлению бизнесом, по сбору и предоставлению статических данных, а также с обеспечением потребителей информацией о всевозможных товарах и видах услуг (в том числе о гостиничных услугах).

Так, в подтверждение фактов оказания услуг, связанных с предоставлением консультаций по вопросам организации и управления бизнесом, со службами консультативными по управлению бизнесом, со сбором и предоставлением статистических данных, общество «ЛОЯЛТИ»

ссылается на то, что оно оказывает юридическим лицам (коммерческим предприятиям) услуги по анализу складывающейся на рынке продаж ситуации и по ее прогнозированию, в частности, предоставляя информацию о востребованных ценах на товары, выявляя влияющие на конъюнктуру рынка факторы, прогнозируя возможные объемы продаж продукции, уведомляя о снижении рентабельности продукции, проводя рыночные тесты новой продукции для выявления потенциальных покупателей и т.п.

Кроме того, общество «ЛОЯЛТИ» указывает на размещение на своем сайте http://udacha-club.ru по заказу владельца гостиницы в рамках программы лояльности «Удача»» информации о гостинице, в том числе о действующих ценах и скидках, о возможности бронирования гостиничных номеров, что, по его мнению, свидетельствует о содействии владельцу в управлении гостиничным бизнесом.

В свою очередь, общество «УДАЧА» в письменных возражениях на уточненное исковое заявление считает, что представленные обществом «ЛОЯЛТИ» доказательства являются недостаточными для подтверждения наличия у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны принадлежащих ему товарных знаков в отношении всех спорных услуг 35-го класса МКТУ, полагая, что такая заинтересованность подтверждается только в отношении услуги 35-го класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]».

С точки зрения общества «УДАЧА», заключенный между обществом «ЛОЯЛТИ» и обществом с ограниченной ответственностью «Интербир» (далее – общество «Интербир») договор от 01.12.2018 изготовлен лишь для предоставления в рассматриваемое дело, так как численность работников общества «ЛОЯЛТИ» (2 человека) и отсутствие доказательств встречного исполнения (передаточного акта) в рамках этого договора свидетельствуют о малой вероятности исполнения данного договора.

Общество «УДАЧА» также полагает, что заключенный между

обществом «ЛОЯЛТИ» и обществом с ограниченной ответственностью «Лидер-Сервис» (далее – общество «Лидер-Сервис») договор от 11.11.2018 подтверждает оказание услуг в сфере рекламы, поскольку доведение до потенциальных потребителей информации о товарах и услугах заказчика не является оказанием консультационных услуг. При этом ответчик обращает внимание на непредставление доказательств исполнения заказчиком своих обязательств по названному договору.

Общество «УДАЧА» также ставит под сомнение довод общества «ЛОЯЛТИ» о том, что договор на оказание услуг по размещению информации о гостинице относится к доказательствам, подтверждающим заинтересованность в использовании спорных товарных знаков в отношении услуги 35-го класса МКТУ «управление гостиничным бизнесом», отмечая, что действия по рекламе гостиничных услуг заказчика различаются по характеру и содержанию с действиями по управлению гостиничным бизнесом.

При этом общество «УДАЧА» утверждает, что оно использует спорные товарные знаки в отношении услуг 35-го класса МКТУ «изучение общественного мнения; сбор информации в компьютерных базах данных, систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги в области общественных отношений; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]».

В частности, ответчик ссылается на то, что спорные товарные знаки используются под его контролем при оказании услуг в сфере бухгалтерского обслуживания некоммерческих объединений, пользующихся в своей деятельности Интернет-сервисом «tsn-online.ru», который позволяет администрации некоммерческого объединения вести в автоматизированной базе данных учет жителей поселка, получать информацию о платежах, обращениях, жалобах, работать с соответствующими обращениями, изучать мнение жителей поселка по различным вопросам, а также размещать интересующую жителей поселка информацию о различных товарах и

услугах.

В отзыве на возражение ответчика общество «ЛОЯЛТИ» поясняет, что количество сотрудников, работающих по трудовому договору, никоим образом не влияет на его работу в целом, в частности на предоставление услуг сторонним организациям, а также указывает на то, что размещенная на его сайте http://udacha-club.ru/ информация о предлагаемых гостиницей услугах, скидках, акциях и предоставление заказчику сведений о потенциальных клиентах является частью процесса управления гостиницей.

Общество «ЛОЯЛТИ» также указывает на наличие у него заинтересованности в отношении таких услуг 35-го класса МКТУ как «организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин», ссылаясь в обоснование на заключение договора по организацию проведения ярмарки, по условиям которого истец как исполнитель оказывал, в частности, услуги по рекламированию ярмарки, по заключению взаимовыгодных торговых соглашений с другими участниками ярмарки и третьими лицами, по поиску арендаторов торговых мест заказчика и т.п.

Кроме того, общество «ЛОЯЛТИ» полагает, что представленные обществом «УДАЧА» доказательства подтверждают использование спорных товарных знаков в отношении иных услуг 35-го класса МКТУ, которые не являются предметом спора по настоящему делу.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.

В судебном заседании, состоявшемся 08.09.2020, представитель истца поддержал уточненные исковые требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в его отзыве и возражениях.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Вместе с тем при подготовке дела к судебному разбирательству от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением в его адрес судебного акта.

Как следует из материалов дела, общество «УДАЧА» является правообладателем следующих средств индивидуализации:

товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 544941, зарегистрированного 03.06.2015 с приоритетом от 02.07.2013 по заявке № 2013722359 в отношении товаров 5-8, 11, 12, 19, 20, 31-го и услуг 35-37, 42, 44-го МКТУ, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление гостиничным бизнесом»;

товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 461783, зарегистрированного 16.05.2012 с приоритетом от 11.10.2010 по заявке № 2010732504 в отношении товаров 5-8, 11, 12, 19, 20, 31-го и услуг 35-37, 42, 44-го классов МКТУ, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных».

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названных товарных знаков в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, неиспользование правообладателем этих товарных знаков для индивидуализации перечисленных услуг, общество «ЛОЯЛТИ» 03.03.2020 направило по юридическому адресу ответчика предложение о добровольном отказе от исключительных прав на спорные товарные знаки или о заключении договора об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки.

Не получив ответа общества «УДАЧА» на направленное предложение, общество «ЛОЯЛТИ» по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, уточненных исковых заявлениях, отзывах и возражениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным

лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом «ЛОЯЛТИ» соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о добровольном отказе от исключительных прав на спорные товарные знаки или об отчуждении исключительных прав на них (т. 1, л.д. 11), почтовыми квитанциями о направлении 03.03.2020 предложения (т. 1, л.д. 12) и соответствующим отчетом об отслеживании отправления.

Ссылка общества «УДАЧА» на то, что обществом «ЛОЯЛТИ» не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора ввиду отсутствия в направленном предложении указания на спорные услуги 35-го класса МКТУ не может быть признана обоснованной в силу следующего.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебной практике претензионный порядок урегулирования

спора рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы без обращения в суд. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

При этом, если из поведения ответчика не усматривается намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, оставление иска без рассмотрения приводит к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

Аналогичный правовой подход сформулирован в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 306-ЭС15-1364 по делу № А55-12366/2012.

Кроме того, дефекты направления предложения заинтересованного лица не могут свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора при доказанности фактического получения такого предложения правообладателем.

Как следует из материалов дела, получив направленное в его адрес предложение в отношении спорных товарных знаков, общество «УДАЧА» не имело намерений урегулировать спор как в досудебном порядке, так и при рассмотрении дела в суде.

В частности, на вопрос суда представитель ответчика заявил об отсутствии намерений на ведение с истцом переговоров на предмет урегулирования спора во внесудебном порядке, в том числе в отношении уточненных требований.

Наличие в предложении указания на более широкий перечень услуг 35-го класса МКТУ, нежели перечень услуг, в отношении которого заявлены требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, не порочит соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

Принимая во внимание положения части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 10 ГК РФ, с учетом отсутствия доказательств, опровергающих факт направления истцом ответчику 03.03.2020 текста предложения, суд приходит к выводу о том, что представленные в материалы дела доказательства соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования настоящего спора являются достоверными и достаточными для признания такого порядка соблюденным.

Суд также принимает во внимание то, что обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации № R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды» (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»).

Таким образом, цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем без привлечения суда или иных посредников для такого разрешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу № СИП-581/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2017 № 300-ЭС18-10023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации), постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по делу № СИП-768/2018.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков обществом «ЛОЯЛТИ» представлены следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридический лиц (далее – ЕГРЮЛ) с указанием в качестве основной вида деятельности деятельность рекламных агентств, в качестве дополнительных видов – исследование конъюнктуры рынка; деятельность по изучению общественного мнения; условия участия в программе лояльности «Удача» (версия от 06.10.2017); заключенные с акционерным обществом «Универсам № 2» договор поставки от 01.12.2018 на поставку пластиковых карт «Удача», договор присоединения от 01.12.2018 с дополнительным соглашением; заключенные с обществом с ограниченной ответственностью «Престиж групп» (далее – общество «Престиж групп») договор от 21.01.2019 на поставку пластиковых карт «Удача», договор присоединения от 21.01.2019 с дополнительным соглашением; договор оказания услуг от 01.11.2018 № 01/1118-1174401002654-MSG; договор

от 23.11.2017 № 375-11/2017; договор от 28.11.2018 № ИП0371/2018 на изготовление пластиковых карт; договор от 09.08.2017 № PR-0817-04 на оказание услуг; распечатки из сети «Интернет» о программе лояльности «Удача»; решение Роспатента от 25.06.2019 о государственной регистрации товарного знака; заключенный с обществом «Интербир» договор оказания услуг по конъюнктурному исследованию рынка от 01.12.2018 с приложенным к нему актом, договор от 18.08.2018 оказания маркетинговых услуг с приложенными к нему актами; акты; счета-фактуры; согласие от 25.06.2020 № 1; справка о праве администрирования обществом «ЛОЯЛТИ» доменного имени «udacha-club.ru»; распечатки профилей аккаунтов; заключенный с обществом «Лидер-Сервис» договор от 11.11.2018 на оказание консультационных услуг с приложенными к нему актами; акты выполненных работ по размещению рекламных материалов в «Яндекс.Директ»; заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Посейдон» (далее – общество «Посейдон») договор оказания услуг по размещению информации о гостинице от 20.03.2018; заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт» договор оказания услуг по организации проведения ярмарки от 15.04.2019 с приложенным актом.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что общество «ЛОЯЛТИ» осуществляет деятельность по оказанию различных вспомогательных услуг для бизнеса, связанных с предоставлением деловой информации и консультаций, продвижением товаров и услуг, сбором и предоставлением информации о клиентах, организационным обеспечением проведения ярмарок, а также данное лицо имеет реальное намерение организационно обеспечивать развитие Программы лояльности «Удача», связанной с предоставлением ее участникам привилегий на товары, работы и услуги, продаваемыми и оказываемые партнерами при предъявлении карты

«Удача».

Так, договоры присоединения к «Программе лояльности» с дополнительными соглашениями, договор оказания услуг по конъюнктурному исследованию рынка от 01.12.2018, договор оказания маркетинговых услуг от 18.08.2018, договор на оказание консультационных услуг от 11.11.2018 содержат в себе условия о предоставлении обществом «ЛОЯЛТИ» различного рода консультационных и маркетинговых услуг, сбору и предоставлению необходимой для ведения бизнеса информации. При этом представленными актами, счетами-фактурами подтверждается фактическое оказание услуг в рамках этих договоров.

При этом суд отмечает, что действительность данных доказательств обществом «УДАЧА» не оспаривалась в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи заявления об их фальсификации.

Ссылка общества «УДАЧА» на то, что заключенный между обществом «ЛОЯЛТИ» и обществом «Лидер-Сервис» договор на оказание консультационных услуг от 11.11.2018 по своей природе относится к договорам по предоставлению маркетинговых услуг в сфере рекламы не исключает того обстоятельства, что в рамках этого договора общество «ЛОЯЛТИ» предоставляло консультации по привлечению потребителей в дилерский центр заказчика. Кроме того, заключение обществом «ЛОЯЛТИ» смешанных договоров не противоречит принципу свободы договора, закрепленному в статье 421 ГК РФ.

Судебной коллегией также отклоняется довод общества «УДАЧА» о том, что заключенный истцом с обществом «Посейдон» договор на оказание услуг по размещению информации в гостинице от 20.03.2018 не подтверждает оказание обществом «ЛОЯЛТИ» услуг, связанных с управлением гостиничным бизнесом.

Анализ прав и обязанностей сторон по указанному договору показывает, что исполнитель (истец) на основании письменной заявки

заказчика (владельца гостиницы) предоставляет услуги по привлечению клиентов, бронированию номеров, участвуя таким образом в управлении гостиничным номерным фондом. В связи с этим данные услуги могут рассматриваться как услуги по управлению гостиничным бизнесом.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что обществом «ЛОЯЛТИ» осуществлены и подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорными товарными знаками ответчика, путем обращения 19.03.2018 в Роспатент с заявкой № 2018711553 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения « » для индивидуализации товаров 9-го и услуг 35, 36, 41-го классов МКТУ.

Наличие препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, связанного, в том числе с регистрацией на имя ответчика спорных товарных знаков, следует из решения Роспатента от 25.06.2019 о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров

или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство − сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив товарные знаки « » по свидетельству Российской

Федерации № 544941 и « » по свидетельству Российской Федерации № 461783 с обозначением « » по заявке № 2018711553 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства за счет фонетического и семантического тождества словесных элемента «УДАЧА» / «YDACHA» / «Удача», являющихся доминирующими элементами в сравниваемых комбинированных обозначениях.

При этом наличие в указанных обозначениях изобразительных элементов не оказывает существенного влияния на восприятие обозначений, поскольку внимание потребителя прежде всего акцентируется на словесном элементе.

Как следует из пункта 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или

услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Руководствуясь вышеизложенными правилами, рекомендациями и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, судебная коллегия приходит к выводу о том, что оказываемые истцом вспомогательные услуги для бизнеса, связанных с предоставлением деловой информаций и консультаций, а также с организационным обеспечением ведения бизнеса, являются однородными спорным услугам 35-го класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление гостиничным бизнесом», указанным в перечне товарного знака « »

по свидетельству Российской Федерации № 544941, и услугам 35-го класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку « » по свидетельству Российской Федерации № 461783.

В соответствии с определением, данным в пункте 2 раздела 1 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением № 18 Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29.05.2014, консультационные услуги − услуги по предоставлению разъяснений, рекомендаций и иных форм консультаций, включая определение и (или) оценку проблем и (или) возможностей лица, по управленческим, экономическим, финансовым (в том числе налоговым и бухгалтерским) вопросам, а также по вопросам планирования, организации и осуществления предпринимательской деятельности, управления персоналом.

При этом под управленческим консультированием понимается оказание консультационных услуг в области управления, выработка советов, рекомендаций, подготовка аналитических записок и заключений, обоснование рациональных путей решений управленческих проблем (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. - М.» (ИНФРА-М, 2011)).

Вместе с тем продвижение товаров − это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Следовательно, деловая информация − это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития

предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации.

Равным образом приведенное понятие продвижения товаров учитывается и при оценке характера товарной информации, которая имеет цель доведения до сведения потребителя (поставщика, продавца и др.) сведений о потребительских свойствах товара, об условиях и режимах правильного хранения, транспортирования, выбора, использования и утилизации товара.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2018 по делу № СИП-469/2017.

При этом однородность услуг обусловлена тем, что они имеют одну родовую принадлежность (консультационные услуги), сходное функциональное назначение (предоставление деловой информации), единые условия их оказания и круг потребителей.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о едином источнике происхождения услуг.

С учетом изложенного и принимая во внимание высокую степень сходства спорных товарных знаков и заявленного на регистрацию обозначения, общество «ЛОЯЛТИ» следует признать заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 544941 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «информация деловая; информация и советы

коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление гостиничным бизнесом» и товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 461783 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных».

Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод ответчика о наличии в действиях истца по инициированию досрочного прекращении правовой охраны спорных товарных знаков признаков злоупотребления правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные

намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы сторон, пришел к выводу о недоказанности ответчиком наличия в действиях истца по обращению с настоящим иском признаком злоупотребления правом, поскольку совокупность произведенных истцом действий по подготовке к осуществлению и использованию сходного со спорными товарными знаками обозначения, осуществление истцом фактической деятельности по оказанию однородных услуг не свидетельствует о создании видимости заинтересованности и с очевидностью не указывает на недобросовестность его поведения.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года (ТРИПС) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения (03.03.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 03.03.2017 по 02.03.2020 включительно.

В подтверждение фактического использования спорных товарных знаков обществом «УДАЧА» в материалы дела представлены следующие доказательства: выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества «УДАЧА»;

договоры на бухгалтерское обслуживание; платежные поручения; Правила пользования информационной системой, утвержденные генеральным директором общества «УДАЧА»; заявления о присоединении к Правилам пользования информационной системой от 01.04.2019; акты об оказании услуг; распечатки из сети Интернет.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорных товарных знаков, приходит к выводу о недоказанности ответчиком их использования в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, для индивидуализации спорных услуг 35-го класса МКТУ.

Судебная коллегия считает обоснованным довод истца о том, что представленные документы подтверждают оказание ответчиком услуг по ведению бухгалтерских документов, подготовке выписок счетов, платежных документов, составлению налоговых деклараций, ведению бухгалтерских книг, которые не являются предметом настоящего спора.

Кроме того, из представленных доказательств не следует, что при оказании данных услуг ответчиком используются спорные товарные знаки.

Представленные распечатки с сайта ответчика, на которых размещен товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 544941, не могут быть признаны доказательством, подтверждающим факт использования ответчиком этого товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, поскольку на них отсутствует дата изготовления, в связи с чем невозможно определить время размещения указанного товарного знака.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения

ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 544941 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление гостиничным бизнесом» и товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 461783 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных» в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны в отношении вышеназванных услуг, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Поскольку исковые требования удовлетворены, то судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на общество «УДАЧА» в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЛОЯЛТИ» удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака

по свидетельству Российской Федерации № 544941 в отношении услуг «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; управление гостиничным бизнесом» 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 461783 в отношении услуг «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных» 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УДАЧА» (ул. Щепкина, д. 28, эт. 3, пом. I, комн. 22, Москва, 129090, ОГРН 1187746386156) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛОЯЛТИ» (ул. 2-ая Волжская, д. 6 А, нежил. пом. 4, г. Кострома, 156009, ОГРН 1174401002654) 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья А.А. Снегур

Судья Ю.В. Борисова Судья Д.А. Булгаков