Гражданский кодекс часть 1

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Рогожина С.П.,
судей Лапшиной И.В., Щербатых Е.Ю.
с использованием системы веб-конференции

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адняевым М.М. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица M.D. Science Lab, LLC о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 08.02.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 21.11.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021741416.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица M.D. Science Lab, LLC – Синицына А.Ю. (по доверенности от 20.04.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Тетцоева З.В. (по доверенности от 10.02.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо M.D. Science Lab, LLC (далее – компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 08.02.2023, принятого по результатам

рассмотрения возражения от 21.11.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака от 21.03.2022 по заявке № 2021741416.

Заявитель считает оспариваемое решение необоснованным и не соответствующим пункту 3 статьи 1483 Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку заявленное на регистрацию обозначение « » вопреки выводам Роспатента не указывает ложно на место происхождения товаров. Просит оспариваемое решение признать недействительным и обязать Роспатент зарегистрировать обозначение по заявке № 2021741416 в отношении всех заявленных товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Таким образом, заявитель считает, что оспариваемое решение не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ и нарушает его права и законные интересы.

До судебного заседания Роспатент представил отзыв на заявление, в котором возражает против его удовлетворения, ссылаясь на обоснованность своего вывода об отсутствии оснований для регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака.

Компания дополнительно представила возражения на отзыв, которые приобщены к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. К возражениям на отзыв приложены следующие дополнительные материалы:

NAVY);

10. Счет-оферта № М-3482 от 20.09.2022, акт сдачи-приемки № 20092000004 от 20.09.2022.

Представитель компании в судебном заседании заявленные требования поддержал. Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, 01.07.2021 компания обратилась в Роспатент с заявкой № 2021741416 на регистрацию обозначения « » в качестве товарного знака в отношении товаров «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; лубриканты и кремы для интимных целей; добавки пищевые растительные; добавки пищевые биологически активные; кремы медицинские; лосьоны и кремы медицинские для тела, кожи, лица и рук; кремы, гели и препараты возбуждающие для интимных целей; препараты медицинские, а именно: препараты для интимных целей, снижающие чувствительность» 5-го класса МКТУ.

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 21.03.2022 об отказе в государственной регистрации спорного товарного знака ввиду его несоответствия пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он включает слово «SWISS» (в переводе с английского языка «Швейцария, швейцарский»), способное порождать в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров и месте нахождения их изготовителя, а именно Швейцарии. По мнению экспертизы поскольку заявитель находится в США, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя. В отношении представленных заявителем дополнительных материалов в решении экспертиза указала, что они не являются достаточными для снятия установленных оснований для отказа, поскольку не содержат сведений о наличии у заявителя собственного производства на территории иностранного государства, а именно Швейцарии, не содержат сведений о наличии у заявителя контрактов и договоров, доказывающих значительные объемы производства и продажи товаров, территориальный охват реализации товаров.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что ссылки на регистрацию в США и других странах знаков со словесными элементами «SWISS NAVY» не могут снять основания для отказа в регистрации заявленного обозначения на территории Российской Федерации по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку в соответствии со статьей 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности товарные знаки, подпадающие под действие указанной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность. Экспертиза также отклонила ссылки заявителя на другие примеры регистрации товарных знаков, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а оценка охраноспособности обозначения и решение о государственной регистрации товарного знака проводится с учетом обстоятельств и доказательств конкретных материалов заявки.

Таким образом Роспатент посчитал, что спорное обозначение « » в силу своего семантического значения для заявленных товаров указывает на определенное место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя, не соответствующие действительности, ввиду чего обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с выводами Роспатента, содержащимися в решении экспертизы, заявитель 21.11.2022 обратился в Роспатент с возражением на указанное решение.

В своем возражении заявитель указал, что словесный элемент «SWISS» не включен в заявленное обозначение в качестве обособленной его части, а является неотъемлемой частью обозначения, что экспертиза не провела анализ слова «NAVY», его семантического значения как отдельно, так и во взаимосвязи с элементом «SWISS», не оценила его значимость и влияние на восприятие заявленного обозначения в целом, как на языке оригинала, так и в переводе рядовым российским потребителем, а также ассоциации, порождаемые таким обозначением.

Компания указала, что заявленное обозначение представляет собой грамматически и синтаксически связанное словосочетание, состоящее из лексических единиц английского языка («Swiss» - швейцарский и «Navy» - военно-морской флот), которые в своем сочетании легко произносимы («суис нейви»), легко запоминаемы, могут переводиться на русский язык как «швейцарский военно-морской флот».

По мнению заявителя, обозначение «SWISS NAVY» представляет собой единую синтаксическую единицу, состоящую из имен прилагательного (SWISS) и существительного (NAVY), построенного на основе подчинительной связи, где существительное «navy» является главным членом, на который падает логическое ударение, а прилагательное «swiss» – зависимым, т.е. словесный элемент NAVY заявленного обозначения является сильным, доминирующим по смысловому значению, выполняющим основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении;

– заявленное обозначение «SWISS NAVY» представляет собой оксюморон – образное сочетание резко контрастных, противоречащих друг другу понятий, парадокс, сочетание несочетаемого, поскольку общеизвестно, что Швейцария является горным государством, не имеющим выхода к морю, очевидно, что в силу географического положения у Швейцарии нет и не может быть военно-морского флота.

Компания указывает что обозначение «SWISS NAVY» является устойчивым сочетанием, имеющим широко признанное переносное значение «несуществующей силы», «несуществующего флота», что находит свое подтверждение в словарно-справочных статьях, в словаре разговорной лексики и сленга. Словосочетание «SWISS NAVY» в переносном значении также является частью устойчивого оборота «адмирал швейцарского флота», используемого в английском языке для саркастического описания человека, мнящего себя важной персоной, но на деле являющегося незначительной. Данное устойчивое словосочетание отражено в словарях английского языка Wordsense, Urban Dictionary, Wiktionary. При этом заявитель сослался на то, что неправдоподобность, внутреннее противоречие и ирония образа, заложенного в обозначении «SWISS NAVY», нашло свое отражение и в русскоязычной литературе, так, известно выражение о матросе швейцарского королевского флота в романе С.Д. Довлатова «Компромисс»;

Ссылаясь на указанные обстоятельства, компания настаивала на том, что семантика, заложенная в обозначение «SWISS NAVY», с высокой долей вероятности будет понятна рядовому российскому потребителю, а словесное обозначение «SWISS NAVY» как в прямом значении «швейцарский военно-морской флот», так и в своем переносном значении в отношении заявленных товаров 5-го класса МКТУ не имеет какой-либо ассоциации, описательности или ложности, при этом Роспатент не доказал, что обозначение в таком значении указывает на место производства товаров 5-го класса МКТУ.

Компания сослалась на то, что связанные в обозначением ассоциации, которые выявила экспертиза в качестве ложных, не обладают признаками правдоподобности, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить, что обозначение «SWISS NAVY» способно указывать на место нахождения производителя или место производства товара, что само по себе придает обозначению фантазийный характер.

Заявитель указывает, что ввиду фантазийности спорного обозначения не имеет правового значения для настоящего дела местонахождение заявителя и/или его производства и/или наличие у него контрактных производственных отношений в иностранном государстве.

В обоснование своих доводов компания ссылается на социологическое исследование Аналитического Центра Юрия Левады по вопросу «Восприятия потребителями обозначения «SWISS NAVY» (далее – соцопрос), проведенное с 23 по 28 сентября 2022 года среди 1004 респондентов от 18 лет и старше в 15 населенных пунктах Российской

Федерации, включая города Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Нижний Новгород и другие.

Компания указывает, что согласно результатам соцопроса 54% опрошенных не ассоциирует обозначение «SWISS NAVY» с чем-либо конкретным; еще 29% респондентов затруднились с ответом; еще 12% респондентов связывают обозначение «SWISS NAVY» с конкретной продукцией (маркой средств для интимных целей); большая часть потребителей (61%) считают, что «SWISS NAVY» – это название, которое индивидуализирует товары конкретного производителя на рынке; 28% потребителей ответили, что им известна продукция под обозначением «SWISS NAVY», причем 13% потребителей имеют опыт покупки продукции под обозначением «SWISS NAVY». При этом из всех опрошенных респондентов только 2% ответили, что обозначение «SWISS NAVY» ассоциируется у них со Швейцарским флотом, а ассоциации со швейцарским/из Швейцарии или с какими-либо качествами товара проявляются у 1% опрошенных. Ссылаясь на результаты проведенного исследования, заявитель указывает, что они также подтверждают фантазийность заявленного обозначения «SWISS NAVY» для современного российского потребителя по отношению к товарам 5-го класса МКТУ.

В возражении компания также приводила ссылки на регистрации иных обозначений, содержащих названия стран, таких как «FRENCH CONNECTION» (свидетельство № 335890), «FRENCH STANDART» (свидетельство № 475919), «ENGLISH BREAKFAST» (свидетельство № 395133), «ENGLISH STYLE» (свидетельство № 606121), «FRENCH KISS» (свидетельства №№ 323234, 424731, 426525, 424732), «FRENCH TOAST» (свидетельство № 348638), «ENGLISH LAUNDRY» (свидетельство № 402800), «ENGLISH HEAD» (свидетельство № 366777), «SCOTTISH BOBBY» (свидетельство № 652671), и др. как на широкую практику Роспатента по регистрации различных обозначений с географически детерминированными компонентами на имя лиц, местонахождение которых не совпадает с указанным географическим компонентом. В указанной связи заявитель ссылается на необходимость обеспечить соблюдение единообразия практики при применении одних и тех же норм закона как судом, так и административным органом.

Заявитель также указывает, что ему принадлежат исключительные права на идентичные товарные знаки «SWISS NAVY» для товаров 5-го класса, идентичных заявленным по рассматриваемой заявке, в стране происхождения товара (США), а также в Боливии, Бразилии, Канаде, Колумбии, Европейском союзе, Парагвае, Сингапуре, Великобритании, на то, что заявленное обозначение воспринимается как охраноспособное обозначение в отношении заявленных товаров.

Кроме того, компания представила в качестве доказательства использования заявленного обозначения в Российской Федерации в отношении части заявленных товаров аналитический отчет DISCOVERY Research Group «Анализ рынка лубрикантов и смазок в России» от 2021 года ,

согласно которому объем рынка лубрикантов и смазок в России в 2021 г. составил 13 686 830 шт., что на 9,3% больше, чем в 2020 год, при этом доля рынка в 2021г. бренда SWISS NAVY заявителя, M.D. Science Lab LLC в общем объеме импорта лубрикантов и смазок в Россию в 2021 году составила 7,3% от стоимостного объема и 2,9% от натурального объема. При этом эксклюзивным дистрибьютером (импортером) заявителя в России с 2014 года является общество с ограниченной ответственностью «Асткол-Альфа» (ОГРН 1027739455039) на основании контракта № 643/18602886/00008 от 19.06.2014.

Компания указала, что в период с 2014 по 2020 год поставила и реализовала в Российской Федерации средства интимной косметики и гигиены, маркированные товарным знаком «SWISS NAVY», на общую сумму 853 591,53 долларов США, а за период с января по октябрь 2021 года на сумму 639 176,35 долларов США. Средства интимной косметики и гигиены, маркированные товарным знаком «SWISS NAVY», продаются более чем в 100 городах России в Центральном, Южном, Уральском, Северо-Кавказском, Сибирском, Северо-Западном, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.

Заявитель сослался на то, что размещал рекламные материалы средств интимной косметики и гигиены, маркированных товарным знаком «SWISS NAVY», в профильных изданиях в России, а также принимал активное участие в профильных выставках индустрии для российского рынка, в частности в 2014 – 2019, 2021 годах.

К возражению компании были приложены следующие материалы:

На основании изложенного заявитель просил Роспатент отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

По итогам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 08.02.2023 об отказе в его удовлетворении.

Компания, полагая, что решение от 08.02.2023 не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и нарушает её права и законные интересы, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – Постановление № 10).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что Роспатент не оспаривает.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт,

решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявитель не оспаривает, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам суды установили следующее.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (01.07.2021) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Оценивая законность оспариваемого ненормативного правового акта с учетом приведенных доводов заявления, Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Упомянутая норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения,

порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При этом элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: «описывает ли элемент товары ложно?»; «может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение?». Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, в отношении конкретных товаров и услуг предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении

конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Аналогичный правовой подход изложен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932.

Представленные доказательства являются относимыми, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что оценка соответствия спорного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ прежде всего предполагает необходимость установления его смыслового значения.

При этом согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу для установления семантического (смыслового) значения словесного обозначения существенным является не вариативность возможного смыслового содержания входящих в него частей, а его восприятие в целом российскими потребителями.

Как следует из оспариваемого решения, при рассмотрении возражения компании административный орган уклонился от исследования вопроса о смысловом значении заявленного обозначения « » как словосочетания.

При этом в своих суждениях об охраноспособности указанного словесного элемента Роспатент фактически основывался исключительно на результатах анализа элементов «SWISS» и «NAVY» по отдельности и на суждениях о том, что слово «swiss» следует считать «сильным» элементом, поскольку оно имеет большую известность у российских потребителей, чем слово «navy», и находится в начале выражения.

Так, административный орган констатировал, что словесный элемент «SWISS» на русский язык переводится как образованное от географического названия страны прилагательное «Швейцарский».

При этом Роспатент исходил из того, что элемент «SWISS» указывает на определенное место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя, а именно на Швейцарию.

На основании одного лишь этого обстоятельства (наличие прилагательного, образованного от географического названия, в качестве одного из входящих в состав обозначения словесных элементов) административный орган заключил, что в отношении заявленного перечня товаров спорное обозначение будет порождать в сознании потребителей

представление об определенном месте происхождения товара (месте нахождения изготовителя), которое не соответствует действительности.

Вместе с тем одно только наличие в обозначении словесного элемента, имеющего отношение к географическому наименованию, недостаточно для вывода о том, что обозначение в целом указывает на место происхождения товаров или место нахождения их производителя.

В противном случае, при анализе словесных обозначений без учета всех входящих в них элементов, можно признать указывающими на место происхождения товаров любые словосочетания с относящимися к географическим названиям элементами, например «КИТАЙСКАЯ СТЕНА» и «ВЕНСКИЙ ВАЛЬС».

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать, что в данном случае на регистрацию заявлены не два самостоятельных обозначения, одно из которых представляет собой обозначение «SWISS», а другое – «NAVY». В данном случае на регистрацию заявлено словосочетание – « ».

В такой ситуации Роспатенту следовало исходить из того, что восприятие российскими потребителями тех или иных словосочетаний зависит от контекста: с одной стороны, от того, в отношении каких товаров соответствующие слова используются, а с другой стороны, от того, как использованные слова соотносятся между собой.

На необходимость учета контекста в отношении заявленных товаров (услуг) и в отношении соотнесения элементов друг с другом при анализе обозначений на соответствие подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ указывал Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 17.07.2023 по делу № СИП-974/2022.

С учетом того, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным, а для установления семантики словесных обозначений необходимо учитывать соотнесение элементов друг с другом, Суд по интеллектуальным правам считает указанный подход применимым и для оценки обозначения на соответствие подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Как следует из оспариваемого решения, словесные элементы «SWISS» и «NAVY» Роспатент оценивал по отдельности, не учитывая контекст.

При этом отклоняя доводы компании о том, что обозначение «SWISS NAVY» имеет значение «швейцарский флот», Роспатент фактически исходил из того, что для среднего российского потребителя сомнительна известность элемента «NAVY» и его смысла, в то время как слово «SWISS» является более распространенным и известным, а также употреблено в начале выражения.

Рассмотрев доводы заявителя о том, что Роспатент не оценивал словосочетание «SWISS NAVY» в целом и не принял во внимание фантазийное значение словосочетания для заявленных товаров, в том числе

ироничное значение словосочетания «швейцарский флот», судебная коллегия установила следующее.

Словосочетание «адмирал швейцарского флота» в ироничном значении имело редкое употребление в русскоязычной литературе. Так на сайте электронного ресурса «Национальный корпус русского языка» (https://ruscorpora.ru/) имеются два примера употребления выражения в дореволюционной литературе (А. В. Амфитеатров. Марья Лусьева за границей (1911), Б. В. Савинков (В. Ропшин). Конь бледный (1909)) и один – в литературе советского периода (Р. Б. Гуль. Азеф (1958)) https://ruscorpora.ru/results?search=ClwqIQoICAAQChgyIAoQBSAAKP6vuMC

XQudGG0LDRgNGB0LrQvtCz0L4g0YTQu9C%2B0YLQsDAB. Ещё один пример употребления фразы – «матрос швейцарского флота» в ироничном значении привел заявитель С.Д. Довлатов Компромисс (1981).

Действительно, выражение «SWISS NAVY» («швейцарский флот») в его переносном, ироничном значении «несуществующая сила» не имеет в русском языке широкого употребления.

Вместе с тем, даже если не учитывать переносное значение выражения, адресные потребители товаров 5-го класса при восприятии словосочетания из словесных единиц одного языка однозначно обратят внимания и на второе слово в выражении, будут воспринимать обозначение в контексте обоих его элементов.

Роспатент не учел того, что элемент «navy» наряду с элементом «swiss» является словом английского языка, которое созвучно и родственно русскому слову «навигация», поскольку оба слова происходят от одного латинского слова «navigation», имеющего значение «мореплавание».

При этом, суждение Роспатента о том, что элемент «navy» является «слабым» не соответствует методологии Правил, поскольку с точки зрения семантики логическое ударение в словосочетании «SWISS NAVY» («швейцарский флот») приходится на главное слово – существительное «navy», а не на зависимое прилагательное «swiss».

Суд по интеллектуальным права считает, что оценке подлежало восприятие потребителями словосочетания «SWISS NAVY» в целом. Указанное словосочетание по семантическому признаку имеет значение «швейцарский флот», а примененный Роспатентом подход неправомерно исключил оценку обозначения в контексте соотнесения его элементов для решения вопроса о том, является ли оно для заявленных товаров 5-го класса МКТУ ложным или фантазийным

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что из содержания оспариваемого ненормативного правового акта не представляется возможным установить мотивы, руководствуясь которыми административный орган пришел к заключению о том, что заложенная в спорном обозначении ложная характеристика места нахождения изготовителя или места производства указанных заявителем товаров 5-го

класса МКТУ может быть воспринята рядовым российским потребителем как правдоподобная.

Суд по интеллектуальным правам также считает необходимым указать, что Роспатент при определении правдоподобности ложной ассоциации должен был исследовать весь перечень заявленных товаров 5-го класса МКТУ, для решения вопроса о том, ассоциируется ли правдоподобно швейцарский флот и мореплавание с местом их происхождения, или же ложная ассоциация будет явно неправдоподобной.

Между тем по смыслу приведенных положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и разъяснений правоприменительной практики осуществление анализа степени правдоподобности такой характеристики в восприятии рядового российского потребителя соответствующих товаров является обязательным этапом оценки охраноспособности заявленного обозначения.

Отсутствие соответствующих мотивов свидетельствует о незаконности оспариваемого решения, поскольку такой анализ должен был сделать административный орган. К компетенции суда первой инстанции относится проверка соответствия требованиям применимого законодательства сделанных Роспатентом выводов, в связи с чем он не вправе делать такие выводы самостоятельно, подменяя собой административный орган.

При этом в части фактических ассоциаций потребителей Роспатенту надлежало дать оценку представленным в материалы дела сведениям соцопроса и доказательствам использования обозначения, которые заявитель представил в подтверждение фантазийности обозначения, его связи с товарами компании и отсутствия возможности ввода потребителей в заблуждение.

Данные обстоятельства являются существенными для правильного разрешения настоящего дела, поскольку при фантазийности обозначения ему может быть предоставлена правовая охрана даже при том, что оно может порождать у потребителей явно неправдоподобные ассоциаций.

Аналогичный правовой подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2021 по делу № СИП-564/2020, от 18.11.2022 по делу № СИП-1349/2021.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к заключению о том, что вывод о способности спорного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя или места производства указанных заявителем товаров 5-го класса МКТУ является преждевременным, поскольку сделан Роспатентом при неправильном применении методологии оценки охраноспособности заявленного

обозначения, в связи с чем он противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом установленных обстоятельств анализ Роспатентом каждого из элементов в отдельности без учета контекста по меньшей мере не является полным анализом заявленного обозначения в целом, в том виде как оно воспринимается потребителями.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ, статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о распределении бремени доказывания по данной категории дел, для обоснования правомерности отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатенту в рамках настоящего процесса необходимо было доказать, что при восприятии спорного обозначения через ассоциации, вызванные этим знаком, в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

В связи с тем, что Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте не доказал, что потребитель может быть введен в заблуждение в отношении производителя товаров 5-го класса МКТУ, судебная коллегия приходит к выводу о том, что выводы административного органа о противоречии заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ являются ошибочными.

Согласно пункту 138 Постановления № 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранного лица M.D. Science Lab, LLC от 21.11.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021741416 с учетом настоящего решения.

Понесенные компанией расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление иностранного лица M.D. Science Lab, LLC удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.02.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения от 21.11.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021741416 как не соответствующее пункту 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения возражение иностранного лица M.D. Science Lab, LLC от 21.11.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021741416.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица M.D. Science Lab, LLC 3000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

судья С. П. Рогожин Судья И. В. Лапшина Судья Е. Ю. Щербатых

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 30.06.2023 5:36:00
Кому выдана Щербатых Елена Юрьевна
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 07.04.2023 8:55:00
Кому выдана Рогожин Сергей Петрович
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 07.04.2023 9:09:00

Кому выдана Лапшина Инесса Викторовна