Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» (Заневский проспект, д. 65, корп. 1 лит. А, пом. 1, Санкт?Петербург 195213, ОГРН<***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская <...>, Москва, 125993, ОГРН <***>) по отказу в удовлетворении заявления от 28.11.2019.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» – ФИО1 (по доверенности от 01.01.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО2 (по доверенности № 01/32-271/41 от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) по отказу в удовлетворении заявления от 28.11.2019 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации № 265651 на товарный знак в части изменения товарного знака.

Роспатент представил письменные объяснения, в которых не согласился с заявленными требованиями, полагает, что оспариваемый отказ во внесении изменений в товарный знак является законным, а требования заявителя являются необоснованными и не соответствующими нормам действующего законодательства.

В суд через канцелярию 16.10.2020 поступил отзыв Роспатента, который приобщен судом к материалам дела в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В суд через систему «Мой Арбитр» 02.11.2020 поступили письменные дополнения от общества, которые приобщены судом к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества доводы, изложенные в заявлении и письменных дополнениях, поддержал, оспариваемый отказ во внесении изменений в товарный знак, оформленный уведомлением Роспатента № 2019039992 (265651), просил признать недействительным.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, 22.03.2004 Роспатент зарегистрировал в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания на имя общества товарный знак «» по заявке № 2003715426 в отношении широкого перечня услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в регистрации, и выдал свидетельство Российской Федерации № 265651.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 29.11.2016 внесена запись об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, с изображением (воспроизведением) измененного товарного знака: «» по свидетельству Российской Федерации № 265651 и с указанием цвета или цветового сочетания: «белый, красный» (далее - спорный товарный знак).

Общество 28.11.2019 обратилось в Роспатент с заявлением о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации № 265651 на товарный знак в части изменения товарного знака. В своем заявлении общество просило внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации № 265651 на товарный знак изменения, а именно, указание цвета или цветового сочетания: «белый, красный» изменить на «красный» (графа 591).

Как следует из материалов дела, в ответ на указанное заявление составлено уведомление Роспатента № 2019039992 (265651) с заключением по результатам рассмотрения заявления (т.1, л.д. 126-128), в котором изложен отказ обществу во внесении изменений в товарный знак, мотивированное тем, что исключение из цветового сочетания спорного знака белого цвета предполагает наличие любого другого фона, на котором размещаются буквы, в то время как в спорном товарном знаке буквы красного цвета расположены исключительно на белом фоне. Ввиду указанных обстоятельств, испрашиваемые изменения являются существенными, так как влияют на восприятие товарного знака в целом.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование заявленных требований общество указывает, что спорный товарный знак с измененном виде представляет собой слово «О'КЕЙ», выполненное заглавными буквами красного цвета, а белый фон, на котором расположены буквы, не воспринимается как самостоятельный цвет, поскольку используется лишь в качестве плашки для отображения букв. Общество ссылается на подпункты 2 и 3 пункта 27 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Требования), в соответствии с которыми фон изображения не должен быть прозрачным, а в случае, если обозначение является черно-белым указание цветового сочетания не требуется.

Общество указывает, что не могло использовать иной фон для отображения обозначения, а выбранный им белый фон не является частью товарного знака и не имеет самостоятельного значения, не исключает использование товарного знака на другом фоне.

Общество ссылается на то, что спорный товарный знак очевидно выполнен буквами красного цвета, иные цвета в нем отсутствуют, а белый цвет присутствует только как цвет фона, указание которого в заявке является обязательным. Считает, что указание белого цвета в цветовом сочетании носит явно ошибочный характер и должно быть исключено.

Таким образом, общество считает, что исключение белого цвета не меняет существо спорного товарного знака и не влияет на восприятие товарного знака в целом, а отказ Роспатента в удовлетворении заявления нарушает права общества, поскольку в Роспатенте рассматривается дело опризнании товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 265651 общеизвестным, в рамках которого подлежат установлению обстоятельства использования товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок Обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как разъяснено в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) при оспаривании решений (действий (бездействия)) Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты подачи заявления общества о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и свидетельство Российской Федерации на товарный знак № 265651 (28.11.2019) к спорным правоотношениям подлежат применению нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее Правила), Требований и Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 704 (далее – Административный регламент), в редакциях, действовавших на дату подачи заявления.

Как указано в пункте 1 статьи 1505 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

В основу выводов Роспатента об отсутствии оснований для внесения изменений в спорный товарный знак положено то что, исключение белого цвета из цветового сочетания влияет на восприятие товарного знака в целом, поскольку предполагает наличие любого другого фона, на котором размещаются буквы, в то время как в спорном товарном знаке буквы красного цвета расположены исключительно на белом фоне.

Согласно пункту 69 Административного регламента административное действие по внесению изменений в соответствующий Государственный реестр включает внесение в соответствующий Государственный реестр изменений, касающихся:

- исправления очевидных и (или) технических ошибок в Государственных реестрах, Перечне;

- изменения наименования и (или) адреса места нахождения правообладателя - юридического лица;

- изменения фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) правообладателя - физического лица и (или) изменения кода страны его места жительства;

- изменения адреса для переписки с правообладателем или его представителем;

- сокращения перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак;

- изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа;

- других сведений, относящихся к государственной регистрации и предоставлению исключительного права на средства индивидуализации.

Согласно пункту 69 Правил заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, если оно касается отдельных элементов товарного знака и не меняет его существа, представляется в соответствии с Требованиями к документам заявки.

Основаниями для отказа в удовлетворении такого заявления являются:

- поступление заявления в Роспатент после принятия решения по результатам проведения экспертизы заявки;

- существенное изменение заявленного обозначения.

Изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (то есть занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Согласно подпункту 2 пункта 27 Требований, если заявка подается в электронной форме, файл, содержащий изображение заявленного обозначения, должен отвечать требованиям, позволяющим распечатать его с соблюдением формата 8 x 8 см, 8 x 10 см. Тип файла должен быть одним из следующих: TIF, TIFF (для изображений не должен использоваться какой-либо тип сжатия) или DOC. Объем файла - не более 5 Мб, разрешение - не менее 300 dpi. Фон изображения не должен быть прозрачным.

Согласно подпункту 3 пункта 27 Требований если обозначение заявляется в ином, чем черно-белое, исполнении, то в заявке под кодом 591 указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции.

При рассмотрении доводов общества судебная коллегия самостоятельно исследовала спорный товарный знак и установила, что основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент «О'КЕЙ», который является оригинальным, основным, акцентирует внимание потребителя и запоминается им, ввиду чего влияет на восприятие обозначения в целом. Белый фон, на котором выполнено словесное обозначение, не акцентирует на себе внимание потребителя, исходя из чего, не влияет на восприятие обозначения в целом.

Аналогичная правовая позиция относительно отсутствия у фона словесного товарного знака оригинальности и возможности акцентировать внимание потребителей в отношении черного фона словесного обозначения белого цвета изложена в постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2019 № С01-626/2019 по делу
№ СИП-883/2018.

Роспатент при решении вопроса о том, изменяет ли в значительной степени восприятие обозначения в целом исключение белого цвета, не дал надлежащую оценку тому обстоятельству, что белый цвет является исключительно фоном словесного обозначения.

Доводы Роспатента о том, что исключение белого цвета из цветового сочетания влияет на восприятие товарного знака в целом, поскольку предполагает наличие любого другого фона, на котором размещаются буквы, также не является основанием для отказа в исключении белого цвета из светового сочетания спорного знака, поскольку объем правовой охраны в настоящем случае не расширяется и тем самым нарушаются требования пункта 1 стати 1505 ГК РФ.

Таким образом, вопреки мнению Роспатента исключение белого цвета из цветового сочетания спорного товарного знака не изменяет существа товарного знака, поскольку не влияет на восприятие товарного знака в целом или его основного элемента.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым признать решение Роспатента по отказу в удовлетворении заявления от 28.11.2019 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации № 265651 на товарный знак недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 1505
ГК РФ, нарушающее права и законные интересы общества в сфере предпринимательской деятельности. При этом суд приходит к выводу о том, что Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает 34 решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Коллегия судей считает, что в данном случае при рассмотрении настоящего дела установлены фактические обстоятельства, требующиеся для принятия соответствующего решения, в связи с чем в рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов общества обязывает Роспатент внести соответствующее изменение Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации № 265651 на товарный знак, исключив из указания цвета или цветового сочетания (графа 591) слова «белый».

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления
в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении заявления от 28.11.2019 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации № 265651 на товарный знак, оформленное уведомлением Роспатента № 2019039992 (265651), недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести изменение в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации № 265651 на товарный знак, исключив из указания цвета или цветового сочетания (графа 591) слово «белый».

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью «О`КЕЙ» 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Снегур