Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «НЬЮКОНТАКТ» (ул. Молодежная, д. 46, оф. 2, 219А, рг. Одинцово, Московская обл., 143007, ОГРН <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 05.04.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 10.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 674587.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»

(ул. Шоссейная, д. 1, корп. 1, пом. I, эт. 2, каб. 6, Москва, 109548, ОГРН 5107746052520), Кирюшина Л.В. (Москва).

В судебном заседании приняли участие:
ФИО1 (лично);

от общества с ограниченной ответственностью «НЬЮКОНТАКТ» – ФИО2 (по доверенности от 30.08.2019),

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО3 (по доверенности от 26.04.2019 № 01/32-349/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» – ФИО4 (по доверенности от 02.12.2019), ФИО5 (по доверенности от 15.08.2019 № Д-71).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «НЬЮКОНТАКТ» (далее – общество НЬЮКОНТАКТ») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 05.04.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 10.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку « » по свидетельству Российской Федерации № 674587.

Требование заявителя обосновано тем, что правовая охрана

оспариваемого товарного знака противоречит пункту 8 статьи 1483

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в связи

с тем, что указанный товарный знак является сходным до степени

смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением,

исключительные права на которые принадлежат заявителю. Также

заявитель приводит довод о том, что оспариваемое обозначение способно

ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего

услуги, в связи с чем его регистрация противоречит пункту 3 статьи 1483

ГК РФ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» (далее – общество «Меркурий») и ФИО1.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал изложенные в заявлении и письменных пояснениях от 03.12.2019 доводы, относящиеся к вышеназванному требованию.

Представители Роспатента и третьих лиц в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленного требования, полагая, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, обозначение « » по заявке № 2016745177 с приоритетом от 30.11.2016 зарегистрировано Роспатентом 09.10.2018 за № 674587 в отношении услуг 35-го и 38-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) на имя общества «Меркурий».

В Роспатент 10.12.2018 поступило возражение заявителя против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на основании несоответствия его регистрации требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ в связи с тем, что заявителю принадлежат исключительные права на фирменное наименование и коммерческое обозначение, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком. В возражении также было указано, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителей в

заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, в связи с чем противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ (том 2, л. д. 85–92).

Роспатентом 05.04.2019 принято решение, которым в удовлетворении возражения заявителя отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 674587 оставлена в силе.

Несогласие общества «НЬЮКОНТАКТ» с решением Роспатента от 05.04.2019 послужило основанием для его обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, выслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на оспаривание ненормативного правового акта Роспатента обществом «НЬЮКОНТАКТ» не пропущен, что уполномоченным органом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает

их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения общества «НЬЮКОНТАКТ» против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что заявителем не оспаривается.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления № 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения

товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (30.11.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ, могут быть поданы заинтересованным лицом.

На стадии экспертизы в Роспатент поступило заявление об изменении в заявке № 2016745177 на товарный знак сведений о заявителе с общества «НЬЮКОНТАКТ» на общество «Меркурий» в связи с заключением между указанными лицами сделки от 13.04.2017 о передаче права в отношении заявки № 2016745177 на регистрацию товарного знака.

Указанное заявление было подписано представителем общества «НЬЮКОНТАКТ» и общества «Меркурий». К заявлению было приложено соглашение о передаче права от 13.04.2017.

По результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных

документов сведения о заявителе изменены Роспатентом с общества «НЬЮКОНТАКТ» на общество «Меркурий».

Согласно статье 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что, так как общество «НЬЮКОНТАКТ» по своему усмотрению распорядилось правом на регистрацию оспариваемого товарного знака со словесным элементом «НЬЮКОНТАКТ» путем передачи указанного права обществу «Меркурий», заявитель не может быть признан заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

Тот факт, что после передачи права на регистрацию оспариваемого товарного знака у заявителя осталось право на фирменное наименование, содержащее тождественный словесный элемент «НЬЮКОНТАКТ», не приводит к выводу о сохранении у заявителя легитимной заинтересованности в оспаривании товарного знака по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ в связи с наличием у него права на указанное фирменное наименование.

Так, передав право по заявке № 2016745177 на регистрацию оспариваемого товарного знака, заявитель по сути выразил согласие на сосуществование оспариваемого товарного знака, принадлежащего обществу «Меркурий», с принадлежащим заявителю фирменным наименованием ООО «НЬЮКОНТАКТ», в связи с чем не должен иметь право противопоставлять свое фирменное наименование оспариваемому товарному знаку.

Судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на то, что признание заявителя заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, права на регистрацию которого сам же заявитель передал правообладателю, будет заведомо и очевидно противоречить основам правопорядка, а также предсказуемости и стабильности

гражданского оборота.

Как верно отметил Роспатент, подход, в соответствии с которым давшее согласие на регистрацию товарного знака лицо лишается права на оспаривание такого товарного знака, применяется и в международной практике.

Так, согласно положению пункта 3 статьи 60 Регламента № 2017/1001 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О товарном знаке Европейского Союза (кодификация)» (Принят в г. Страсбурге 14.06.2017) товарный знак Европейского Союза не может быть признан недействительным, если правообладатель противопоставленного обозначения до подачи заявления о признании товарного знака недействительным выразил свое явное согласие на регистрацию такого товарного знака.

Таким образом, указанное положение также воспрещает оспаривать правовую охрану товарного знака правообладателю любого обозначения, который ранее тем или иным способом выразил свое согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Судебная коллегия полагает очевидным то обстоятельство, что передача прав по заявке на регистрацию товарного знака также является прямо выраженным согласием общества «НЬЮКОНТАКТ» на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя общества «Меркурий».

Роспатент считает, что учитывая изложенные обстоятельства, ссылки заявителя в суде на наличие у него заинтересованности в подаче возражения следует квалифицировать как попытку недобросовестного осуществления гражданских прав.

Как указывает Роспатент, несмотря на то, что в компетенцию Роспатента не входит разрешение вопроса о добросовестности, указанный вопрос входит в компетенцию суда на основании статьи 10 ГК РФ, согласно которой суд защищает только добросовестные интересы

участников гражданского оборота.

При этом судебная коллегия учитывает, что в возражении, поданном в Роспатент, общество «НЬЮКОНТАКТ» обратило внимание на то, что изначально заявка на регистрацию обозначения « » в качестве товарного знака подавалось от имени заявителя возражения – общества «НЬЮКОНТАКТ». Однако в результате умышленных противоправных действий бывшего коммерческого директора заявителя права по заявке без ведома и согласия общества «НЬЮКОНТАКТ» были переведены на общество «Меркурий». С учетом должности лица, совершившего указанную сделку, оспорить ее в судебном порядке на момент подачи возражения не удалось, однако заявитель по-прежнему не согласен с ее легитимностью и полагает, что имеет место рейдерский захват его средств индивидуализации (том 2, л. д. 92).

Судебная коллегия отмечает, что согласно пункту 171 постановления № 10 при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака,

злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Если по делу об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, требование о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции заявляется в качестве самостоятельного, такое требование на основании части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит выделению в отдельное производство. По выделенному в отдельное производство требованию суд предлагает на основании части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заменить ответчика на правообладателя. В таком случае рассмотрение выделенного требования не ограничивается обстоятельствами поданного в Роспатент возражения.

В ходе судебного рассмотрения настоящего дела суд установил, что требование о признании действий общества «Меркурий» по приобретению и использованию оспариваемого товарного знака злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции (том 1, л. д. 12–15) не заявлялось обществом «НЬЮКОНТАКТ» как самостоятельное.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было

причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Роспатент ссылается на то, что решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-19516/2018 о признании сделки по передаче права в отношении заявки № 2016745177 на регистрацию товарного знака от 13.04.2017 недействительной, применении последствия недействительности сделки путем внесения изменения в заявку № 2016745177 на регистрацию товарного знака и восстановления общества «НЬЮКОНТАКТ» в качестве заявителя, оставленным в силе постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 по указанному делу, соглашение между обществом «НЬЮКОНТАКТ» и обществом «Меркурий» по передаче прав по заявке № 2016745177 признано действительным.

Судебная коллегия учитывает, что возможность ссылки Роспатента на судебную практику в целях демонстрации правомерности выводов, отраженных в оспариваемом ненормативном правовом акте, обусловлена обязанностью органа доказать законность и обоснованность своего решения (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Пунктами 1 и 3 статьи 154 ГК РФ установлено, что сделки могут быть двусторонними или многосторонними (договоры)

и односторонними. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 по делу № А40-19516/2018 указано, что отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции сослался на то, что 10.10.2016 между обществом «НЬЮКОНТАКТ» и обществом с ограниченной ответственностью «ПАТЕНТУС» (далее – общество «ПАТЕНТУС») заключен договор поручения № 852—2016, в соответствии с которым общество «ПАТЕНТУС» приняло на себя обязательство совершить в интересах истца юридически-значимые действия по регистрации товарного знака доверителя в федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – ФИПС). В рамках исполнения поручения истца со стороны общества «ПАТЕНТУС» в ФИПС была подана заявка № 2016730059 (далее – Заявка) о регистрации комбинированно обозначения истца.

В ходе процесса рассмотрения заявки на регистрацию торгового знака в ФИПС, 17.04.2017 между истцом и ответчиком было заключено соглашение о передачи права в отношении заявки на регистрацию товарного знака (далее – Соглашение). Соглашение было подписано со стороны истца представителем – коммерческим директором общества «НЬЮКОНТАКТ» ФИО1, действующей на основании доверенности от 26.02.2017 № 76 (далее – Доверенность) и генеральным директором общества «Меркурий» ФИО6 (вторая страница постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 по делу № А40-19516/2018).

При этом, как верно отмечено судом первой инстанции, оспариваемое соглашение содержит все необходимые реквизиты, позволяющие установить стороны соглашения: реквизиты истца,

ответчика, подписи уполномоченных представителей и печати сторон, а также сведения, выражающие волю сторон. Так, со стороны истца соглашение было подписано известным лицом, действующим на основании доверенности, которая на дату подписания Соглашения отозвана не была. В нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства того, что печать истца находилась в режиме свободного доступа, равно как и доказательства того, что истец обращался с заявлением в органы внутренних дел о незаконности использования печати третьими лицами со стороны истца не предоставлены. О фальсификации доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции не заявлялось. Указанные обстоятельства обоснованно повлекли за собой вывод суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований (вторая страница постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 по делу № А40-19516/2018).

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Учитывая изложенное, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что довод общества «НЬЮКОНТАКТ» о том, что действия общества «Меркурий» по приобретению и использованию спорного товарного знака на свое имя является злоупотреблением правом, является декларативным, и исходя из объема представленных заявителем доказательств не позволяет суду сделать вывод о том, что в действиях общества «Меркурий» при регистрации и использованию спорного товарного знака имело место злоупотребление правом в целях извлечения необоснованных экономических преимуществ.

Как верно отметил Роспатент, указанным Соглашением о передачи права в отношении заявки на регистрацию товарного знака, чья законность была установлена судом, подтверждается факт добровольного распоряжения именно заявителем – обществом «НЬЮКОНТАКТ» правом на приобретение исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака путем передачи указанного права обществу «Меркурий».

С учетом того, что обществом «НЬЮКОНТАКТ» в соответствии со статьей 9 ГК РФ по своему усмотрению распорядилось правом на регистрацию оспариваемого товарного знака путем передачи указанного права обществу «Меркурий», общество «НЬЮКОНТАКТ» не может считаться лицом, заинтересованным в признании предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительным, в том числе лицом, чьи права и законные интересы нарушены регистрацией оспариваемого знака.

Судебная коллегия считает, что доводы заявителя о том, что при применении пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент должен был поверить законность регистрации товарного знака, независимо от того, как и от кого были получены права на него, являются необоснованными в связи со следующим.

Указанная норма права предусматривает, что не предоставляется правовая охрана товарным знакам, способным ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара (лица, оказывающего услуги). В контексте данной нормы права заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку лицом является лицо, использующее на рынке до даты приоритета товарного знака сходное с ним обозначение, и в результате такого использования товарный знак ассоциируется с этим лицом, а не с его правообладателем.

Таким образом, передача прав на спорный товарный знак

от заявителя правообладателю свидетельствует о том, что заявитель более не является заинтересованным лицом в контексте пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с изложенным Роспатент обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения возражения общества «НЬЮКОНТАКТ» от 10.12.2018 в связи с тем, что указанное лицо не может быть признано заинтересованным в подаче возражения.

В отношении довода заявителя о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей

устойчивой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров).

Роспатент ссылается на то, что указанный подход отражен в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-720/2015, СИП-771/2014, СИП-634/2016, СИП-682/2016. Так, согласно позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 27.06.2014 по делу № СИП-33/2014, норма пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление судом того обстоятельства, что данное обозначение разработано не правообладателем, а каким-либо другим лицом, а также сообщение информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заявителем в Роспатент представлены следующие материалы:

сведения из базы данных «Whois Service» в отношении домена «newcontact.su»;

сведения из Интернет-сервиса «Web Archive» в отношении сайта, расположенного по адресу «newcontact.su», от 20.09.2012;

распечатка фотографии с изображением оспариваемого товарного знака со страницы сообщества в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» от 22.04.2014;

дипломы за участие в XI и XII Международной программе номинирования сообщества профессионалов Call Center Guru Хрустальная Гарнитура от 2015 и 2016 годов;

благодарственные и рекомендательные письма от контрагентов

общества «НЬЮКОНТАКТ», а также благодарственное письмо Министерства связи и массовых коммуникаций;

аналитические обзоры департамента консалтинга «РБК» от 2012, 2014 и 2015 годов;

акты выполненных обществом «НЬЮКОНТАКТ» работ за период с 2013 по 2016 годы;

оборотно-сальдовые ведомости ООО «НЬЮКОНТАКТ» за период с 2013 по 2016 годы.

В отношении указанных материалов судебная коллегия отмечает следующее.

Представленные заявителем благодарственные и рекомендательные письма, а также акты об оказанных услугах, относящиеся к деятельности общества «НЬЮКОНТАКТ», сами по себе не свидетельствуют о ведении деятельности заявителем под указанным обозначением, которая является достаточной для установления ассоциативной связи именно между оспариваемым товарным знаком и заявителем для российского потребителя.

Дипломы за участие в XI и XII Международной программе номинирования сообщества профессионалов Call Center Guru Хрустальная Гарнитура, а также аналитические обзоры департамента консалтинга «РБК» представляют собой профессиональные мероприятия и специализированные маркетинговые исследования деятельности заявителя, в связи с чем не отражают известность такой деятельности для российского потребителя.

Сведения из Интернет-сервиса «Web Archive» в отношении сайта, расположенного по Интернет-адресу «newcontact.su», а также распечатка фотографии со страницы сообщества в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» подтверждают размещение информации об оспариваемом товарном знаке в сети Интернет, однако не содержат данных о количестве просмотров, посещений сайтов, в связи с чем, как верно отметил Роспатент, также

не подтверждают наличие ассоциативной связи для потребителей между оспариваемым товарным знаком и заявителем.

Оборотно-сальдовые ведомости общества «НЬЮКОНТАКТ» представляют собой внутреннюю информацию заявителя, в связи с чем не подтверждают введение услуг в гражданский оборот.

При этом Роспатент правильно указал, что заявителем не представлено каких-либо материалов, свидетельствующих о рекламе или ином продвижении своих услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, широкой территории распространения таких услуг, а также не представил каких-либо исследований общественного мнения относительно возможности введения потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, маркированные сходным с товарным знаком обозначением.

В отношении довода общества «НЬЮКОНТАКТ» о том, что указанные обзоры департамента консалтинга «РБК» составлены с использованием различных методов исследования, в том числе анкетирования участников рынка, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно аннотациям к указанным обзорам департаментом консалтинга «РБК» были проведены опросы с целью выявить каналы связи, через которые абоненты чаще всего связываются с операторами колл-центров, максимальное время ожидания, которое не вызывает раздражение у абонентов контакт-центров, значимость говора или акцента и так далее.

Таким образом, изучение мнения аудитории было направлено на общее выявление предпочтений потребителей, а не на выявление известности обозначения в качестве средства индивидуализации услуг определенного производителя. При этом потребителями услуг, оказываемых обществом «НЬЮКОНТАКТ», являются не абоненты, которые обращаются в колл-центры, а различные компании, которые заказывают услуги колл-центров.

Общество «НЬЮКОНТАКТ» приводит довод о том, что правообладателем оспариваемого товарного знака он не используется, что по его мнению подтверждает возникновение ассоциативной связи у потребителей между оспариваемым товарным знаком и заявителем. В отношении указанного довода судебная коллегия отмечает следующее.

Сам факт отсутствия сведений об использовании оспариваемого товарного знака иными хозяйствующими субъектами не свидетельствует о его известности в отношении услуг заявителя и о формировании устойчивой ассоциативной связи потребителя между оспариваемым товарным знаком и заявителем.

Как указывает Роспатент, применение такого подхода следует из постановления Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 по делу № СИП-33/2014.

С учетом изложенного Роспатент пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака противоречащей пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении доводов заявителя о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ ввиду наличия у заявителя прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В отношении наличия у заявителя прав на коммерческое обозначение необходимо отметить следующее.

В пункте 1 статьи 1539 ГК РФ указано, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Как указано в абзаце пятом пункта 177 постановления № 10 право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Таким образом, по смыслу вышеуказанных положений законодательства и разъяснений, содержащихся в постановлении № 10, для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение необходимо установить, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, а также начало такого использования, которое не может быть ранее начала фактического функционирования предприятия, и продолжительность использования.

На основании указанных сведений устанавливается, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками, то есть имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением среди

потребителей на определенной территории.

Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не представлено каких-либо сведений о наличии у него предприятия, для индивидуализации которого им используется тождественное или сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение, в том числе способами, указанными в статье 1539 ГК РФ.

При этом представленные обществом «НЬЮКОНТАКТ» материалы, свидетельствующие об использовании фирменного наименования заявителя, не могут подтверждать возникновение у него прав на коммерческое обозначение, поскольку фирменное наименование и коммерческое обозначение являются самостоятельными средствами индивидуализации и индивидуализируют разные объекты (юридическое лицо/предприятие), чем и обусловлено их параллельное существование и разные условия предоставления исключительных прав на них.

В связи с изложенным материалы административного дела не содержат доказательств, подтверждающих использование заявителем оспариваемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации предприятия, а также известность такого обозначения среди потребителей на определенной территории. Поэтому Роспатент пришел к обоснованному выводу об отсутствии у заявителя прав на коммерческое обозначение и об отсутствии оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака противоречащей пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода заявителя о противоречии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ ввиду сходства с фирменным наименованием заявителя судебная коллегия отмечает следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии

следующих признаков:

обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

В соответствии с представленной в Роспатент выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) общество «НЬЮКОНТАКТ» зарегистрировано в качестве юридического лица 22.03.2010, что подтверждает возникновение исключительного права на указанное фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.11.2016).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Судебная коллегия считает, что проведя сравнительный анализ оспариваемого товарного знака « » и фирменного наименования заявителя общества «НЬЮКОНТАКТ» Роспатент правильно установил, что оспариваемый товарный знак является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, в силу их фонетического сходства.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и так далее.

Представленные заявителем в Роспатент материалы, а именно дипломы, благодарственные и рекомендательные письма контрагентов, благодарственное письмо Министерства связи и массовых коммуникаций, аналитические обзоры Департамента консалтинга «РБК» за 2012, 2014, 2015 годы, акты выполненных работ, бухгалтерские сведения об объемах оказанных услуг за 2013–2016 годы, содержат фактические данные, подтверждающие, что заявителем до даты приоритета оспариваемого знака оказывались услуги call-центра, однородные части услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, а именно «обработка запросов о предоставлении информации по телефону о рекламируемых продуктах и услугах; ответы на телефонные звонки и обработка сообщений; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации о товарах через телекоммуникационные сети в рекламных или торговых целях; предоставление информации по вопросам найма сотрудников через глобальную компьютерную сеть; предоставление информационных услуг, связанных с адресами и телефонами коммерческих фирм; телемаркетинг; услуги по приему заказов по телефону для третьих лиц».

Услуги 35-го класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; реклама в сетях мобильной телефонной связи; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляют собой услуги по обработке и систематизации цифровой информации, а также рекламу.

Судебная коллегия считает, что как верно отметил Роспатент,

указанные услуги не относятся к услугам call-центра, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми с услугами call-центра, в связи с чем не являются однородными с указанными услугами.

При этом Роспатент правильно указал, что услуги 35-го класса МКТУ «комплектование штата сотрудников; услуги секретарей; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются услугами, связанными с замещением сотрудников и их подбором. Указанные услуги не относятся к услугам call-центра, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми с услугами call-центра, в связи с чем не являются однородными с указанными услугами.

Кроме того, судебная коллегия считает, что услуги 38-го класса МКТУ «услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги телефонной связи, предоставляемые для телефонных «горячих линий» и центров обработки вызовов», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, также не являются однородными услугам call-центра, поскольку относятся к услугам по налаживанию систем телекоммуникации, оказываются телекоммуникационными компаниями, то есть относятся к иной сфере деятельности, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми с услугами call-центра.

Судебная коллегия полагает, что, несмотря на сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования заявителя, а также на однородность части услуг, Роспатент пришел к правомерному выводу об отсутствии основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака противоречащей пункту 8 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия заинтересованности заявителя в подаче возражения.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные

доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество «НЬЮКОНТАКТ» в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «НЬЮКОНТАКТ» отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

судья Д.А. Булгаков Судья Д.И. Мындря Судья Р.В. Силаев