Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мелкумян Р.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Санкт-Петербург,
ОГРНИП <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская <...>, Москва,125993, ОГРН <***>) от 15.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 697484.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО2
(г. Санкт-Петербург, ОГРНИП <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО3 (по доверенности от 15.12.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО4 (по доверенности от 02.04.2021);

от индивидуального предпринимателя ФИО2 – ФИО5 (по доверенности от 13.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 697484.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен индивидуальный предприниматель ФИО2.

ФИО1, обосновывая свое несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом решении, указывает на то, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «Белорусский дворик» в отношении однородных услуг 35-го класса Международного классификатора товаров и услуг (далее – МКТУ), право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета этого товарного знака и которое используется им совместно с иными предпринимателями в рамках договора простого товарищества для индивидуализации сети магазинов белорусских продуктов в городе Санкт-Петербурге. Заявителем были представлены материалы, свидетельствующие о принадлежности ему авторских прав на изобразительные элементы оспариваемого товарного знака, а также о разработке наименования «Белорусский дворик» согласно договору авторского заказа от 01.06.2014 № 1, заключенного между ФИО1 и ФИО6

Заявитель утверждает, что спорный товарный знак был зарегистрирован в нарушение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). ФИО1 поясняет, что задолго до регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя (02.10.2017) начала свою предпринимательскую деятельность, а именно деятельность в сфере купли-продажи продуктов питания белорусского производства и оказанию услуг, однородных услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. При этом ФИО2 не привел ни одного доказательства, подтверждающего авторство иного лица, нежели ФИО6, не представил иных оригиналов, исходников разработки в отношении фирменного стиля и логотипа «Белорусский дворик», а также не представил доказательств, опровергающих переход исключительного права на фирменный стиль и логотип к ФИО1

Средством индивидуализации коммерческого предприятия заявителя служит комбинированное обозначение Белорусский дворик, содержащее как словесные, так и изобразительные элементы, причем словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом с особенными стилистическими элементами. Само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права. Регистрация спорного товарного знака не могла быть осуществлена ФИО2 во исполнение договора с индивидуальным предпринимателем ФИО7, поскольку она не является автором или правообладателем обозначения «Белорусский дворик». ФИО2 или ФИО8 нашли в открытом доступе в поисковой системе Яндекс Картинки спорное обозначение «Белорусский дворик» в формате png, скачали его и представили на регистрацию в качестве товарного знака.

ФИО1 считает, что обозначение/изображение «Белорусский дворик» заявитель правомерно и добросовестно использовал для индивидуализации своих торговых услуг, а также торговых объектов задолго до регистрации спорного товарного знака. Права заявителя на коммерческое обозначение, использованное правообладателем в качестве товарного знака, возникли ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 697484, который был зарегистрирован в нарушение пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку товарный знак является полностью тождественным коммерческому обозначению, исключительные права на которое принадлежат заявителю.

Представитель ФИО1 в ходе судебного заседания заявленные требования поддержал, просил признать оспариваемое решение недействительным.

Представитель Роспатента представил письменный отзыв, просил в удовлетворении заявленных требований отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения.

В отзыве административный орган указал на то, что заявителем не представлено доказательств использования в предпринимательской деятельности коммерческого обозначения «Белорусский дворик», в связи с чем отсутствуют основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака противоречащей требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ. Представленные заявителем документы не доказывают использование коммерческого обозначения при осуществлении деятельности, однородной услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, Роспатент отмечает, что в подтверждение противоречия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ заявителем были представлены разработки исполнителем по договору авторского заказа логотипа, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также протоколы осмотра доказательств. В указанных протоколах присутствуют изображения различных фигур национального белорусского орнамента, словесные элементы «Белорусский дворик», выполненные буквами русского алфавита, зеленого цвета на фоне бересты и березовой ветки. Итоговый проект «Фирменный стиль для компании ТД «Белорусский дворик» принят заказчиком по акту приема-передачи в 2014 году.

Административный орган поясняет, что при рассмотрении возражения заявителя в качестве слушателя присутствовал исполнитель по договору авторского заказа – ФИО6, который устно подтвердил создание им в период, предшествующий 2014 году, произведения дизайна – логотипа с изображением бересты и березовой ветки, поверх которых нанесены словесные элементы «Белорусский дворик», а также орнамента и изобразительных элементов сельских домиков. Между тем, по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака, в противопоставленном логотипе, состоящем из стилизованного изображения бересты и ветки березы, отсутствуют признаки оригинальности и творческого труда автора. Сходное до степени смешения произведение существовало ранее 2014 года и представляет собой векторный рисунок, размещение которого на сайтах в 2011 году подтверждается представленными в Роспатент скриншотами страниц интернет-сайтов по адресам www.alfaday.net и www.megroo.ru. Кроме того, правообладателем было представлено заявление ФИО7 о том, что ей был создан эскиз, послуживший основой для создания рекламных материалов, а в последующем для изобразительного элемента спорного товарного знака. Правообладателем оспариваемого товарного знака также были представлены договор аренды помещения, заключенный ФИО7 от 1.09.2011, а также письмо от ФИО7 в адрес арендодателя о согласовании размещения рекламной треноги, на которой изображено сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение, состоящее из круга, березовых листьев, словесных элементов «Белорусский дворик». Представленными правообладателем товарного знака материалами подтверждена его взаимосвязь с ФИО7 как контрагентов по договору о сотрудничестве, в рамках которого достигнуты договоренности о развитии торговой деятельности.

От ФИО2 поступил отзыв на заявление, в котором он просит суд оставить заявление ФИО1 без удовлетворения, поскольку основания для признания недействительным решения Роспатента от 15.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 697484 отсутствуют.

В судебном заседании к материалам дела приобщены письменные пояснения от Роспатента от 22.10.2021, возражения от ФИО2 на ходатайство заявителя о проведении экспертизы, а также на заявление о фальсификации доказательств от 08.11.2021; возражения ФИО1 на отзыв третьего лица и возражений на отзыв административного органа от 14.10.2021.

В ходе судебного заседания ФИО1 заявлено о фальсификации копии письма, направленного индивидуальным предпринимателем ФИО7 в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Альверс» Ульриху В.В. о согласовании размещения передвижной рекламной треноги «Белорусский дворик» от 05.03.2012; заявление представлено в письменном виде с доказательствами его направления в адрес лиц, участвующих в деле.

Как следует из части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства арбитражный суд отражает в протоколе судебного заседания.

Стороны предупреждены о последствиях заведомо ложного доноса и фальсификации доказательств.

Представитель ФИО2 отказался исключать из числа доказательств документа, о фальсификации которого заявлено.

Представитель Роспатента возражал по заявлению ФИО1 о фальсификации, ссылаясь на то, что письмо от 05.03.2021 не было положено в основу оспариваемого решения от 15.03.2021. В результате анализа представленных заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 697484 доказательств административным органом был сделан вывод о наличии между указанными лицами спора об авторском праве, что не входило в компетенцию Роспатента при рассмотрении соответствующего возражения.

Протокольным определением от 11.11.2021 суд отклонил заявление ФИО1 о фальсификации копии письма от 05.03.2012 (т. 8 л.д. 126), поскольку настоящее дело рассматривается судом по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а по смыслу положений статьи 161 названного Кодекса правовым последствием удовлетворения заявления о фальсификации доказательств является исключение оспариваемого документа из числа доказательств по судебному делу, однако в спорной ситуации указанное письмо невозможно исключить из числа доказательств, так как оно было исследовано и учтено Роспатентом при принятии оспариваемого решения от 15.03.2021, а затем приобщены к материалам судебного дела в составе копий материалов административного дела.

Таким образом, копии письма от 05.03.2012 подлежит оценке по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности с иными представленными в материалы судебного дела доказательствами и с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, а результат оценки доказательств на основании части 1 статьи 168 и пункта 2 части 4 статьи 170 названного Кодекса – изложен в настоящем решении.

Рассмотрев заявленное ФИО1 ходатайство о назначении по делу ретроспективной социологической экспертизы, судебная коллегия не установила оснований для его удовлетворения ввиду следующего.

В обоснование ходатайства о назначении по делу ретроспективной социологической экспертизы заявитель оспаривает содержащиеся в отзыве доводы Роспатента о том, что ФИО1 при подаче возражения не были представлены какие-либо сведения об известности противопоставленного коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого знака, а также соответствующие доводы третьего лица об отсутствии в материалах дела доказательств наличия у покупателей ассоциации обозначения «Белорусский дворик» с заявителем и его предприятием на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

С целью опровержения ФИО1 полагает возможным и необходимым в рамках настоящего дела провести судебную ретроспективную социологическую экспертизу, с опросом не менее 1500 потребителей, с целью разъяснения вопроса известности и узнаваемости спорного обозначения на территории города Санкт-Петербурга и определения приоритета обозначения на охрану оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, заявителем не учтено, что он является подателем возражения, по результатам рассмотрения которого был вынесен оспариваемый ненормативный правовой акт Роспатента.

В ходе рассмотрения указанного возражения ФИО1 не была лишена возможности своевременно представить сведения, отражающие мнение потребителей по данному вопросу.

Согласно абзацу первому пункта 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями); документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

По мнению суда, проведение социологического исследования и представление результатов такого исследования после вынесения административным органом оспариваемого решения и на стадии судебного разбирательства может привести к появлению документов, дополняющих изначально поданное возражение.

Кроме того, следует учитывать, что в силу положений части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебная экспертиза назначается для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 № 5256/11 по делу
№ А40-38267/10-81-326 указано на то, сбор необходимых доказательств по делу в интересах одной из сторон, нарушает принцип состязательности и правило истребования доказательств. По делам, рассматриваемым в порядке искового производства, такая обязанность на суд не возложена. Доказательства собирают стороны. Суд же по их ходатайствам оказывает содействие в получении тех доказательств, которые не могут быть предоставлены сторонами самостоятельно. Также суд вправе предложить им предоставить дополнительные доказательства, имеющие отношение к предмету спора.

По мнению суда, заявитель не был лишен возможности самостоятельно провести соответствующее социологическое исследование, в том числе на стадии рассмотрения его возражения административным органом.

При указанных обстоятельствах в удовлетворении ходатайства ФИО1 о назначении по делу ретроспективной социологической экспертизы судом отказано.

Судебная коллегия переходит к рассмотрению дела по существу заявленных требований.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение
«» по заявке № 2018727681 с приоритетом от 03.07.2018 было зарегистрировано Роспатентом 11.02.2019 в качестве товарного знака на имя ФИО2 по свидетельству № 697484 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи».

В Роспатент 06.11.2020 поступило возражение ФИО1 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения указанного возражения административный орган 15.03.2021 года принял решение об отказе в его удовлетворении.

При принятии данного решения Роспатент исходил из следующего.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, содержит словесные элементы «БЕЛОРУССКИЙ ДВОРИК»; «С нами вкусно», выполненные оригинальными шрифтами буквами кириллического алфавита. Словесные элементы товарного знака вписаны в окружность и расположены на фоне стилизованного изображения бересты и веток березы. В правой и левой частях обозначения располагаются стилизованные изображения национальных белорусских узоров.

В обоснование поданного возражения заявитель ссылался на то, что ему принадлежит сходное до степени смешения и используемое до даты приоритета оспариваемого товарного знака коммерческое обозначение «Белорусский дворик», в обоснование чего представил подтверждающие данные доводы документы.

В результате анализа представленных заявителем документов административный орган установил, что ФИО1 является арендатором нежилых помещений, расположенных по адресам: улица Будапештская, д. 33 (2017 год); улица Комсомола д. 35 (2015–2019 годы), Гражданский проезд, д. 80, корпус 1А, помещение 2Н (2017–2019 годы), Московский проспект, д. 197А (2017 год), проспект Науки, д. 14 (2017 год), улица С. Ковалевской, д. 11 (2016–2017 годы). В качестве назначения помещений в договорах аренды указано: «под магазин продовольственных и промышленных товаров».

Вместе с тем, наряду с заявителем, арендатором ряда помещений выступал индивидуальный предприниматель ФИО9 (ул. Будапештская; ул. Бронницкая, д. 15; Зеленогорск, пр. Ленина, 24; пр. Ветеранов, 43, лит. А; Прибрежная, д. 4; Сестрорецк, ул. Токарева, д. 24; Большая Пушкарская, <...> д 2/2). По указанным адресам ФИО9 получены разрешения на размещение вывесок и зарегистрирована контрольно-кассовая техника.

Заявителем в материалы административного дела был также представлен договор о сотрудничестве в сфере развития сети продовольственных магазинов «Белорусский дворик» («Белорусские продукты») от 04.03.2016 № 2, заключенный с ФИО9, согласно пункту 2.1.1.1 которого стороны вправе совместно использовать коммерческие обозначения «Белорусский дворик», «Белорусские продукты», ТД «Белорусский дворик», исключительные права на которые принадлежат заявителю. При этом ФИО9 предоставлено право использования коммерческого обозначения для индивидуализации своего имущественного комплекса.

Кроме того, в результате анализа представленного ФИО1 договора простого товарищества от 04.09.2017 и дополнительного соглашения к нему от 03.12.2018 Роспатент установил, что право использования противопоставленного коммерческого обозначения в своей предпринимательской деятельности получили также индивидуальный предприниматель ФИО10 и индивидуальный предприниматель ФИО11

Установление указанных обстоятельств явилось основанием для вывода административного органа о совместном использовании обозначения «Белорусский дворик» ФИО1, ФИО9, ФИО10 и ФИО11 и как следствие невозможности установления конкретного лица, которое использует указанное обозначение для индивидуализации своего имущественного комплекса.

Кроме того, Роспатент определил, что заявителем не представлены сведения об известности противопоставленного коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого знака. Прилагаемые к возражению рекламные материалы в виде договоров заказа бейджей, этикеток и пакетов, были оценены административным органом как исходящие от самого заявителя и не способные по этой причине подтвердить известность коммерческого обозначения в пределах определенной территории.

Административный орган также пришел к выводу о том, что представленные заявителем документы не позволяют сделать вывод об использовании данного обозначения для индивидуализации конкретного предприятия, осуществляющего деятельность, однородную услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как документов, отражающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение.

Так Роспатент указал на то, что договор на поставку партии товаров в адрес заявителя не подтверждает факт их последующей реализации и фактического введения в гражданский оборот. Кроме того заявителем не представлено договоров на монтаж вывесок, соответствующих полученным разрешениям, а представленные документы содержат преимущественно компьютерный монтаж вывески, сделанный на фотографии фасада здания.

Административный орган отметил, что разрешения на монтаж вывесок, рекламная продукция, фотоснимки фасадов зданий, например , свидетельствуют об одновременном использовании им нескольких обозначений для индивидуализации своего имущественного комплекса. При этом обозначение «БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ» выполнено крупным шрифтом, доминирует во внешнем оформлении фасадов магазинов, а комбинированное обозначение «Белорусский дворик», напротив, выглядит мелким декоративным элементом оформления, словесная часть которого трудно читается.

Таким образом, Роспатент счел, что именно обозначение «БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ» в первую очередь привлекает внимание потребителей и запоминается им.

В отношении довода ФИО1 о том, что обозначение «БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ» не обладает признаками коммерческого обозначения, а лишь выполняет информационную функцию, административный орган отметил, что в соответствии с пунктом 2.1.1 представленного договора о сотрудничестве между заявителем и иными индивидуальными предпринимателями, стороны определили совместно использовать коммерческие обозначение «Белорусский дворик», «Белорусские продукты», ТД «Белорусский дворик», исключительные права на которые принадлежат заявителю. Таким образом, Роспатент указал, что заявитель сам оценивает «БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ» как соответствующее коммерческое обозначение.

При таких обстоятельствах административный орган пришел к выводу о том, что представленные подателем возражения документы не подтверждают наличие у него исключительного права на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем отсутствуют основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака противоречащей требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении содержащихся в возражении доводов ФИО1 о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ и представленных в подтверждение данного довода документов, Роспатент пришел к выводу о наличии спора об авторском праве между заявителем и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 697484 и указал на то, что не уполномочен разрешать данный спор в рамках рассмотрения поданного возражения, в связи с чем отказал в его удовлетворении по указанному основанию.

ФИО1, не согласившись с решением Роспатента от 15.03.2021 по приведенным основаниям, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании его недействительным.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на него, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления ФИО1 в силу следующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии со статьями 1512 и 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 ГК РФ.

Заинтересованность ФИО1 в подаче возражения лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что административным органом и третьим лицом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 Постановления № 10.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления № 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки № 2018727681 на регистрацию оспариваемого товарного знака (03.07.2018), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном указанным Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

При изложенных обстоятельствах закон запрещает в отношении однородных товаров и/или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как следует из пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

На основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В абзаце пятом пункта 177 Постановления № 10 также отмечено, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и т.д.).

В рамках рассмотрения споров по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ должно быть установлено, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (абзац второй пункта 2 статьи 132 ГК РФ).

Таким образом, в рамках рассмотрения настоящего дела необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации своего имущественного комплекса, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Из материалов дела не усматривается, что ФИО1 при рассмотрении возражения в Роспатенте, а равно в суде доказала не только всю совокупность вышеназванных условий, но и каждого условия в отдельности.

Так заявителем не подтверждено, что обозначение «Белорусский дворик» в качестве коммерческого обозначения использовалось именно ей и для индивидуализации конкретного предприятия, с учетом имеющихся в материалах дела договоров аренды помещений, арендаторами по которым выступала как ФИО1 так и ФИО9; договора о сотрудничестве (партнерстве) от 04.03.2016 № 2 между указанными лицами, предусматривающего совместное использование названного обозначения; договора простого товарищества (партнерское соглашение) от 04.09.2017 и соглашения о вводе нового участника (товарища) от 03.12.2018 в отношении ФИО10 и ФИО11, также предусматривающих совместное использование обозначений «Белорусский дворик», «Белорусские продукты», ТД «Белорусский дворик».

Заявителем не представлено доказательств наличия у нее необходимого имущественного комплекса, индивидуализируемого каким-либо используемым именной ей коммерческим обозначением.

Кроме того, в числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и соответственно только на такое обозначение возникает исключительное право.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории и другие подобные сведения.

Вместе с тем, вопреки аргументам заявителя, суд пришел к выводу о том, что представленные заявителем документы не свидетельствуют о длительном и (или) интенсивном использовании обозначения «Белорусский дворик» до даты приоритета оспариваемого спорного товарного знака.

Как справедливо указал Роспатент в оспариваемом решении, моментом начала фактического использования обозначения для индивидуализации предприятия является момент начала функционирования торговых точек, а не момент начала подготовительных мероприятий заявителя к такому функционированию.

Представленные заявителем договоры аренды и субаренды и приложения к ним (содержащие фотоизображения вывески «БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ» и компьютерный монтаж вывески «Белорусский дворик»), не подтверждают фактическое длительное и (или) интенсивное использования ФИО1 обозначения «Белорусский дворик» на определенной территории в качестве коммерческого, для индивидуализации какого-либо имущественного комплекса.

Как отметил в оспариваемом решении административный орган, договоров на монтаж вывесок, соответствующих полученным разрешениям не представлено, а из приложений к договорам аренды и субаренды лишь следует, что в отношении вывески «Белорусский дворик» сделан преимущественно компьютерный монтаж фасада здания.

В нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем не представлены и доказательства известности противопоставленного коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого знака.

Как следует из материалов дела, Роспатент в результате исследования по запросу ФИО1 обозначения «Белорусский дворик» в поисковых системах «Яндекс», «Майл.ру» и «Гугл», содержащие ссылки на сайты, указывающие на сеть магазинов «Белорусский дворик» в Санкт-Петербурге, пришел к выводу о том, что они не подтверждают факт известности коммерческого обозначения на дату приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку базы данных указанных поисковых систем ежеминутно обновляются и содержат только актуальный массив информации.

Также не подтверждает известность коммерческого обозначения «Белорусский дворик» публикация рекламной статьи в издании «Комсомольская правда» от 30.11.2016 со ссылкой на сеть магазинов «Белорусский дворик», заказчиком которой являлся заявитель, так как одно упоминание в прессе за несколько лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака не может служить достаточным доказательством фактического использования и известности коммерческого обозначения «Белорусский дворик».

В отношении представленных ретроспективных сведений из поисковой системы «Гугл» установлено, что за период до даты приоритета оспариваемого товарного знака поисковая система содержит только две ссылки на сайты магазинов «Белорусский дворик», что не доказывает известность обозначения потребителям даже в пределах отдельного региона.

Таким образом, в результате анализа представленных в Роспатент материалов установлено, что они не доказывают наличие у заявителя прав на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении дополнительно представленных заявителем в ходе судебного разбирательства материалов, включающих в себя договоры купли- продажи, договоры поставки, торговые контракты, паспорта сделок, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, уведомления, предписания, постановления и иные процессуальные документы по делам об административных правонарушениях, суд отмечает следующее.

Во-первых, указанные документы не являлись предметом рассмотрения в Роспатенте.

Объем доказательств, которые должен оценить административный орган, определяется подателем возражения на стадии подготовки возражения по собственному усмотрению.

Как отмечено выше, согласно пункту 137 Постановления № 10 документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Так как дополнительно представленные заявителем в суд доказательства не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, они являются доказательствами, дополняющими поданное возражение.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу № СИП-70/2016, от 04.08.2016 по делу № СИП-108/2016, от 26.05.2017 по делу № СИП-171/2016, от 23.10.2017 года по делу № СИП- 168/2017, от 25.06.2018 по делу № СИП-683/2017, от 09.07.2018 года по делу
№ СИП-416/2017.

При этом следует отметить, что представленные заявителем дополнительные доказательства согласно пункту 137 Постановления № 10 могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697484.

Во-вторых, указанные документы не опровергают выводы Роспатента, сделанные по результатам рассмотрения возражения заявителя.

Так, предметом представленных заявителем договоров купли-продажи (включая внешнеторговые договоры), договоров поставки и аналогичных контрактов является приобретение заявителем продуктов питания в целях реализации на территории Российской Федерации. При этом ни в одном из представленных соглашений не упоминается обозначение «Белорусский дворик» и не содержится указания на то, что приобретаемые продукты питания реализуются через одноименную сеть магазинов.

Представленные заявителем паспорта сделок также подтверждают факты ввоза товаров в Российскую Федерацию из Республики Беларусь, однако не содержат каких-либо указаний на использование заявителем в своей предпринимательской деятельности коммерческого обозначения «Белорусский дворик».

Таким образом, указанные документы свидетельствуют об осуществлении заявителем подготовительных действий, но не могут служить доказательством фактического осуществления им торговой деятельности под своим фирменным наименованием.

Все представленные заявителем в суд терминальные чеки датируются 27 и 28 апреля 2018 года и не подтверждают осуществление заявителем деятельности под коммерческим обозначением «Белорусский дворик» по реализации товаров потребителям. Из указанных расчетных документов невозможно установить, какая деятельность осуществлялась заявителем. Следует также отметить, что часть представленных чеков не поддается прочтению ввиду плохого качества изображения.

Большая часть представленных заявителем постановлений об административных правонарушениях, а также предписаний о демонтаже вывесок относится к периоду 2016 – 2017 годов и подтверждают факт прекращения использования заявителем обозначения «Белорусский дворик» на вывесках более чем за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Поскольку заявителем не было представлено доказательств установки новых вывесок, содержащих данное обозначение, Роспатент правомерно пришел к выводу о недоказанности наличия у него исключительных прав на коммерческое обозначение «Белорусский дворик» на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия не усматривает оснований не согласиться с содержащимся в оспариваемом решении выводом административного органа об отсутствии оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака противоречащей требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При этом согласно абзацу 4 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Как следует из материалов дела, заявитель в своем возражении ссылался на то, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с объектом авторского права, исключительное право на который возникло у лица, отличного от правообладателя товарного знака по свидетельству № 697484, ранее даты приоритета данного товарного знака.

В подтверждение противоречия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ заявителем были представлены разработки исполнителем по договору авторского заказа логотипа, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также протоколы осмотра доказательств – переписки по электронной почте с адресов, на которые, согласно договору авторского заказа, должны были приходить письма с вариантами исполнения заказанного объекта авторского права. В указанных протоколах присутствуют изображения различных фигур, национального белорусского орнамента, словесные элементы «БЕЛОРУССКИЙ ДВОРИК», выполненные буквами русского алфавита, зеленого цвета на фоне бересты и березовой ветки. Итоговый проект «Фирменный стиль для компании ТД «Белорусский дворик» принят заказчиком по акту приема-передачи в 2014 году.

Из материалов административного дела также усматривается, что при рассмотрении возражения в качестве слушателя присутствовал исполнитель по договору авторского заказа – ФИО6, который устно подтвердил создание им в период, предшествующий 2014 году, произведения дизайна – логотипа с изображением бересты и березовой ветки, поверх которых нанесены словесные элементы «Белорусский дворик», а также орнамента и изобразительных элементов сельских домиков.

В свою очередь, по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака, в противопоставленном логотипе, состоящем из стилизованного изображения бересты и ветки березы, отсутствуют признаки оригинальности и творческого труда автора. Данный довод мотивирован тем, что сходное до степени смешения произведение существовало ранее 2014 года и представляет собой векторный рисунок, размещение которого на сайтах в 2011 году подтверждается представленными в Роспатент скриншотами страниц интернет-сайтов по адресам www.alfaday.net и www.megroo.ru.

Кроме того, правообладателем было представлено заявление ФИО7 о том, что ей был создан эскиз, послуживший основой для создания рекламных материалов, а в последующем для изобразительного элемента товарного знака по свидетельству № 697484. Указанный в заявлении договор был приложен правообладателем к отзыву и не содержит в качестве приложения какого-либо эскиза. Вместе с тем, правообладателем оспариваемого товарного знака также были представлены договор аренды помещения, заключенный ФИО7 от 01.09.2011, а также письмо от ФИО7 от 05.03.2012 в адрес арендодателя о согласовании размещения рекламной треноги, на которой изображено сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение, состоящее из круга, березовых листьев, словесных элементов «Белорусский дворик».

Поскольку представленными правообладателем товарного знака материалами подтверждена его взаимосвязь с ФИО7 как контрагентов по договору о сотрудничестве, в рамках которого достигнуты договорённости о развитии торговой деятельности, Роспатентом в оспариваемом решении был сделан вывод о наличии спора об авторском праве между заявителем и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству № 697484.

Как отметил административный орган, пункт 2 статьи 1248 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень споров, которые уполномочен рассматривать Роспатент как административный орган в сфере интеллектуальной собственности. В компетенцию административного органа не входит разрешение спора о принадлежности авторских прав. В случае наличия такого спора Роспатент не вправе определять, кому принадлежат авторские права. Указанный вопрос подлежит разрешению в судебном порядке.

Ввиду данных обстоятельств административный орган счел невозможным сделать вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 697484 требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем в удовлетворении возражения в этой части было отказано.

Судебная коллегия соглашается с указанными выводами административного органа ввиду следующего.

Роспатент как федеральный орган исполнительной власти не обладает компетенцией по установлению принадлежности объекта авторского права, при наличии у правообладателя спорного товарного знака и подателя возражения документов, на основании которых каждый из них считает авторское право принадлежащим именно ему.

Настоящий спор рассматривается в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у Суда по интеллектуальным правам, рассматривающего настоящее дело о соответствии ненормативного акта действующему законодательству, также отсутствует компетенция по разрешению спора о принадлежности исключительного права на соответствующее произведение.

Таким образом, пределы судебного разбирательства в настоящем деле ограничиваются проверкой законности оспариваемого решения административного органа; установление принадлежности исключительного права на объект авторского права в этот предмет не входят.

В связи с этим суд не имеет оснований для оценки представленных заявителем и третьим лицом в Роспатент доказательств с целью установления действительного обладателя авторского права на спорное изображение.

Спор об авторстве в отношении этого объекта подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, поскольку в обжалуемом решении административным органом сделаны выводы в отношении всех доводов, изложенных в заявлении, то судебная коллегия считает, что возражение заявителя рассмотрено всесторонне, полно и объективно, а основания для его отмены отсутствуют.

Оценив в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы с учетом принятого судебного акта подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя ФИО1 оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий		А.А. Ерин
Судьи		А.А. Снегур
		В.В. Голофаев