Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 (Санкт-Петербург, ОГРНИП <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Меркури» (ул. Большая Конюшенная, д. 21-23, лит. А, Санкт-Петербург, 191186, ОГРН <***>) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 в отношении всех услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2 (по доверенности от 12.05.2019 № 12), ФИО3

(по доверенности от 12.05.2019 № 12);

от общества с ограниченной ответственностью «Меркури» – ФИО4 (по доверенности от 08.07.2020).

Федеральная служба по интеллектуальной собственности в судебное заседание не явилась, о месте и времени проведения судебного заседания извещена надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель, истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Меркури» (далее – общество «Меркури», ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 175691 в отношении всех услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество «Меркури» является правообладателем товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 175691, зарегистрированного на территории Российской Федерации в отношении услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса «реализация товаров» МКТУ с датой приоритета 26.12.1997.

По мнению истца, в течение трех лет ответчик не использовал указанный товарный знак в своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в отношении услуг 35-го и услуг 42-го классов МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в связи с чем предпринимателем усматриваются основания для досрочного прекращения правовой охраны данного товарного знака.

Как указывает предприниматель, им была подана заявка № 2019725734 на государственную регистрацию обозначения « » в качестве товарного знака.

Кроме того, предприниматель является обладателем исключительного права на товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 490879.

При этом, по мнению истца, факт использования словесного обозначения «ДЛТ» и заинтересованность в его дальнейшем использовании применительно к услугам по продвижению и продаже товаров для третьих лиц подтверждаются в том числе наличием у предпринимателя сайта в сети «Интернет», расположенного по адресу: http://dlt.ru.net/, в доменном имени которого использован товарный знак истца.

Как полагает истец, услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 490879, в отношении которых предпринимателем подана заявка № 2019725734 на государственную регистрацию обозначения « » в качестве товарного знака, а также для осуществления которых им используется сайт в сети «Интернет», однородны всем услугам, в отношении которых охраняется товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 175691, поскольку они направлены

на удовлетворение одних и тех же потребностей потребителя и одинаково воспринимаются потребителями – как услуги по продаже товаров.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора предпринимателем по юридическому адресу общества «Меркури» было направлено предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от прав на товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 175691 в отношении услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса «реализация товаров» МКТУ, либо заключить договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак. Данное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела копией предложения, описью вложения в ценное письмо и почтовой квитанцией.

Принимая во внимание, что в результате направления указанного предложения заинтересованное лицо и правообладатель не достигли соглашения, по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 в отношении услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса «реализация товаров» МКТУ вследствие его неиспользования.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв общества «Меркури» от 16.04.2020 на исковое заявление предпринимателя, в котором ответчик пояснил, что начал осуществлять деятельность по реализации товаров под товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 175691 с 16.09.2005 на основании неисключительной лицензии и впоследствии с 15.03.2006 стал правообладателем указанного товарного знака.

Обществом «Меркури» 07.12.2015 было получено разрешение на ввод в эксплуатацию расположенного по адресу: ул. Большая Конюшенная, д. 21–23, Санкт-Петербург, здания Дома Ленинградской Торговли, с давних пор известного среди потребителей по аббревиатуре «ДЛТ», закрепившейся с 1935 года после включения располагавшегося в этом здании магазина в

состав Главунивермага Наркомата внутренней торговли. С 28.08.2019 здание находится в его собственности.

Как утверждает общество «Меркури», 01.01.2017 ответчик заключил с открытым акционерным обществом «Торговый дом «ЦУМ» (далее – общество «ТД «ЦУМ») лицензионный договор об использовании товарного знака со словесным обозначением «ДЛТ». Кроме того, деятельность лицензиата ответчика по реализации товаров под товарным знаком со словесным обозначением «ДЛТ» осуществляется на основании договора аренды в находящемся в собственности ответчика здании – Доме ленинградской торговли, на фасаде которого размещается вывеска и в интерьере которого используется словесное обозначение «ДТЛ».

Ответчик также отмечает, что 09.01.2017 он заключил с обществом «ТД «ЦУМ» соглашение о передаче права пользования доменным именем «dlt.ru» для осуществления торговли через интернет-магазин товаров, принадлежащих обществу «ТД «ЦУМ», а также для проведения рекламной и маркетинговой активности. Посредством соответствующего сайта в сети «Интернет» лицензиат ответчика предлагает к продаже товар и реализует товары третьим лицам.

Помимо этого, общество «Меркури» указывает на то, что предлагаемые к продаже товары ответчик рекламирует посредством аккаунта «dlt_spb» в социальной сети «Instagram».

Наряду с этим 27.04.2017 лицензиат ответчика зарегистрировал на видеохостинге «Youtube» официальный аккаунт магазина «DLT | TSUM ST.PETERSBURG». Размещение на нем видеороликов магазина является способом привлечения потребителей с целью реализации товаров и одной из разновидностей рекламы.

Таким образом, по мнению ответчика, совокупность вышеизложенных обстоятельств подтверждает факт использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 в отношении всех услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в течение трех лет, предшествующих дню направления предпринимателем обществу «Меркури» предложения об отказе от исключительного права на спорный товарный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

При этом в отзыве на исковое заявление и в дополнительных письменных пояснениях от 10.07.2020 общество «Меркури» отмечает, что деятельность истца по использованию словесного обозначения «ДЛТ» направлена на введение потребителей в заблуждение и на создание смешения в глазах потребителей относительно лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем ответчик обращает внимание на то, что условия мирного урегулирования спора, которые были предложены предпринимателем обществу «Меркури», а именно – возможность отчуждения истцом исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 490879 и отзыва заявки № 2019725734 с последующим прекращением деятельности интернет-магазина под обозначением «ДЛТ» и с обязательством не запускать оффлайн-магазины и франшизу при условии компенсации ответчиком 100% затрат и выплаты согласованной стоимости товарного знака и заявки, – свидетельствуют об отсутствии у предпринимателя заинтересованности в самостоятельном использовании спорного товарного знака и, как следствие, в досрочном прекращении правовой охраны его правовой охраны.

Изложенное, по мнению общества «Меркури», является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

В возражениях от 18.11.2020 на отзыв и на письменные пояснения ответчика истец выразил несогласие с доводами общества «Меркури» о наличии обстоятельств, подтверждающих факт использования им спорного товарного знака в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения предпринимателя, а также о наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

При этом предприниматель указал, что все используемые ответчиком обозначения значительно отличаются от спорного товарного знака, не могут восприниматься потребителями как спорный товарный знак и, следовательно, не могут сами по себе доказывать использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 в спорный период.

В дополнительных письменных пояснениях от 04.12.2020 предприниматель отметил, что обществом «Меркури» было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации № 490879, а также было подано исковое заявление по делу № СИП-1035/2020 о признании актом недобросовестной конкуренции действий предпринимателя по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 490879 и о запрете использования доменного имени, на котором размещается интернет-магазин истца по настоящему делу.

Как полагает предприниматель, указанные действия ответчика свидетельствуют о том, что исключительное право на спорный товарный знак используется им недобросовестно.

В письменных пояснениях от 14.12.2020 общество «Меркури» возражало против правовой позиции истца, изложенной в письменных пояснениях от 18.11.2020. При этом ответчик привел широкий перечень доказательств, свидетельствующих, по его мнению, об известности потребителям расшифровки аббревиатуры «ДЛТ», а также указал на несостоятельность довода предпринимателя о недобросовестном характере действий общества «Меркури» по использованию спорного товарного знака.

В Суд по интеллектуальным правам также были представлены письменные пояснения ответчика от 13.01.2021 и письменные пояснения истца от 27.01.2021, в которых стороны обобщили ранее изложенные правовые позиции с учетом представленных в материалы дела доказательств.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв Роспатента на исковое заявление предпринимателя, в котором административный орган пояснил, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации комбинированный товарный знак со словесным обозначением «ДЛТ» по заявке № 97720043 с приоритетом от 26.12.1997 зарегистрирован 03.06.1999 за № 175691 в отношении услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя закрытого акционерного общества «Торговая фирма «Дом Ленинградской Торговли» (далее – общество «ТФ «ДЛТ»).

В результате государственной регистрации договора уступки исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 175691 (договор от 15.03.2006 № РД0007174) правообладателем данного товарного знака стало общество «Меркури».

Роспатент также отметил, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, поэтому иных пояснений по существу заявленных требований административный орган представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В Суд по интеллектуальным правам 10.07.2020 поступило встречное исковое заявление общества «Меркури» к предпринимателю и обществу «ТФ «ДЛТ» о признании действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, актом недобросовестной конкуренции.

Рассмотрев вопрос о принятии встречного искового заявления к производству, Суд по интеллектуальным правам установил, что требования, заявленные в рамках первоначального и встречного исков, являются неимущественными, в связи с чем суд пришел к выводу об отсутствии

предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для принятия встречного искового заявления.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отметил, что признание действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на принадлежащий предпринимателю товарный знак, актом недобросовестной конкуренции и последующее признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, правообладателем которого является предприниматель, сами по себе не исключают возможности удовлетворения первоначального искового требования при условии, что существенные для рассмотрения настоящего дела обстоятельства (включая заинтересованность истца) будут подтверждены при помощи иных доказательств. С учетом данного обстоятельства суд пришел к выводу об отсутствии предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для принятия встречного искового заявления.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что общество «ТФ «ДЛТ», указанное в качестве соответчика по встречному исковому заявлению, не привлечено к участию в деле № СИП-57/2020 в качестве лица, заявляющего какие-либо требования относительно предмета спора и адресующего их обществу «Меркури». В этой связи требование, заявляемое ответчиком по делу в рамках рассматриваемого заявления, не может быть признано встречным по отношению к обществу «ТФ «ДЛТ». Ввиду изложенного суд пришел к выводу об отсутствии предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для принятия встречного искового заявления.

С учетом данных обстоятельств определением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2020 встречное исковое заявление было возвращено обществу «Меркури».

В судебном заседании представитель предпринимателя выступил с правовой позицией по делу, поддержал ранее заявленные требования.

В судебном заседании представитель общества «Меркурии» выступил с правовой позицией по делу, возражал против заявленных требований, настаивал на наличии оснований для отказа в удовлетворении исковых требований предпринимателя.

Роспатент явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом.

С учетом изложенного суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела копией предложения, описью вложения в ценное письмо и кассовым чеком.

Предприниматель, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 и полагая, что он не используется правообладателем в отношении услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и

коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса «реализация товаров» МКТУ в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения, обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Для целей признания лица заинтересованным по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ достаточно того, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию. При этом, в отличие от правообладателя, лицу, заявляющему о своей заинтересованности, не требуется доказывать фактическое осуществление им соответствующей деятельности.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2019 № СИП-726/2018, от 04.03.2019 по делу № СИП-627/2018.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предприниматель обосновал наличием у него сайта с доменным именем «dlt.ru.net». Как отмечает предприниматель, стилизованное обозначение «ДЛТ», совпадающее с испрошенным к регистрации по заявке № 2019725734 обозначением и сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, используется непосредственно на страницах сайта истца в верхнем левом углу в качестве логотипа и индивидуализирующего элемента. В подтверждение данного обстоятельства предпринимателем представлены скриншоты страниц сайта в сети «Интернет», расположенного по адресу: http://dlt.ru.net/. На скриншоте одной из страниц указанного сайта представлены сведения о реквизитах предпринимателя.

Истец отмечает, что услуги, оказываемые посредством этого сайта, могут быть определены как услуги интернет-магазина, как услуги по продвижению товаров для третьих лиц. При этом, как полагает предприниматель, эти услуги однородным всем услугам, в отношении которых охраняется спорный товарный знак, поскольку они направлены на удовлетворение одних и тех же потребностей потребителей и, с точки зрения потребителей, выглядят одинаково – как услуги по продаже товаров.

Кроме того, истец отметил, что ранее им была подана заявка № 2019725734 на государственную регистрацию обозначения « » в отношении услуг 35, 36 и 39-го классов МКТУ. Копия выписки по указанной заявке представлена истцом в материалы дела.

При этом, по мнению предпринимателя, услугам 35-го и 42-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны услуги 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа мебели для третьих лиц; продажа розничная или оптовая товаров для третьих лиц, в том числе посредством интернет-магазина», в отношении которых истцом испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2019725734 в качестве товарного знака

Наряду с этим предприниматель обращает внимание на то, что он является правообладателем комбинированного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 490879, зарегистрированного в отношении товаров 20-го класса МКТУ и услуг 35, 36, 43-го классов МКТУ. Исключительное право на этот товарный знак было приобретено предпринимателем в результате его отчуждения обществом «ТФ «ДЛТ» в рамках торгов в 2018 году. Копия выписки на указанный товарный знак, копия протокола о результатах проведения торгов от 28.1.2018 № 26369, а также сведения о карточке торгов с официального сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве представлены истцом в материалы дела.

Предприниматель считает, что услуги 35-го класса МКТУ «оформление витрин; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; продвижение товаров для третьих лиц», для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий ему товарный знак, однородны услугам 35- го и 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Истцом в материалы дела также представлена выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой основным видом деятельности предпринимателя является «47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах».

Оценивая степень сходства товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 175691 с обозначением « » по заявке № 2019725734, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил № 482 в редакции, действовавшей на момент подачи заявки № 2019725734, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 № 10, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Таким образом, без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило,

акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 175691 состоит из словесного элемента «ДЛТ», все буквы которого являются прописными и выполнены оригинальным шрифтом черного цвета. Указанное словесное обозначение заключено в овальную рамку черного цвета, с которой оно соединяется через вензель прописной буквы «Т».

Обозначение « » по заявке № 2019725734 состоит из словесного элемента «ДЛТ», все буквы которого являются прописными и выполнены стандартным шрифтом черного цвета. Указанное словесное обозначение заключено в стилизованную рамку серого цвета.

Судебная коллегия полагает, что основным индивидуализирующим элементом спорного товарного знака и обозначения по заявке истца являются словесные элементы «ДЛТ», поскольку они занимают центральное положение, являются крупными и сообщают информацию, которая может быть воспринята потребителями для построения ассоциативных связей между соответствующим комбинированным обозначением и лицом, от которого исходят маркируемые им товары или услуги.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что словесные элементы «ДЛТ» в составе сравниваемых обозначений являются сильными. В связи с этим при оценке степени сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 и обозначения по заявке № 2019725734 Суд по интеллектуальным правам исходит из сходства указанных словесных элементов.

По результатам сравнительного анализа словесных элементов товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 и обозначения по заявке № 2019725734 по фонетическому, графическому и

семантическому признакам судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени их сходства.

Ввиду изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 175691 и обозначение по заявке № 2019725734 обладают высокой степенью сходства по фонетическому, графическому и смысловому признакам. Данное обстоятельство лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Разрешая вопрос об однородности услуг, в отношении которых предприниматель просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака, услугам, для индивидуализации которых истец использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 490879 и намерен использовать обозначение по заявке № 2019725734, Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Из пункта 45 Правил № 482 следует, что при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенного для конкретного вида деятельности.

Как следует из искового заявления предпринимателя, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 испрашивается истцом в отношении услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса «реализация товаров» МКТУ.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 490879 зарегистрирован на имя предпринимателя в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ «оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Заявка № 2019725734 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака подана предпринимателем в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг».

Судебная коллегия учитывает, что перечень услуг, в отношении которых предприниматель просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака, и перечень услуг, в отношении которых истцом испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2019725734, включают идентичные услуги 35-го класса МКТУ «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; демонстрация товаров».

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что услуги 35-го класса МКТУ «сбыт товаров через посредников», в отношении которых предприниматель просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака, могут быть признаны однородными услугам 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», для которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 490879, а также услугам 35-го класса МКТУ «посредничество коммерческое; предоставление места для

онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг», в отношении которых предпринимателем испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2019725734, поскольку оказание таких услуг предполагает выполнение действий, направленных на реализацию товаров третьими лицами.

При этом, принимая во внимание общее назначение поименованных услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 490879 и в отношении которых предпринимателем испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2019725734, последние могут быть признаны однородными услуге 35-го класса МКТУ «реализация товаров», поскольку они направлены на удовлетворение одних и тех же потребностей потребителей.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что услуги, в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 490879 и в отношении которых предпринимателем испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2019725734, являются однородными услугам 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услугам 42-го класса «реализация товаров» МКТУ, в отношении которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, поскольку они характеризуются общим кругом потребителей, одним рынком сбыта, имеют общее назначение, в связи с чем они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса «реализация товаров» МКТУ.

При этом, оценивая довод общества «Меркури» о наличии признаков злоупотребления правом в действиях предпринимателя по обращению в суд с исковым заявлением по настоящему делу, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

При этом злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии признаков злоупотребления правом в действиях лица по приобретению исключительного права на товарный знак и по его дальнейшему использованию не должен являться следствием предположений.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

В силу абзаца второго пункта 2 статьи 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Предприниматель является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 490879. Кроме того, им

испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2019725734 в качестве товарного знака.

Перечень услуг, в отношении которых истцом испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2019725734, является более широким, чем перечень услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 490879.

При этом с учетом сходства до степени смешения спорного товарного знака и обозначения по заявке № 2019725734 закономерным и обоснованным является предположение истца о том, что при проведении государственной экспертизы заявленного обозначения товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 175691 может быть противопоставлен обозначению, в отношении которого предпринимателем испрашивается правовая охрана.

При таких обстоятельствах действия предпринимателя по обращению в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака являются законным средством реализации предусмотренных гражданским законодательством прав и законных интересов соответствующего хозяйствующего субъекта.

Наряду с этим судебная коллегия отмечает, что предложение предпринимателя по добровольному отказу от иска, по прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 490879 и по отзыву заявки № 2019725734 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака при условии выплаты обществом «Меркури» согласованной сторонами суммы денежных средств, в отсутствие иных доказательств, не может быть квалифицировано иначе как осуществление соответствующим лицом действий своей волей и в своем интересе с целью мирного урегулирования возникшего спора.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что изложенные обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления правом в действиях предпринимателя по обращению в суд с исковым заявлением по настоящему делу и, как следствие, не опровергают установленный судом факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 в отношении услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован. В этой связи приведенный довод ответчика отклоняется судебной коллегией как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении

вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица (17.10.2019), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 17.10.2016 по 16.10.2019.

В ходе производства по настоящему делу в подтверждение факта использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 обществом «Меркури» были представлены следующие доказательства:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Конюшенная улица, дом 21–23, литера А. Из указанной выписки следует, что начиная с 28.08.2019 собственником указанного объекта недвижимости является общество «Меркури»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.04.2005 № 457 «О проектировании и реконструкции с расширением здания на земельном участке по адресу: Центральный район, Б. Конюшенная, д. 21–23, под торговый центр со встроенной автостоянкой»;

- фотографии фасада и интерьера здания Дома ленинградской торговли с размещенными на торце здания, на ручках входных дверей и на элементах внутреннего декора обозначениями «ДЛТ»;

- предварительный договор аренды от 01.12.2011, заключенный между обществом «Меркури» (арендодатель) и обществом «ТД ЦУМ» (арендатор). Согласно условиям указанного договора стороны обязуются заключить договор аренды нежилых помещений здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 21–23, литер А;

- договор аренды от 01.10.2019, заключенный между обществом «Меркури» (арендодатель) и обществом «ТД ЦУМ» (арендатор). Согласно условиям указанного договора арендодатель обязуется предоставить

арендатору помещения за плату во временное пользование. Помещения находятся в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 21–23, литер А;

- предварительный договор аренды от 10.02.2014, заключенный между обществом «Мекрури» и обществом «ТД ЦУМ» (арендодатель), с одной стороны, и обществом с ограниченной ответственностью «Гуччи Рус» (арендатор), с другой стороны;

- предварительный договор субаренды от 17.09.2012, заключенный между обществом «ТД ЦУМ» (субарендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Шуз-септима» (далее – общество «Шуз-септима»;

- дополнительное соглашение от 25.12.2015 № 1 к предварительному договору субаренды от 17.09.2012, заключенное между обществом «ТД ЦУМ» (субарендодатель), обществом «Шуз-септима» и обществом с ограниченной ответственностью «КЛ Русси»;

- лицензионный договор об использовании товарного знака от 01.01.2017, заключенный между обществом «Меркури» (лицензиар) и обществом «ТД ЦУМ» (лицензиат). Согласно условиям данного договора лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за вознаграждение неисключительную лицензию на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 для обозначения услуг в соответствии с перечнем услуг в указанном свидетельстве (организация выставок, ярмарок с рекламной или коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров; реализация товаров).

- соглашение от 09.01.2017, заключенное между обществом «Меркури» (владелец) и обществом «ТД ЦУМ» (пользователь), согласно условиям которого общество «Меркури» передает обществу «ТД ЦУМ» право пользования доменным именем dlt.ru для осуществления торговли через интернет-магазин товарами, принадлежащими пользователю, а также для проведения рекламной и маркетинговой активности, а пользователь получает такие права на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением;

- справка акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее – общество «РСИЦ») от 15.04.2020, о том, что по состоянию на 15.04.2020 администратором доменного имени является общество «ТД ЦУМ»;

- информационная выписка с сервиса «Whois» о домене dlt.ru;

- заявление общества «Меркури» в лице генерального директора ФИО5 о передаче права по администрирования домена «DLT.ru» новому администратору – обществу «ТД ЦУМ»;

- ответ общества «РСИЦ» от 26.01.2021 № 276-С на запрос общества «Меркури», согласно которому ответчик являлся администратором доменного имени «dlt.ru» в период с 20.10.2005 по 21.11.2005, а также с 20.04.2018 по 21.11.2018. Начиная с 22.11.2018 права администратора доменного имени «dlt.ru» были переданы обществу «ТД ЦУМ»;

- договор от 15.01.2019 на размещение рекламы на транспортном средстве, заключенный между обществом «ТД ЦУМ» и индивидуальным предпринимателем ФИО6. Согласно Приложению № 1 к указанному договору период размещения рекламы составляет с 01.01.2019 по 31.01.2019 включительно;

- фотография автобуса с размещенным на нем комбинированным обозначением со словесным элементом «ДЛТ»;

- договор от 18.11.2019 № 645, заключенный между обществом «ТД ЦУМ» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Мойка 22» (исполнитель). Согласно условиям указанного договора исполнитель обязуется в период с 25.11.2019 по 21.03.2020 оказать заказчику услуги по размещению макета принадлежащего ответчику имущества на ключ-карте на четыре месяца, с QR-кодом на разовую скидку в ДЛТ, тиражом 1000 шт., а также услуги по распространению брендинговых каталогов ДЛТ и KEMPINSKI, с подарочной картой, на четыре месяца, ориентировочный тираж 600 шт.;

- договор от 21.03.2017 № 17-0015 на публикацию рекламно- информационных материалов в изданиях «Нихао, Петербург!» и «Нихао, Москва!», заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Красная Шапка» (издатель) и обществом «ТД ЦУМ» (заказчик). Согласно условиям данного договора заказчик поручает, а издатель принимает на себя обязательства по размещению рекламной информации о заказчике в изданиях «Нихао, Петербург!» и «Нихао, Москва!» в 2017–2018 гг. Приложение № 3 к указанному договору содержит макет рекламного материала со стилизованным обозначением «ДЛТ»;

- договор возмездного оказания информационных услуг от 04.05.2017, заключенный между Государственным Эрмитажем (исполнитель) и обществом «ТД ЦУМ». Согласно условиям указанного договора исполнитель обязуется разместить указание «При поддержке ДЛТ» (с символикой (логотипом) заказчика) в рамках временной выставки «Маноло Бланик. Обувь как искусство», проводимой исполнителем в период с 10.05.2017 по 23.07.2017;

- договор оказания услуг от 08.10.2019, заключенный между обществом «ТД ЦУМ» (заказчик) и закрытым акционерным обществом «Гостиничный

комплекс «Астория». Согласно условиям указанного договора в период с 01.11.2019 по 31.10.2020 исполнитель обязуется оказать, а заказчик обязуется оплатить услуги по размещению во всех номерах гостиницы «Астория» каталогов заказчика с индивидуальной обложкой исполнителя в количестве не менее 169 шт., а также услуги по размещению логотипа и рекламной информации заказчика на картах-ключах гостиницы «Астория» и распространение указанных карт среди гостей исполнителя;

- договор-заказ от 03.04.2017 № 9-00954-17, заключенный между акционерным обществом «ДП Бизнес Пресс» (исполнитель) и обществом «ТД ЦУМ» (заказчик). Согласно условиям указанного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по размещению рекламы с названием «ДЛТ_Лучшая цена»;

- Акт приемки-сдачи от 16.04.2017 № 9-00866-17 по заказу от 03.04.2017 № 9-00954-17;

- договор-заказ от 05.07.2019 № 9-01301-19, заключенный между акционерным обществом «ДП Бизнес Пресс» (исполнитель) и обществом «ТД ЦУМ» (заказчик). Согласно условиям указанного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по размещению рекламы с названием «ДЛТ SALE»;

- Акт приемки-сдачи от 14.07.2019 № 9-01176-19 по заказу от 05.07.2019 № 9-01301-19;

- договор-заказ от 09.02.2019 № 9-00354-17, заключенный между акционерным обществом «ДП Бизнес Пресс» (исполнитель) и обществом «ТД ЦУМ» (заказчик). Согласно условиям указанного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по размещению рекламы с названием «ДЛТ – Gift Cards»;

- Акт приемки-сдачи от 12.02.2017 № 9-00220-17 по заказу от 09.02.2017 № 9-00354-17;

- договор оказания услуг от 13.11.2019 № 19-11-19/У-109, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Световые технологии» (исполнитель) и обществом «ТД ЦУМ» (заказчик). Согласно условиям указанного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по организации разработки и производства контента под условным названием «ДЛТ 110 лет»;

- Акт от 08.12.2019 № 8-12-1 об оказании услуг по организации разработки и производства контента под условным названием «ДЛТ 110 лет»;

- Акт от 08.12.2019 № 8-12-2 об оказании дополнительных услуг по техническому обеспечению световым оборудованием мероприятия под условным названием «ДЛТ 110 лет»;

- агентский договор от 11.01.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «БИ ЭС ДЖИ Трейдинг» (принципал) и обществом «ТД ЦУМ» (агент). Согласно условиям указанного договора агент обязуется за вознаграждение от своего имени реализовать обувь и аксессуары под торговым знаком Manolo Blahnik;

- агентский договор от 26.10.2015 № 10-Д, заключенный между индивидуальным предпринимателем ФИО7 (принципал) и обществом «ТД ЦУМ» (агент). Согласно условиям указанного договора агент обязуется за вознаграждение от своего имени реализовать ювелирные издения из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными вставками под торговыми знаками Stephen Webster;

- приложения к договору от 11.11.2015 № А15269, заключенному между акционерным обществом «АМС Групп» (рекламораспространитель) и обществом «ТД ЦУМ» (рекламодатель);

- нотариальный протокол осмотра доказательств от 16.09.2020 № 77 АГ 4046878;

- сведения из сервиса «Internet Archive Wayback Machine» с сайта «dlt.ru», а именно новостная заметка «Чирлидинг, танцы, художественная мастерская и мастер-классы по истории Петербурга в новой программе» (30.09.2019), новостная заметка «За подарками – на большой новогодний базар в ДЛТ!» (12.12.2018), информация «О ДЛТ» (29.09.2018), (09.12.2016), информация «Бренды A–Z» (30.09.2018), сведения о картах лояльности (28.11.2017);

- сведения из сервиса «Internet Archive Wayback Machine» с сайта «Instagram.com», а именно скриншот аккаунта «dlt_spb» (16.03.2015);

- скриншоты аккаунта «dlt_spb» в социальной сети «Instagram» и размещенных в нем фотографий;

- статья «Дом ленинградской торговли» на сайте «wikipedia.org»;

- новостная сводка от 06.09.2012 «ДЛТ открылся после реконструкции в Петербурге. Фоторепортаж» на сайте «dp.ru»;

- сведения о Доме ленинградской торговли с сайта «polzam.ru» (12.12.2016);

- скриншот опубликованной 07.10.2019 видеозаписи «DLT FASHION SHOW ОСЕНЬ-ЗИМА 19/20» на видеохостинге «Youtube»;

- скриншоты страниц сайта «dlt.ru» с фотографиями и со сведениями следующего содержания: «ФИО8 DLT FASHION SHOW ОСЕНЬ-ЗИМА

19/20» (04.10.2019), «5 июня при поддержке ДЛТ состоялась премия «Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала Собака.ru» (06.06.2017);

- Акт от 30.06.2019 № 244 о размещении рекламы на автобусах за июнь 2019 года;

- Акт выполненных работ (оказанных услуг) от 25.12.2019 № 19-006785, подтверждающий факт оказания услуг по договору от 18.11.2019 № 645;

- Акт от 01.09.2017 № 268 о размещении рекламной информации в мини-гиде «Нихао, Петербург!» (на китайск.яз.), выпуск № 20 Сентябрь 2017г.;

- Акт от 02.10.2017 № 311 о размещении рекламной информации в мини-гиде «Нихао, Петербург!» (на китайск.яз.), выпуск № 21 Октябрь 2017г. и в мини-гиде «Нихао, Москва!» (на китайск.яз.), выпуск № 8 Октябрь– Ноябрь 2017 г.;

- Акт от 01.12.2017 № 356 о размещении рекламной информации в мини-гиде «Нихао, Петербург!» (на китайск.яз.), выпуск № 22 Зима 2017– 2018гг. и в мини-гиде «Нихао, Москва!» (на китайск.яз.), выпуск № 9 Зима 2017–2018гг.;

- Акт от 01.03.2018 № 10 о размещении рекламной информации в мини- гиде «Нихао, Петербург!» (на китайск.яз.), выпуск № 23 Март–Апрель 2018г. и в мини-гиде «Нихао, Москва!» (на китайск.яз.), выпуск № 10 Март–Май 2018г.;

- Акт от 05.06.2018 № 154 о размещении рекламной информации в Fan Map «St. Petersburg In Your Pocket», выпуск Июнь–Июль 2018г.;

- Акт от 02.07.2018 № 194 о размещении рекламной информации в мини-гиде St.PetersburgInYourPocket», выпуск Июль 2018г., о размещении рекламной информации в мини-гиде Санкт-ПетербургInYourPocket», выпуск Июль 2018г. и о размещении рекламной информации в мини-гиде «Нихао, Петербург!» (на китайск.яз.), выпуск № 26 Июль 2018.;

- Акт приема-передачи информационных услуг от 11.08.2017 к договору возмездного оказания информационных услуг от 04.05.2017;

- Акт от 31.03.2020 № 5957 об оказании услуг по договору от 08.10.2019 на размещение рекламной информации в период с 01.11.2019 по 31.03.2020;

- счет на оплату от 31.05.2017 № 469 в отношении чехла для подушки с вышивкой лого ДЛТ;

- копия накладной от 25.04.2018 № ИНК00307180 (блуза, туфли); - копия накладной от 24.04.2018 № ИНК00307154 (сандалии);

- копия накладной от 22.04.2018 № ИНК00305845 (платье, услуга доставки интернет-магазина);

- копия накладной от 26.04.2018 № ИНК00307288 (туфли, услуга доставки интернет-магазина);

- копия накладной от 15.11.2017 № ИНК00222839 (шапка);
- копия накладной от 16.12.2016 № ИНК00112146 (юбка, топ джерси);

- копия накладной от 15.12.2016 № ИНК00111771 (LIP MAESTRO жидкая губная помада);

- платежные поручения от 09.01.2019 № 22, от 08.11.2016 № 2279, от 03.02.2017 № 3067, от 04.05.2018 № 7056, от 04.12.2017 № 13547, от 05.09.2019 № 16472, от 14.12.2018 № 20595 на оплату аренды склада за по договору от 17.09.2012;

- платежные поручения от 08.12.2016 № 11300, от 21.10.2016 № 65197, от 24.11.2016 № 98855, от 03.10.2017 № 43177, от 07.08.2018 № 80459, от 10.04.2019 № 22185, от 14.12.2017 № 50343, от 19.03.2018 № 61232 на оплату за реализованный товар по агентскому договору от 01.03.2013 № 836/ДЛТ;

- платежные поручения от 06.02.2017 № 17309, от 05.04.2017 № 23300, от 18.10.2016 № 95200, от 09.11.2016 № 98704 на оплату за реализованный товар по агентскому договору от 03.11.2015;

По результатам исследования представленных ответчиком доказательств в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия установила, что между обществом «Меркури» и обществом «ТД ЦУМ» был заключен лицензионный договор от 01.01.2017 об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691.

Оценивая довод предпринимателя о позднем направлении указанного доказательства ответчиком в материалы дела, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в силу части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, не лишены возможности представлять доказательства вплоть до окончания производства по делу.

При этом суд принимает во внимание, что в своих письменных пояснениях ответчик неоднократно ссылался на наличие заключенного между обществом «Меркури» и обществом «ТД ЦУМ» лицензионного договора. Кроме того, сведения о данном лицензионном договоре содержаться на сайте Роспатента в открытом доступе.

Таким образом, судебная коллегия не усматривает в поведении ответчика признаков злоупотребления процессуальными правами, в связи с

чем полагает возможным приобщить доказательство в виде лицензионного договора от 01.01.2017 к материалам дела.

Как следует из выписки на спорный товарный знак, указанный договор был зарегистрирован 13.12.2019 за № РД0319601, то есть в момент, находящийся за пределами трехлетнего периода, предшествующего дате направления предложения заинтересованного лица.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам отмечает, что признание факта использования товарного знака (знака обслуживания) под контролем правообладателя применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не ставится в зависимость от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака (знака обслуживания) или соответствующего договора.

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в частности, в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП–379/2017.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу № СИП–110/2013, от 12.12.2016 по делу № СИП–206/2016 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 № 300–ЭС17–2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.04.2017 по делу № СИП–638/2016 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 № 300–ЭС17–8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу № СИП-728/2016 и от 03.11.2017 по делу № СИП–155/2017.

С учетом приведенных правовых позиций судебная коллегия приходит к выводу о том, что факт заключения между обществом «Меркури» и обществом «ТД ЦУМ» лицензионного договора на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 в спорный период, независимо от факта государственной регистрации этого договора за пределами спорного периода, является достаточным обстоятельством, подтверждающим направленность воли общества «Меркури» на предоставление обществу «ТД ЦУМ» правомочий по использованию указанного товарного знака.

Наряду с этим судебная коллегия учитывает, что ответчиком в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие факт передачи обществом «Меркури» обществу «ТД ЦУМ» права администрирования доменного имени «dlt.ru».

Согласно представленным в материалы дела сведениям из сервиса «Internet Archive Wayback Machine» с сайта «dlt.ru» об информации, размещавшейся обществом «ТД ЦУМ» на указанном сайте в спорный период, данный ресурс использовался лицензиатом ответчика для демонстрации товаров, предлагаемых к продаже третьими лицами, а также для их последующей реализации.

Факт действительного оказания соответствующих услуг обществом «ТД ЦУМ» подтверждается представленными обществом «Меркури» в материалы дела копиями договоров, заключенных обществом «ТД «ЦУМ» с третьими лицами, а также копиями накладных и платежных поручений.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам полагает, что совокупностью представленных ответчиком доказательств подтверждает факт использования спорного товарного знака обществом «ТД «ЦУМ» под контролем общества «Меркури» при оказании услуг 35-го класса МКТУ «сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса МКТУ «реализация товаров».

Доказательства, подтверждающие факт использования обществом «Меркури» или обществом «ТД ЦУМ» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 для индивидуализации услуг 35-го класса

МКТУ «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью», ответчиком в материалы дела не представлены. При этом в судебном заседании от 03.02.2021 представитель общества «Меркури» признал, что спорный товарный знак в отношении услуг 35-го класса МКТУ «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью» ни ответчиком, ни обществом «ТД «ЦУМ» в спорный период не использовался.

Судебная коллегия принимает во внимание, что перечисленные доказательства подтверждают факт использования обществом «ТД «ЦУМ» обозначения, внешний вид которого отличается от внешнего вида товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691.

Вместе с тем, как разъяснено в пункте 164 постановления от 23.04.2019 № 10, использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака – остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, – является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что как фактически используемое лицензиатом ответчика обозначение, так и спорный товарный знак включают в свой состав доминирующий словесный элемент «ДЛТ».

Судебная коллегия исходит из того, что указанные словесные элементы являются тождественными по фонетическому признаку и, несмотря на отдельные отличия в их внешнем исполнении, также являются сходными по графическому признаку.

Кроме того, при оценке степени сходства сравниваемых обозначений по семантическому признаку Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что с точки зрения русского языка аббревиатура является словом.

При этом для того, чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание

воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение.

Таким образом, не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом.

Вместе с тем оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от восприятия этого буквосочетания носителями языка, а при регистрации товарного знака – адресной группой потребителей соответствующих товаров.

Это следует и из содержания пункта 34 Правил № 482, в которых обращается внимание на необходимость учета того, воспринимается ли конкретное буквосочетание как слово.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу № СИП-454/2018, от 25.03.2019 по делу № СИП-453/2018.

Судебная коллегия отмечает, что обществом «Меркури» в материалы дела были представлены документы, позволяющие сделать вывод о том, что обозначение «ДЛТ» является аббревиатурой и воспринимается потребителями в качестве сокращенного наименования «Дома ленинградской торговли» (результаты поиска по запросу «длт» в поисковой системе «Яндекс»; результаты поиска по запросу «длт» в поисковой системе «Google»; результаты поиска по запросу «длт» в сервисе «Яндекс.Карты»; отзывы пользователей о магазине «ДЛТ» в поисковой системе «Яндекс»; отзывы пользователей о магазине «ДЛТ» в поисковой системе «Google»; скриншот страницы сайта «tripadvisor.ru» с информацией о Доме ленинградской торговли (ДЛТ); выдержка из учебного пособия (Экономика недвижимости / ФИО9, ФИО10 А.В. М.: МИКХиС. 2001), в котором сообщается о том, что «ДЛТ» является одним из трех самых обширных универмагов Санкт-Петербурга; фрагмент статьи (Гигантская сделка в Питере // Журнал «Коммерсантъ Власть». 1993. № 18), в которой сообщается о том, что Дом ленинградской торговли, известный как ДЛТ, является одним из трех самых знаменитых магазинов Санкт-Петербурга; скриншоты страниц сайта «citywalls.ru», на которых пользователи делятся архивными сведениями об истории здания Дома ленинградской торговли, включая фрагменты публикаций и фотографии с обозначением «ДЛТ»; статья журнала «Antenna Daily», повествующая об истории здания универмага ДЛТ (Дома ленинградской торговли); статья журнала «Ведомости» «ДЛТ для петербуржцев: в расшифровке не нуждается»; публикация на портале «Полезные заметки»).

При этом Суд по интеллектуальным правам учитывает, что товарный знак ответчика « » по свидетельству Российской Федерации № 175691 является охраняемым. На момент рассмотрения настоящего дела предоставление правовой охраны указанному обозначению оспорено не было. Данные обстоятельства также подтверждают вывод о том, что словесный элемент «ДЛТ» не является простым сочетанием букв и представляет собой аббревиатуру, то есть сочетание букв, имеющих конкретное значение.

Доказательства, свидетельствующие о возможности иного восприятия значения словесного элемента «ДЛТ», предпринимателем в материалы дела не представлены.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 175691 и обозначение, фактически используемое обществом «ТД «ЦУМ» под контролем общества «Меркури», являются тождественными по семантическому признаку.

Таким образом, ввиду высокой степени сходства указанных обозначений Суд по интеллектуальным правам полагает, что использование обществом «ТД «ЦУМ» под контролем общества «Меркури» обозначения в несколько отличном от спорного товарного знака графическом исполнении не изменяет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную товарному знаку правовую охрану, поскольку в данном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ДЛТ», который акцентирует внимание потребителей и легче запоминается. Следовательно, использование обществом «ТД ЦУМ» соответствующего обозначения под контролем общества «Меркури» отвечает целям использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 как средства индивидуализации услуг.

Судебная коллегия также учитывает, что в своих письменных пояснениях по настоящему делу предприниматель указывает на недобросовестность использования обществом «Меркури» спорного товарного знака ввиду факта обращения ответчика в Роспатент с возражением против государственной регистрации товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации № 490879, а также ввиду факта обращения ответчика в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по

делу № СИП-1035/2020 о признании актом недобросовестной конкуренции действий предпринимателя по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 490879 и о запрете использования доменного имени, на котором размещается интернет-магазин истца по настоящему делу.

Между тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанные действия ответчика свидетельствуют о реализации обществом «Меркури» предусмотренных законом прав и направлены на защиту имеющихся у него законных интересов.

Таким образом, в отсутствие иных доказательств соответствующее поведение ответчика не может свидетельствовать о недобросовестном характере его действий (действий его лицензиата) по использованию спорного товарного знака.

При таких обстоятельствах с учетом полной доказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 в отношении услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью; сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса «реализация товаров» МКТУ, а также с учетом наличия доказательств, подтверждающих факт использования спорного товарного знака обществом «ТД «ЦУМ» под контролем общества «Меркури» в отношении услуг 35-го класса МКТУ «сбыт товаров через посредников; демонстрация товаров» и услуг 42-го класса МКТУ «реализация товаров», правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 подлежит прекращению на территории Российской Федерации в отношении услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой целью».

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 175691 в отношении части услуг 35-го класса «организация выставок, ярмарок с рекламной и коммерческой

целью» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркури» (ул. Большая Конюшенная, д. 21-23, литер А, Санкт-Петербург, 191186, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Санкт-Петербург, ОГРНИП <***>) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

судья И.В. Лапшина Судья С.П. Рогожин Судья А.А. Снегур