Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление исковое заявление иностранного лица REAXING S.R.L. (Via Torino, 2, I-20123 MILANO MI, Italy) к обществу с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Нева» (ул. им. Маяковского, д. 160, <...>, ОГРН <***>) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 334775 вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица REAXING S.R.L. – ФИО1 (по доверенности от 20.05.2019);

от общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Нева» – ФИО2 (по доверенности от 17.10.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо REAXING S.R.L. (далее – компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Нева» (далее – общество) о досрочном прекращении правой охраны комбинированного товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 334775 в отношении всех товаров 28-го и услуг 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регитсрации знаков (далее – МКТУ), для которых данный товраный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал.

Ответчик в отзыве и письменных пояснениях и его представитель в ходе судебного разбирательства против удовлетворения исковых требований возражали, настаивая на отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также на его использовании ответчиком и аффилированным с ним лицами.

В соответствии с частью 2 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) уточнил юридический адрес ответчика: ул. Пашковская, д. 74, оф. 214, <...>.

Роспатент в отзыве сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Как следует из материалов дела, на имя общества с ограниченной ответственностью «РЕАКС» зарегистрирован комбинированный товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 334775 (дата приоритета – 26.05.2006, дата регистрации – 26.09.2007, дата окончания срока действия регистрации –26.05.2026), в том числе в отношении товаров «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения» 28-го класса и услуг «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий»
41-го класса МКТУ.

Компания, полагая, что общество не использует спорный товарный знак в отношении указанных выше товаров и услуг, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном частичном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о том, что заявленные требование истца подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Компанией соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о заключении с ответчиком договора об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак, квитанциями и описями вложения в ценное письмо в подтверждение его отправки (том 1, листы дела 17-18).

Общество на предложение компании не отреагировало.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункта 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

Вместе с тем в пункте 165 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака компания указала, что является известной итальянской компанией, специализирующейся на разработке инновационных инструментов и оборудования для тренировок, на организации фитнес-программ и спортивных мероприятий, на обучении и просвещении в области спорта и здорового образа жизни.

Компания обращает внимание на то, что она является правообладателем товарных знаков «REAX» по международным регистрациям № 1413047 и № 1414184, правовая охрана которым предоставлена на территориях Швейцарии, Индии, Кореи, Турции, Индии, Израиля, Китая, Японии, Украины.

Имея намерение расширить действие правовой охраны названных товарных знаков на территорию Российской Федерации, компания обратилась в Роспатент, однако последним было принято решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны товарным знакам компании на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку им был противопоставлен спорный товарный знак.

В подтверждение фактического использования компанией намерения использовать обозначений «REAX» и «REAXING», в том числе в сети Интернет, и намерения использовать их на территории Российской Федерации при осуществлении спортивно-культурных мероприятий и на спортивном оборудовании, а также расширить сферу своей деятельности на территорию Российской Федерации, компания представила в материалы дела решения Роспатента об отказе в регистрации товарных знаков по международным регистрациям № 1413047 и № 1414184; распечатки с интернет-сайта www.reaxing.com о деятельности компании; сведения о регистрации доменного имени reaxing.com.

Сходство до степени смешения спорного товарного знака общества со словесными обозначениями «REAX» и «REAXING», используемым компанией и зарегистрированными в качестве международных товарных знаков, обусловлено фонетическим сходством словесных элементов являющихся транслитерацией друг друга. Семантическое значение указанных элементов обозначений истца и ответчика судом не выявлено. Отличие по графическому критерию носит несущественный характер по причине того, что обозначения истца являются словесными, как следствие, подлежат сравнению с доминирующим словесным обозначением «РЕАКС», входящим в комбинированный товарный знак ответчика.

При этом судом принято во внимание, что сходство спорных обозначений до степени смешения, было установлено Роспатентом при отказе в расширении правовой охраны международных товарных знаков истца на территорию Российской Федерации.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что товары 28-го класса «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану спорного товарного знака является однородной его деятельности, а также товарам 28-го «бодибилдинг аппарат [упражнение]; приспособления для гимнастики; машины для физических упражнений; спортивные тренажеры; велотренажеры стационарные; дискотеки для занятий спортом; гантели; спортивные мячи; платформы для упражнений; беговые дорожки для упражнений; трамплины [для гимнастики]» для которых компанией испрашивалась на территории Российской Федерации правовая охрана товарному знаку по международной регистрации № 1413047,поскольку данные товары соотносятся как род/вид (спортивный инвентарь), имеют один круг потребителей (спортсмены и люди, занимающиеся спортом и физкультурой) и каналы ввода в гражданский оборот / область применения (фитнес-центры, спортивные залы, специализированные магазины и интернет-магазины).

Коллегия судей также приходит к выводу об однородности услуг
41-го класса «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» МКТУ для которых зарегистрирован спорный товарный знак с деятельностью компании и услугами 41-го класса «спортивные мероприятия; консультации по вопросам физической подготовки; предоставление тренажерного зала; обеспечение фитнеса и тренажерных залов; предоставление спортивных сооружений; гимнастическое обучение; организация спортивных соревнований; организация спортивных мероприятий; аренда спортивных площадок; услуги персонального тренера [фитнес-тренинг]; услуги спортивного образования; услуги фитнес-центра» для которых испрашивалась правовая охрана товарному знаку международной регистрации № 1414184, поскольку имеют одно назначение (услуги, предназначенные для спортивного воспитания, в том числе организации учебного процесса по физической подготовке, данные услуги также могут быть предназначены для развлечения или организации досуга), один круг потребителей и пути реализации.

При этом судом принято во внимание, что однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца и ответчика, была установлена Роспатентом при отказе в расширении правовой охраны международных товарных знаков истца на территорию Российской Федерации.

Довод ответчика о том, что один лишь факт подачи заявки на регистрацию товарного знака (на расширение правовой охраны международных товарных знаков) не может свидетельствовать о праве истца на иск по данному делу, заявлен без учета того обстоятельства, что истцом доказано фактическое ведение деятельности в сфере фитнесса и спорта.

Как следствие, в части указанных товаров и услуг истец с учетом приведенных выше выводов может быть признан заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Вместе с тем, по мнению суда, истцом не доказана его заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении товаров «елочные украшения» 28-го класса МКТУ. В частности, судом не усматривается однородности товаров и услуг, ведение деятельности в сфере которых была доказана истцом, «елочным украшениям», в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

При этом судом принято во внимание, что в письменных пояснениях и в судебном заседании представитель истца не отрицал то обстоятельство, что компания не ведет деятельность, связанную с таким товаром и не настаивает на прекращении правовой охраны спорного товарного знака в соответствующей части.

При данных обстоятельствах коллегия судей признает доказанной заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных им в исковом заявлении товаров 28-го класса, за исключением товара «елочные игрушки», и услуг 41-го класса МКТУ.

Доводы ответчика о том, что представленные компанией письменные доказательства, в том числе информация на английском языке, размещенная на сайте www.reaxing.com, не являются достаточными для обоснования ее заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, оценен судебной коллегией и отклонен ввиду следующего.

Как указывалось ранее, для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового. Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Таким образом, с учетом приведенных правовых позиций о заинтересованности истца по данной категории споров может свидетельствовать, в том числе и подготовка к использованию сходного обозначения для однородных товаров, а не только фактическое использование обозначения в гражданском обороте, а также возможное смешение средств индивидуализации товаров и услуг, не связанных между собой юридических лиц, приводящее, в том числе к размытию средств индивидуализации, а равно иные обстоятельства, свидетельствующие о наличии иного законного интереса в досрочном прекращении товарного знака ответчика.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 названной статьи решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления учреждением предложения заинтересованного лица (24.05.2019) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 24.05.2016 по 23.05.2019 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Обществом в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в материалы дела были представлены следующие документы: выписка из протокола от 27.12.20147 № 1 рабочей встречи руководителей охранных структур; выписки из ЕГРЮЛ в отношении истца, общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Медведь»; договор о взаимодействии и сотрудничестве от 01.08.2018; письма от 06.03.2018 № 23, от 09.01.2019 № 217; договор подряда от 15.10.2018 № 70 с приложениями; договоры на оказание охранных услуг от 15.03.2019, от 05.04.2019 с актами об оказании услуг; договоры на оказание рекламных услуг от 04.04.2019, от 15.03.2019, от 22.02.2019 с актами об оказании услуг; товарные накладные от 13.12.2018 № 20, от 30.12.2018 № 21, от 10.01.2019 № 26450 и № 26451; счета на оплату от 18.10.2018 № 20, от 19.10.2018 № 21; акты от 01.05.2019 № 10, от 01.05.2019 № 104; платежные поручения от 19.10.2018 № 2109, от 22.10.2018 № 2113, от 04.12.2018 № 2403, от 13.11.2018 № 2261; корпоративная газета холдинга безопасности «НЕВА» № 1 (28) за февраль-март 2019 года; скриншоты с сайта http://ohrana-neva/corporate-journal.

В судебном заседании 26.12.2019 ответчик также представил суду на обозрение две гантели и три эспандера, маркированные словесными обозначениями «РЕАКС», «РЕАКС охрана» и «НЕВА»,.

Суд, обозрев вещественные доказательства ответчика, представляющие собой спортивный инвентарь, пришел к выводу об их несоответствии критерию относимости ввиду отсутствия сведений, позволяющих соотнести указанные доказательства с периодом доказывания (на указанных изделиях отсутствуют сведения о дате выпуска, а также не представлены сведения о дате их возможного введения в гражданский оборот), что послужило основанием для их возврата ответчику на основании части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Упомянутый выпуск корпоративной газеты холдинга безопасности «НЕВА»№ 1 (28) за февраль-март 2019 года содержит спорный товарный знак с незначительными изменениями, не влияющими на его различительную способность, на первой и последней страницы газеты. Однако содержание соответствующих публикаций не позволяет констатировать, что имеет место использование спорного товарного знака в соответствии с частью 2 статьи 1484 ГК РФ при непосредственном введении каких-либо товаров или услуг в гражданский (коммерческий) оборот.

Кроме того, отсутствуют доказательства доведения соответствующей информации (газеты) до потребителей соответствующих товаров и услуг 28-го и 41-го классов МКТУ. Как пояснил представитель ответчика, отвечая на вопросы суда, выпуски названной газеты находятся в офисах охранных предприятий охранного холдинга «НЕВА» и доступны для сотрудников и клиентов холдинга. Однако данная информация не нашла подтверждения в материалах дела. Скриншот с сайта http://ohrana-neva/corporate-journal, на котором изображены обложки выпусков названной газеты, датирован 20.12.2019, что не позволяет соотнести его с исковым периодом.

Более того, названная газета не содержит сведений, позволяющих констатировать, что она выпускается с использование спорного товарного знака ответчиком или под его контролем. Совпадение отличительной части фирменного наименования ответчика и названия «холдинга безопасности», носит косвенный характер и в отсутствие иных сведений, раскрывающих субъектный состав аффилированных лиц, недостаточно для подтверждения факта использования каких-либо средств индивидуализации под контролем ответчика.

Иные вышеперечисленные письменные доказательства, представленные ответчиком, как то: договоры, соглашения, акты, товарные накладные, платежные документы, не подтверждают использование спорного товарного знака в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 1484 и частью 2 статьи 1486 ГК РФ, в отношении вышеуказанных товаров и услуг 28-го и 41-го классов МКТУ. В частности, названные письменные доказательства не содержат товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана либо с изменениями, не влияющими на его различительную способность; не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, не подтверждают доведение товаров и услуг до потребителей товаров и услуг 28-го и 41-го классов МКТУ, заявленных истцом.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик не доказал факт использования им или под его контролем в исковой период спорного товарного знака в отношении товаров «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» 28-го и услуг «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» 41-го классов МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца, что является основанием для удовлетворения иска в соответствующей части.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на ответчика.

На основании части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление иностранного лица REAXING S.R.L. удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 334775 в отношении товаров
28-го класса «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» и услуг 41-го класса «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Нева» (ул. Пашковская, д. 74, оф. 214, <...>, ОГРН <***>) в пользу иностранного лица REAXING S.R.L. (Via Torino, 2, I-20123 MILANO MI, Italy) 6000 рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур