Гражданский кодекс часть 1

компании ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД/UK FORT GROUP LIMITED (Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, P.C. 2406, Nicosia, Cyprus) о признании незаконным решения Федеральной службы
по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30 корп.1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 24.06.2014, принятого
по результатам рассмотрения возражения на решение от 16.01.2014
об отказе в государственной регистрации товарного знака; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности рассмотреть возражения компании ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД от 03.03.2014,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя – Липкина А.Ю., по доверенности от 23.09.2014;

от органа, принявшего оспариваемый акт, – Кольцовой Т.В.
по доверенности от 01.09.2014 № 02/32-579/41, Кромкиной А.Н.
по доверенности от 28.08.2014 № 02/32-571/41,

УСТАНОВИЛ:

Компания ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД (далее - компания, заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением
о признании незаконным решения Федеральной службы
по интеллектуальной собственности от 24.06.2014, принятого
по результатам рассмотрения возражения на решение от 16.01.2014
об отказе в государственной регистрации товарного знака; об обязании Роспатента рассмотреть возражения компании ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД от 03.03.2014.

В указанном заявлении компания возражает против вывода Роспатента о том, что регистрация обозначения со словом «LONDON»
на имя заявителя, зарегистрированного в Республике Кипр, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и месте его нахождения, полагая, что внимание потребителя прежде всего концентрируется на известности товаров, их популярности
в России. При этом заявитель обращает внимание на то, что в настоящее время распространенной практикой известных мировых брендов стало производство маркируемых ими товаров в других странах.

Компания ссылается на то, что принадлежащий ей торговый комплекс «LONDON MALL» уже функционирует и стал достаточно известным в Санкт-Петербурге, в связи с чем заявленное обозначение обладает различительной способностью.

Кроме того, заявитель указывает на наличие большого количества торговых центров, гостиниц, ресторанов, в наименовании которых использованы географические названия, в том числе «LONDON».

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований. В данном отзыве Роспатент ссылается на то, что заявленное обозначение, включающее название столицы Великобритании, может вызывать у российского потребителя ассоциации с местом нахождения лица, оказывающего заявленные услуги 35-42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в то время как заявителем является кипрское юридическое лицо, не имеющее какого-либо отношения к столице Великобритании. Обращает внимание, что одним
из значений слова «MALL» является «улица в центральной части Лондона, ведущая от Трафальгарской площади к Букингемскому дворцу, аллея
в парке Сент Джеймс в Лондоне», что по мнению Роспатента способствует усилению ложных ассоциаций, вызываемых обозначением «LONDON MALL».

Также Роспатент, возражая против довода заявителя
о приобретении заявленным обозначением различительной способности, отмечает, что торговый комплекс «LONDON MALL» введен
в эксплуатацию после даты приоритета заявленного обозначения,
а законодательством не предусмотрено приобретение различительной способности обозначением, которое не является охраноспособным
по основаниям, указанным в пункте 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Относительно ссылки заявителя о предоставлении правовой охраны в качестве товарных знаков иным обозначениям, содержащим указание
на географические названия, Роспатент указывает на то, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем учет иных регистраций товарных знаков не предусмотрен.

В возражениях на отзыв Роспатента заявитель ссылается на то, что для введения в заблуждение недостаточно знания только самого географического объекта, для того, чтобы потребитель воспринял название географического объекта как место нахождения лица, оказывающего услуги, он должен знать, что этот географический объект известен оказанием тех услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана. Кроме того, заявитель полагает, что необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания места нахождения лица, оказывающего услуги, от тех, которые не могут так восприниматься. В связи с этим считает, что при экспертизе заявленного обозначения акцент должен быть сделан на том, известен ли город Лондон оказанием тех услуг, которые указаны в перечне заявки № 2012722075. По мнению компании, несмотря на то, что название торгового комплекса содержит географическое название, оно не будет являться для потребителя ложным, поскольку потребитель не готов поверить, что лица, оказывающие услуги в торговом комплексе, находятся в Лондоне. С точки зрения заявителя, регистрация заявленного обозначения не может нарушить чьих-то прав и не введет российского потребителя в заблуждение, так как услуги оказываются в соответствии
с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», в соответствии со статьей 10 которого исполнитель обязан предоставлять потребителю необходимую
и достоверную информацию о товарах и услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

В судебном заседании представитель заявителя на заявленных требованиях настаивал, представил документы, свидетельствующие том, что собственником здания, в котором располагается торговый комплекс «LONDON MALL», является компания с ограниченной ответственностью Ф2 ОПЕРУ ЛИМИТЕД, а компания ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД
по согласованию с собственником осуществляет маркетинговую политику и продвижение данного комплекса.

Представители Роспатента возражали против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Как следует из материалов дела, компания ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент «LONDON MALL», в качестве товарного знака в отношении услуг
35-42-го классов МКТУ, которой был присвоен регистрационный номер 2012722075.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словесные элементы «LONDON» и «MALL», расположенные в две строки и выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом каждая буква в слове «LONDON» выполнена в разном цвете
и расположена на фоне разноцветных прямоугольников.

На основании проведенной экспертизы Роспатентом было принято решение от 16.01.2014 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, который был мотивирован несоответствием данного обозначения требованиям
пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В частности, Роспатент исходил из того, что семантика словесных элементов «LONDON» и «MALL» способна восприниматься потребителями как «торговый центр Лондона», в связи с чем данные обозначения не обладают различительной способностью в отношении заявленных услуг; поскольку заявитель находится на Кипре, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги; заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 168744, № 363164, № 816512, № 503096.

Не согласившись с решением от 01.07.2013, компания ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД подала в палату по патентным спорам возражение
на отказ в регистрации заявленного обозначения.

Решением от 24.06.2014 Роспатент в удовлетворении данного возражения отказал. Оставляя в силе решение от 16.01.2014, Роспатент признал обоснованным отказ в регистрации только по основаниям
пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом выводы экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения пунктам 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации были признаны необоснованными.

Учитывая данные обстоятельства и полагая, что вышеназванное решение Роспатента является незаконным, компания ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД обратилась в Суд по интеллектуальным с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей заявителя и органа, принявшего оспариваемый акт, оценив имеющиеся
в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном
статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу
о наличии оснований для признания решения Роспатента от 24.06.2014 недействительным в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие)
не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту
и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий
у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права
и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий
по принятию решений по результатам рассмотрения возражений
на решения Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки
на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки
на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально
не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя
из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (03.07.2012), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации
(в редакции, действовавшей на момент принятия решения об отказе
в государственной регистрации товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила рассмотрения заявки).

Пунктом 1 статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что экспертиза обозначения, заявленного
в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1–7
статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации
и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 той же статьи).

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается государственная регистрация
в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести
в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие
в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим
в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 14.4.1 названных Правил, если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно
из обозначений, указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 подпункта 2.3 этих Правил, или состоит только из обозначений, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 тех же Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации
в качестве товарного знака.

При принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из того, что словесный элемент «LONDON» в комбинированном обозначении занимает доминирующее положение, это слово для российского потребителя однозначно ассоциируется со столицей Великобритании
и может восприниматься как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана, в связи с чем есть вероятность введения потребителя
в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем вывод Роспатента о том, что словесный элемент «LONDON» может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана, не может быть признан обоснованным.

Согласно пункту 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации), необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься. В связи с этим в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, требованиям, установленным Законом, рекомендуется, в первую очередь, проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, который принял акт.

Между тем, делая вывод о том, что заявленное обозначение, включающее в качестве словесного элемента географическое название, будет восприниматься потребителем как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги, Роспатент не привел каких-либо доказательств того, что город Лондон широко известен оказанием услуг 35–42-го класса МКТУ, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана, в связи с чем у российского потребителя неизбежно возникнет ассоциация с исполнителями услуг, местом нахождения которых является город Лондон.

Исходя из пункта 2.4 Рекомендаций, если сделан вывод о том, что заявленное географическое название может восприниматься как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя
в отношении товаров, указанных заявителем в перечне, рекомендуется при проведении дальнейшей экспертизы учитывать то, что такие географические названия могут: заявляться в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением; заявляться в отношении товаров, характеристики которых не связаны
с географическим происхождением.

Ссылаясь в отзыве на заявление на то, что город Лондон относится ко второму виду географических названий, которые указывают на место нахождения лица, оказывающего услуги, Роспатент также не привел доказательств указанного утверждения.

Пунктом 3.1 Рекомендаций предусмотрено, что элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают
у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести
в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление
о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести
в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение (пункт 3.2 Рекомендаций).

Словесный элемент «LONDON» нельзя считать прямо содержащим сведения о лице, оказывающем определенные услуги.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений
и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Роспатентом правильно установлено, что словесный элемент «LONDON», учитывая регистрацию заявителя в Республике Кипр, может вызывать у потребителя ложную ассоциацию о месте нахождения исполнителя услуг. Однако данная ложная ассоциация не обладает признаками правдоподобности, в связи с чем абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом,
не способно поверить в указание на географическое название как на место нахождения лица, оказывающего услуги, что само по себе придает обозначению фантазийный характер.

В связи с этим судом не принимается ссылка Роспатента на пункт 3.3 Рекомендаций, разъясняющий, в каком случае географическое название может быть признано ложным, поскольку при установлении возможности введения потребителя в заблуждение признание обозначения ложным
в силу пункта 3.2 Рекомендаций автоматически не свидетельствует, что оно вводит в заблуждение.

Довод Роспатента о том, что поскольку одним из значений слова «MALL» является «улица в центральной части Лондона, ведущая
от Трафальгарской площади к Букингемскому дворцу, аллея в парке Сент Джеймс в Лондоне», то этот факт способствует усилению ложных ассоциаций, вызываемых обозначением «LONDON MALL», подлежит отклонению. Данное значение слова «MALL» может быть известно большинству английских потребителей, а также очень незначительному числу российских потребителей, обладающих знаниями в области истории Лондона, однако при оценке ассоциативности следует исходить из восприятия, которое может возникнуть у среднего российского потребителя, широкой известности таких фактов.

В рассматриваемом случае словосочетание «LONDON MALL» наиболее вероятно будет восприниматься российским потребителем в его общеупотребительном значении «Лондонская аллея для прогулок», использованным для характеристики интерьера, общей «атмосферы» торгового комплекса, что очевидно свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания применительно к заявленным услугам
и его неспособности ввести в заблуждение относительно места нахождения исполнителя услуг.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента
противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи
с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение
о признании этого акта недействительным и в резолютивной части
на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи
с существенным нарушением процедуры его принятия) – рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу
о наличии оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака является определенно выраженной и не установлено существенных нарушений процедуры принятия Роспатентом решения, суд считает возможным обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем регистрации обозначения по заявке № 2012722075 в качестве товарного знака.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Заявление компании ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД/UK FORT GROUP LIMITED удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы
по интеллектуальной собственности от 24.06.2014 об отказе
в удовлетворении возражения на решение от 16.01.2014 об отказе
в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722075 как не соответствующее пункту 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке № 2012722075 в качестве товарного знака.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995,
ОГРН 1047730015200) в пользу компании ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД/UK FORT GROUP LIMITED 2 000 (Две тысячи) рублей
в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно
и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам
в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев